Σήματα που χαίρουν φήμης - Άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Γ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ 5 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΑΙΡΟΥΝ ΦΗΜΗΣ Άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 1

2 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή Σκοπός του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Νομικό πλαίσιο Πεδίο εφαρμογής Εφαρμογή σε καταχωρισμένα σήματα Η απαίτηση περί καταχώρισης Σχέση μεταξύ σημάτων που χαίρουν φήμης (άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα) και παγκοίνως γνωστών σημάτων (άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα) Εφαρμογή σε παρόμοια και ταυτόσημα προϊόντα και υπηρεσίες Προϋποθέσεις εφαρμογής Προγενέστερο σήμα που χαίρει φήμης Φύση της φήμης Έκταση φήμης Βαθμός αναγνώρισης Ενδιαφερόμενο κοινό Καλυπτόμενα προϊόντα και υπηρεσίες Σχετική εδαφική περιοχή Κρίσιμο χρονικό σημείο Αξιολόγηση φήμης συναφείς παράγοντες Αναγνωρισιμότητα σήματος Μερίδιο αγοράς Ένταση χρήσης Γεωγραφική έκταση χρήσης Διάρκεια χρήσης Δραστηριότητες προώθησης Άλλοι σχετικοί παράγοντες Απόδειξη φήμης Μέτρο απόδειξης Βάρος απόδειξης Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων Αποδεικτικά μέσα Η ομοιότητα των σημείων Συγκριτική εξέταση της έννοιας της «ομοιότητας» που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ίδιου κανονισμού Σύνδεσμος μεταξύ των σημείων Παραδείγματα υποθέσεων στις οποίες διαπιστώθηκε σύνδεσμος μεταξύ των σημείων Παραδείγματα υποθέσεων στις οποίες δεν διαπιστώθηκε σύνδεσμος μεταξύ των σημείων Προσβολή της φήμης Το αντικείμενο της προστασίας Εκτίμηση της προσβολής της φήμης Μορφές προσβολής Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 2

3 Προσπορισμός αθέμιτου οφέλους από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος Πρόκληση βλάβης στον διακριτικό χαρακτήρα Πρόκληση βλάβης στη φήμη Απόδειξη της προσβολής της φήμης Μέτρο και βάρος απόδειξης Αποδεικτικά μέσα Χρησιμοποίηση χωρίς νόμιμη αιτία Παραδείγματα υποθέσεων στις οποίες έγινε επίκληση νόμιμης αιτίας Υποθέσεις στις οποίες η επίκληση νόμιμης αιτίας έγινε δεκτή Υποθέσεις στις οποίες η επίκληση νόμιμης αιτίας δεν έγινε δεκτή Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 3

4 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, η διπλή ταυτότητα (ή ισοδύναμα «ταυτόσημο») σημείων και προϊόντων/υπηρεσιών και ο κίνδυνος σύγχυσης προβλέπονται αντίστοιχα ως αναγκαίες προϋποθέσεις για την παροχή προστασίας στα καταχωρισμένα σήματα, το άρθρο 8 παράγραφος 5 του ίδιου κανονισμού δεν κάνει λόγο ούτε για ταυτόσημο/ομοιότητα προϊόντων/υπηρεσιών ούτε για κίνδυνο σύγχυσης. Δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, τα καταχωρισμένα σήματα απολαύουν προστασίας, όχι μόνο για ταυτόσημα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά και για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν ομοιάζουν με αυτές για τις οποίες έχει καταχωρισθεί το προγενέστερο σήμα, χωρίς να τίθεται ως αναγκαία προϋπόθεση η ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης, εφόσον το αιτούμενο σήμα ταυτίζεται ή ομοιάζει με το προγενέστερο σήμα και το τελευταίο χαίρει φήμης η οποία κινδυνεύει να υποστεί προσβολή από την άνευ νόμιμης αιτίας χρήση του αιτούμενου σήματος. Η διευρυμένη προστασία που παρέχεται δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα βασίζεται στο σκεπτικό ότι οι λειτουργίες και η αξία ενός σήματος δεν περιορίζονται μόνο στο γεγονός ότι δηλώνει την προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Ένα σήμα μπορεί να προβάλλει και άλλα μηνύματα πέραν της ένδειξης της προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών, όπως υπόσχεση ή εγγύηση ποιότητας ή συγκεκριμένη εικόνα, π.χ., πολυτέλειας, τρόπου ζωής, αποκλειστικότητας, κ.λπ. («διαφημιστική λειτουργία») (βλ. απόφαση της 18/06/2009, C-487/07, «L Oréal κ.λπ.»). Οι δικαιούχοι σημάτων επενδύουν συχνά μεγάλα χρηματικά ποσά και μόχθο για να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν συγκεκριμένη εμπορική ταυτότητα συνυφασμένη με το σήμα τους. Αυτή η συνυφασμένη με το σήμα εμπορική ταυτότητα του προσδίδει συχνά σημαντική οικονομική αξία, η οποία είναι ανεξάρτητη από την αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών για τις οποίες έχει καταχωριστεί. Σκοπός του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα είναι ακριβώς να προστατεύσει αυτή τη διαφημιστική λειτουργία του σήματος και τις επενδύσεις που γίνονται για τη δημιουργία και την ανάπτυξη συγκεκριμένης εμπορικής ταυτότητας μέσω της παροχής προστασίας σε σήματα που χαίρουν φήμης, ανεξάρτητα από την ομοιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών ή από την ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι η χρησιμοποίηση του προσβαλλόμενου αιτούμενου σήματος χωρίς νόμιμη αιτία θα ήταν βλαπτική για τη φήμη του. Το βασικό μέλημα του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα δεν είναι, επομένως, η προστασία του ευρύτερου κοινού από τον κίνδυνο σύγχυσης όσον αφορά την προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών, αλλά η προστασία του δικαιούχου του σήματος από την προσβολή της φήμης του σήματος για την ανάπτυξη της οποίας έχει διαθέσει σημαντικές επενδύσεις. 1.2 Νομικό πλαίσιο Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, κατόπιν ανακοπής του δικαιούχου προγενέστερου σήματος κατά την έννοια της παραγράφου 2, το αιτούμενο σήμα δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση: Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 4

5 «αν ταυτίζεται ή ομοιάζει με το προγενέστερο σήμα και πρόκειται να καταχωρισθεί για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν ομοιάζουν με αυτές για τις οποίες έχει καταχωρισθεί το προγενέστερο σήμα, εφόσον, στην περίπτωση προγενέστερου κοινοτικού σήματος, το σήμα αυτό χαίρει φήμης στην Κοινότητα και, στην περίπτωση προγενέστερου εθνικού σήματος, το σήμα αυτό χαίρει φήμης στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η δε χρησιμοποίηση, χωρίς νόμιμη αιτία του αιτούμενου σήματος, θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος, ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.» Η ίδια διατύπωση χρησιμοποιείται σε παράλληλες διατάξεις της οδηγίας περί σημάτων [οδηγία 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (κωδικοποιημένη έκδοση)], και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας περί σημάτων, το οποίο αφορά την προστασία κοινοτικών σημάτων που χαίρουν φήμης, και στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας περί σημάτων, το οποίο αφορά την προστασία εθνικών σημάτων που χαίρουν φήμης. Παρότι η εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας περί σημάτων ήταν προαιρετική, όλα τα κράτη μέλη θέσπισαν ουσιαστικά διατάξεις δυνάμει των οποίων παρέχεται διευρυμένη προστασία σε εθνικά σήματα που χαίρουν φήμης. Εντούτοις, ακόμη και στην υποθετική περίπτωση που κάποια χώρα που προσχωρεί στην ΕΕ αποφασίσει να μην θεσπίσει ισοδύναμη διάταξη στο οικείο εθνικό δίκαιο περί σημάτων, η ανεξάρτητη αναφορά σε εθνικά σήματα που χαίρουν φήμης του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα εξασφαλίζει ότι προστατεύονται απευθείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι, ανεξάρτητα από το εάν τους παρέχεται ή όχι διευρυμένη προστασία δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας. Επιπλέον, η διατύπωση του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα είναι παρόμοια με τη διατύπωση του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και του άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας περί σημάτων, ήτοι με τις διατάξεις που διέπουν τα αποκλειστικά δικαιώματα των δικαιούχων σημάτων, με μια μικρή διαφορά στον τρόπο με τον οποίον αναφέρονται στην προϋπόθεση της βλάβης, η οποία φαίνεται στην αγγλική απόδοση των εν λόγω διατάξεων. Ενώ, λοιπόν, η αγγλική απόδοση του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα χρησιμοποιεί υποθετική διατύπωση, σύμφωνα με την οποία η χρησιμοποίηση του αιτούμενου σήματος «would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark» («θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από ( ) ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη»), στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ίδιου κανονισμού και στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας περί σημάτων δεν χρησιμοποιείται υποθετική διατύπωση στην αγγλική γλώσσα («takes unfair advantage of, or is detrimental to»). Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η πρώτη περίπτωση άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα αφορά την καταχώριση του σήματος, η οποία πρέπει να γίνει δεκτή ή όχι χωρίς να έχει γίνει ενδεχομένως χρήση του μεταγενέστερου σήματος, ενώ η δεύτερη περίπτωση αφορά την απαγόρευση χρήσης του σήματος από τρίτους. Ο αντίκτυπος που έχει η προαναφερθείσα διαφορά στο είδος των αποδεικτικών στοιχείων που πρέπει να προσκομιστούν προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η βλάβη του σήματος σε αμφότερες τις περιπτώσεις εξετάζεται στην παράγραφο 3.4 ακολούθως. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 5

6 2 Πεδίο εφαρμογής Η διατύπωση του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα έχει εγείρει αντιπαραθέσεις όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου αποκλειστικά α) σε προγενέστερα καταχωρισμένα σήματα και β) σε προϊόντα και υπηρεσίες που δεν ομοιάζουν με αυτές για τις οποίες έχει καταχωρισθεί το προγενέστερο σήμα. Καθώς τα ζητήματα αυτά επηρεάζουν άμεσα το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, επιβάλλεται να διευκρινιστεί εξαρχής εάν είναι δυνατή η εφαρμογή του επιπροσθέτως α) σε μη καταχωρισμένα/παγκοίνως γνωστά σήματα και β) σε παρόμοια ή ταυτόσημα προϊόντα και υπηρεσίες. 2.1 Εφαρμογή σε καταχωρισμένα σήματα Η απαίτηση περί καταχώρισης Το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα προσδιορίζει τα είδη προγενέστερων σημάτων επί των οποίων μπορεί να βασιστεί η άσκηση ανακοπής με παραπομπή στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, η οποία, εκτός από την καταχώριση σημάτων ή την κατάθεση αιτήσεων καταχώρισης σημάτων σε επίπεδο ΕΕ, σε διεθνές επίπεδο, στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ και σε εθνικό επίπεδο, αναφέρεται και σε προγενέστερα σήματα τα οποία ήταν παγκοίνως γνωστά κατά την έννοια του άρθρου 6 δις της σύμβασης των Παρισίων, ήτοι σήματα που μπορεί να είναι καταχωρισμένα ή όχι. Έχει υποστηριχθεί ότι, ως συνέπεια της εν λόγω παραπομπής, το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα θα πρέπει να έχει εφαρμογή και σε μη καταχωρισμένα σήματα, τουλάχιστον στον βαθμό που αυτά έχουν καταστεί παγκοίνως γνωστά στην οικεία εδαφική περιοχή, ιδίως δε δεδομένου ότι η προστασία παγκοίνως γνωστών σημάτων έναντι μη παρόμοιων προϊόντων και υπηρεσιών ευνοείται τόσο από το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) της κοινής σύστασης του ΠΟΔΙ σχετικά με διατάξεις προστασίας παγκοίνως γνωστών σημάτων όσο και από το άρθρο 16 παράγραφος 3 της συμφωνίας TRIPS. Αυτή η ερμηνεία δεν υποστηρίζεται, όμως, από τη διατύπωση του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, το οποίο περιορίζει, εμμέσως πλην σαφώς, το πεδίο εφαρμογής του σε προγενέστερα καταχωρισμένα σήματα μην κάνοντας δεκτή την καταχώριση «αν [το αιτούμενο σήμα] ταυτίζεται ή ομοιάζει με το προγενέστερο σήμα και πρόκειται να καταχωρισθεί για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν ομοιάζουν με αυτές για τις οποίες έχει καταχωρισθεί το προγενέστερο σήμα». Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η ύπαρξη προγενέστερης καταχώρισης συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και ότι, ως εκ τούτου, η αναφορά στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα πρέπει να περιορίζεται σε προγενέστερες καταχωρίσεις και σε προγενέστερες αιτήσεις καταχώρισης σημάτων, μόνο στον βαθμό κατά τον οποίον έχουν αποτελέσει αντικείμενο καταχώρισης (απόφαση της 11/07/2007, T-150/04, «TOSCA BLU», σκέψη 55). Η συσταλτική αυτή ερμηνεία δεν είναι ασύμβατη με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της συμφωνίας TRIPS, το οποίο επίσης αναφέρεται σε προγενέστερη καταχώριση με παρόμοιο τρόπο: «Το άρθρο 6 δις της σύμβασης των Παρισίων (1967) εφαρμόζεται κατ αναλογία και για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που δεν μοιάζουν με αγαθά Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 6

7 ή υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία έχει καταχωρηθεί ένα εμπορικό σήμα, υπό τον όρο ότι η χρήση του συγκεκριμένου εμπορικού σήματος [ ] ενδέχεται να ερμηνευθεί ως δηλούσα κάποια σχέση μεταξύ του εν λόγω αγαθού ή της εν λόγω υπηρεσίας και του προσώπου στο οποίο ανήκει το καταχωρηθέν εμπορικό σήμα και εφόσον η χρήση αυτή ενέχει τον κίνδυνο να θιγούν τα συμφέροντα του προσώπου στο οποίο ανήκει το καταχωρηθέν εμπορικό σήμα. (η έμφαση δική μας)». Η συγκεκριμένη άποψη δεν μπορεί βεβαίως ούτε να αποκλειστεί λόγω του γεγονότος ότι οι συστάσεις του ΠΟΔΙ δεν επιβάλλουν προϋποθέσεις για την παροχή διευρυμένης προστασίας σε προγενέστερα παγκοίνως γνωστά σήματα καθώς δεν είναι δεσμευτικές για την ερμηνεία του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Ως εκ τούτου, το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα εφαρμόζεται μόνο σε προγενέστερα καταχωρισμένα σήματα σε επίπεδο ΕΕ, σε διεθνές επίπεδο, στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και σε προγενέστερα κατατεθειμένες αιτήσεις καταχώρισης σημάτων, υπό τον όρο της καταχώρισής τους Σχέση μεταξύ σημάτων που χαίρουν φήμης (άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα) και παγκοίνως γνωστών σημάτων (άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα) Η απαίτηση περί καταχώρισης είναι η βασική διαφορά μεταξύ του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του ίδιου κανονισμού. Εντούτοις, ούτε το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα ούτε το άρθρο 6 δις της σύμβασης των Παρισίων προβλέπουν ρητώς ότι το παγκοίνως γνωστό σήμα πρέπει να είναι μη καταχωρισμένο. Ο λόγος για τον οποίον μόνο τα μη καταχωρισμένα σήματα καλύπτονται από αυτές τις τελευταίες διατάξεις απορρέει έμμεσα τόσο από το πνεύμα όσο και από τη ratio legis των εν λόγω διατάξεων. Όσον αφορά τη σύμβαση των Παρισίων, σκοπός της διάταξης του άρθρου 6 δις, που εισήχθη για πρώτη φορά στη σύμβαση το 1925, ήταν να αποτρέπει την καταχώριση και τη χρήση σήματος δυνάμενου να δημιουργήσει σύγχυση με άλλο σήμα το οποίο ήταν ήδη παγκοίνως γνωστό στη χώρα καταχώρισης, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο παγκοίνως γνωστό σήμα δεν προστατευόταν, ή τουλάχιστον όχι ακόμη, στη χώρα αυτή μέσω καταχώρισης. Όσον αφορά τον κανονισμό για το κοινοτικό σήμα, σκοπός ήταν να αποφευχθεί πιθανό νομικό κενό δεδομένου ότι το άρθρο 8 παράγραφος 5 προστατεύει μόνο καταχωρισμένα κοινοτικά σήματα. Χωρίς το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, τα μη καταχωρισμένα σήματα θα έμεναν άνευ προστασίας (με εξαίρεση την προστασία που παρέχεται δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα). Προκειμένου να αποφευχθεί το νομικό αυτό κενό, ο κανονισμός για το κοινοτικό σήμα προέβλεψε την προστασία παγκοίνως γνωστών σημάτων κατά την έννοια του άρθρου 6 δις της σύμβασης των Παρισίων, καθώς η συγκεκριμένη διάταξη θεσπίστηκε κατά κύριο λόγο με σκοπό την παροχή προστασίας σε μη καταχωρισμένα σήματα που είναι παγκοίνως γνωστά. Ως εκ τούτου, αφενός, δεν δύνανται να απολαύουν προστασίας έναντι μη παρόμοιων προϊόντων παγκοίνως γνωστά σήματα που δεν είναι καταχωρισμένα στην οικεία Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 7

8 εδαφική περιοχή δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Τα σήματα αυτά δύνανται να απολαύουν προστασίας μόνο έναντι ταυτόσημων ή παρόμοιων προϊόντων εάν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα στο οποίο παραπέμπει το στοιχείο γ) της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου για τον καθορισμό του πεδίου προστασίας. Τα ανωτέρω ισχύουν, πάντως, με την επιφύλαξη του γεγονότος ότι τα παγκοίνως γνωστά σήματα, στον βαθμό που δεν είναι καταχωρισμένα, δύνανται επίσης να απολαύουν προστασίας δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Κατά συνέπεια, εάν η συναφής εθνική νομοθεσία τους παρέχει προστασία έναντι ανόμοιων προϊόντων και υπηρεσιών, η επίκληση της ενισχυμένης αυτής προστασίας είναι δυνατή επιπλέον δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Αφετέρου, είναι δυνατή η επίκληση παγκοίνως γνωστών σημάτων που είναι καταχωρισμένα, είτε ως κοινοτικά σήματα, είτε ως εθνικά σήματα σε ένα κράτος μέλος, δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, μόνο όμως εφόσον πληρούν επιπροσθέτως τις απαιτήσεις περί φήμης. Παρότι οι όροι «παγκοίνως γνωστό σήμα» (όρος που χρησιμοποιείται κατά παράδοση στο άρθρο 6 δις της σύμβασης των Παρισίων) και «φήμη» είναι διακριτές νομικές έννοιες, υφίσταται σημαντική αλληλοεπικάλυψη μεταξύ τους, όπως προκύπτει από σύγκριση του τρόπου με τον οποίον ορίζονται τα παγκοίνως κοινά σήματα στις συστάσεις του ΠΟΔΙ και του τρόπου με τον οποίον προσδιόρισε τη φήμη το Δικαστήριο στην απόφασή του της 14/09/1999, C-375/97, «General Motors» (όπου αποφαίνεται ότι η διαφορετική ορολογία είναι απλώς «[ ] γλωσσική απόχρωση, που δεν σημαίνει πραγματική αντίφαση [ ]», σκέψη 22). Στην πράξη, το όριο βάσει του οποίου προσδιορίζεται εάν ένα σήμα είναι παγκοίνως γνωστό ή χαίρει φήμης είναι κατά κανόνα το ίδιο. Επομένως, δεν είναι ασυνήθιστο για ένα σήμα που έχει αποκτήσει παγκοίνως γνωστό χαρακτήρα να πληροί επιπλέον το όριο που προβλέπει το Δικαστήριο στην υπόθεση General Motors για τα σήματα που χαίρουν φήμης, δεδομένου ότι σε αμφότερες τις περιπτώσεις η αξιολόγηση βασίζεται κατά κύριο λόγο σε ποσοτικές εκτιμήσεις του βαθμού γνώσης του σήματος εκ μέρους του κοινού, και ότι οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των απαιτούμενων σε κάθε περίπτωση ορίων είναι παρόμοιες («γνωστό ή παγκοίνως γνωστό σε κομμάτι του κοινού ( 1 )» για παγκοίνως γνωστά σήματα, έναντι «γνωστού σε σημαντικό τμήμα του οικείου κοινού» για σήματα που χαίρουν φήμης). Τα προαναφερθέντα έχουν επιβεβαιωθεί και από τη νομολογία. Στην απόφασή του της 22/11/2007, C-328/06 «Fincas Tarragona», το Δικαστήριο χαρακτήρισε τις έννοιες «φήμη» και «παγκοίνως γνωστό» ως παραπλήσιες έννοιες («notions voisines»), υπογραμμίζοντας κατ αυτόν τον τρόπο τη σημαντική αλληλοεπικάλυψη και σύνδεση μεταξύ των δύο εννοιών (βλ. σκέψη 17). Βλ. επίσης την απόφαση της 11/07/, T-150/04 «TOSCA BLU» (σκέψεις 56 και 57). Η αλληλοεπικάλυψη μεταξύ σημάτων που χαίρουν φήμης και καταχωρισμένων παγκοίνως γνωστών σημάτων έχει αντίκτυπο στην άσκηση ανακοπής για τον συγκεκριμένο λόγο υπό την έννοια ότι δεν θα πρέπει να έχει σημασία για την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα εάν ο ανακόπτων ονομάζει το προγενέστερο καταχωρισμένο σήμα του ως «παγκοίνως γνωστό» σήμα και όχι ως σήμα «που χαίρει φήμης». Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να ελέγχεται 1 Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) των συστάσεων του ΠΟΔΙ. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 8

9 προσεκτικά η χρησιμοποιούμενη ορολογία, ιδίως δε όταν δεν εξηγούνται με σαφήνεια οι λόγοι της ανακοπής, και να υιοθετείται ευέλικτη προσέγγιση, όπου αυτό απαιτείται. Οι απαιτήσεις περί εφαρμογής του άρθρου 6 δις της σύμβασης των Παρισίων που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα είναι ίδιες με τις αντίστοιχες απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του ίδιου κανονισμού, παρότι διαφέρει η χρησιμοποιούμενη ορολογία. Αμφότερες οι διατάξεις προβλέπουν ταυτόσημο ή ομοιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών και ταυτόσημο ή ομοιότητα των σημείων (στο άρθρο 6 δις χρησιμοποιείται ο όρος «αναπαράσταση» ο οποίος είναι ισοδύναμος με τους όρους «ταυτότητα» (ή ισοδύναμα «ταυτόσημο») και «απομίμηση» που αναφέρονται στην ομοιότητα). Αμφότερες οι διατάξεις προβλέπουν επίσης κίνδυνο σύγχυσης (η αντίστοιχη έκφραση που χρησιμοποιείται στο άρθρο 6 δις είναι «δυνάμενη να δημιουργήσει σύγχυση»). Εντούτοις, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα ένα παγκοίνως γνωστό σήμα δύναται να συνιστά προγενέστερο δικαίωμα, και, ως εκ τούτου, βάση για την άσκηση ανακοπής, οι λόγοι άσκησης ανακοπής δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα είναι (μόνο) το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β) του ίδιου κανονισμού. Εάν, π.χ., ο ανακόπτων βασίσει την ανακοπή του i) σε προγενέστερη καταχώριση επικαλούμενος το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και το άρθρο 8 παράγραφος 5 του ίδιου κανονισμού, και ii) σε ταυτόσημο προγενέστερο παγκοίνως γνωστό σήμα στην ίδια εδαφική περιοχή δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, το προγενέστερο δικαίωμα πρέπει να εξεταστεί: 1. δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα ως προγενέστερη καταχώριση με ενισχυμένο διακριτικό χαρακτήρα (δεδομένου του παγκοίνως γνωστού χαρακτήρα του) 2. δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα ως προγενέστερη καταχώριση που χαίρει φήμης 3. δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ίδιου κανονισμού ως προγενέστερο μη καταχωρισμένο παγκοίνως γνωστό σήμα (η περίπτωση αυτή θα χρησιμεύσει μόνο εφόσον δεν αποδειχθεί η καταχώριση, ειδάλλως το αποτέλεσμα είναι το ίδιο με την περίπτωση i) ανωτέρω). Ακόμη και αν ο ανακόπτων δεν έχει βασίσει ρητώς την ανακοπή του στο άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, πρέπει να εξετάζονται διεξοδικά και προσεκτικά το περιεχόμενο του δικογράφου της ανακοπής και η διατύπωση των λόγων άσκησης ανακοπής που εκτίθενται αναλυτικά σε αυτήν, προκειμένου να προσδιορίζεται με αντικειμενικό τρόπο εάν ο ανακόπτων επιθυμεί να βασίσει επιπροσθέτως την ανακοπή του στο άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. 2.2 Εφαρμογή σε παρόμοια και ταυτόσημα προϊόντα και υπηρεσίες Η κατά γράμμα ερμηνεία του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα οδηγεί εκ πρώτης όψης στο συμπέρασμα ότι εφαρμόζεται μόνο σε μη Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 9

10 παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς, όπως κατά γράμμα αναφέρει, το αιτούμενο σήμα δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση «αν ταυτίζεται ή ομοιάζει με το προγενέστερο σήμα και πρόκειται να καταχωρισθεί για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν ομοιάζουν με αυτές για τις οποίες έχει καταχωρισθεί το προγενέστερο σήμα». Εντούτοις, η προαναφερθείσα ερμηνεία έχει δεχθεί έντονη κριτική ότι αφήνει κενό στην προστασία των σημάτων που χαίρουν φήμης, διότι εάν είναι δυνατή η παροχή προστασίας δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα για μη παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες, θα ήταν ανακόλουθο να μην έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη διάταξη και σε παρόμοια ή ταυτόσημα προϊόντα και υπηρεσίες εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες απαιτήσεις της και δεν ισχύει το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης. Εάν ίσχυε κάτι τέτοιο, οι δικαιούχοι σημάτων θα απόλαυαν αυξημένης προστασίας σε λιγότερο επικίνδυνες περιστάσεις, ήτοι, μόνο όταν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν είναι εκ των προτέρων παρόμοια. Για τον λόγο αυτόν, υποστηρίχθηκε ότι το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης, άμεσα ή κατ αναλογία, σε ταυτόσημα ή παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες. Το ζήτημα της ορθής ερμηνείας των ισοδύναμων διατάξεων της οδηγίας περί σημάτων (άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο α) και άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας περί σημάτων) παραπέμφθηκε στο Δικαστήριο για έκδοση προδικαστικής απόφασης (απόφαση της 09/01/2003, C-292/00, «Davidoff»). Ο γενικός εισαγγελέας στην υπόθεση Davidoff τάχθηκε υπέρ της στενής γραμματικής ερμηνείας και, επομένως, του περιορισμού της προστασίας που παρέχουν το άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο α) και το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας περί σημάτων μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του νεότερου σήματος δεν είναι παρόμοια με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του προγενέστερου σήματος. Έκρινε ότι η πρόθεση του νομοθέτη ήταν να περιορίσει την ειδική προστασία που παρέχεται στα σήματα που χαίρουν φήμης έναντι μη παρόμοιων προϊόντων και ότι δεν υφίστατο στην πραγματικότητα κανένα κενό στη νομοθεσία ώστε να αξίζει να ερμηνευθεί το κείμενο κατά τρόπο αντίθετο προς το γράμμα της διάταξης. Το Δικαστήριο, πάντως, δεν ασπάστηκε τις προτάσεις του γενικού εισαγγελέα και κατέληξε στο αντίθετο συμπέρασμα, έκρινε δηλαδή ότι το άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο α) και το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας περί σημάτων «πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι τα κράτη μέλη έχουν την εξουσία να παρέχουν ειδική προστασία στα καταχωρισμένα σήματα που χαίρουν φήμης, όταν το νεότερο σήμα [ ] προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που καλύπτει το καταχωρισμένο σήμα» (έμφαση δική μας, σκέψη 30). Καταλήγοντας στο συγκεκριμένο συμπέρασμα, το Δικαστήριο διατύπωσε συναφώς την παρατήρηση ότι το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας περί σημάτων δεν πρέπει να ερμηνευθεί μόνο με βάση το γράμμα του, αλλά επίσης υπό το φως της εν γένει οικονομίας και των σκοπών του συστήματος στο οποίο εντάσσεται. Ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσε να δοθεί στη διάταξη αυτή καμία ερμηνεία που θα είχε ως συνέπεια τη μικρότερη προστασία των φημισμένων σημάτων στην περίπτωση χρήσης σημείου για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες. Το Δικαστήριο αιτιολόγησε την εν λόγω προσέγγιση ως τη μόνη συμβατή με την ερμηνεία που έχει δώσει στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας περί σημάτων, παραπέμποντας στις διαπιστώσεις τις οποίες έχει κάνει στην απόφασή του της 11/11/1997, C-251/95, «Sabel», και στην απόφασή του της 22/06/2000 στην Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 10

11 υπόθεση C-425/98, «Marca Mode», όπου απέκλεισε τη δυνατότητα ευρείας ερμηνείας της έννοιας του «κίνδυνου σύγχυσης». Η απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Davidoff υπέρ της παροχής διευρυμένης προστασίας δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 4 στοιχείο α) και του άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας περί σημάτων και στην περίπτωση της χρήσης σημείων για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες, επιβεβαιώθηκε σε διάφορες μεταγενέστερες αποφάσεις (απόφαση της 23/03/2010, C-238/08, «Google France», σκέψη 48 απόφαση της 18/06/2009, C-487/07, «L Oreal κ.λπ.», σκέψη 35 απόφαση της 23/10/2003, C-408/01, «Adidas Salomon και Adidas Benelux», σκέψη 18). Ουσιαστικά, το κενό προστασίας που καλύφθηκε με τη συμπερίληψη των ταυτόσημων και παρόμοιων προϊόντων στο άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα αφορά τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που θα τύχει τα σημεία να είναι παρόμοια, τα προϊόντα ταυτόσημα ή παρόμοια και το προγενέστερο σήμα να χαίρει φήμης, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Όπως τόνισε ο γενικός εισαγγελέας στις προτάσεις του, τέτοιες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες. 3 Προϋποθέσεις εφαρμογής Για την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις (απόφαση της 16/12/2010, συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-345/08 και T-357/08, «BOTOCYL», που επικυρώθηκε με την απόφαση του Δικαστηρίου της 10/05/2012, C-100/11 P): 1. να υπάρχει προγενέστερο καταχωρισμένο σήμα που χαίρει φήμης στην οικεία εδαφική περιοχή 2. να υφίσταται ταυτότητα ή ομοιότητα μεταξύ του προσβαλλόμενου σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση και του προγενέστερου σήματος 3. η χρήση του σημείου του οποίου ζητείται η καταχώριση να προσπορίζει αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή να είναι βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη 4. η χρήση να λαμβάνει χώρα χωρίς νόμιμη αιτία. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι σωρευτικές, η δε απουσία μιας από αυτές αρκεί να αποκλείσει την εφαρμογή της διάταξης αυτής (απόφαση της 25/05/2005, T-67/04, «SPA-FINDERS», σκέψη 30 απόφαση της 22/03/ 2007, T-215/03, «VIPS», σκέψη 34 απόφαση της 16/12/2010, συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-345/08 και T-357/08, «BOTOCYL», σκέψη 41). Η σειρά εξέτασης των εν λόγω απαιτήσεων μπορεί να διαφέρει αναλόγως των περιστάσεων κάθε υπόθεσης. Η εξέταση μπορεί να ξεκινά, π.χ., με την εκτίμηση της ομοιότητας μεταξύ των σημείων, ιδίως δε σε περιπτώσεις στις οποίες τα πράγματα είναι σχεδόν ή τελείως ξεκάθαρα, είτε επειδή τα σήματα είναι ταυτόσημα είτε επειδή είναι ολοφάνερα παρόμοια ή τελείως διαφορετικά. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 11

12 3.1 Προγενέστερο σήμα που χαίρει φήμης Φύση της φήμης Η φύση και η έκταση της φήμης δεν προσδιορίζονται ούτε στον κανονισμό για το κοινοτικό σήμα ούτε στην οδηγία περί σημάτων. Επιπλέον, οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διάφορες γλωσσικές αποδόσεις των νομοθετικών αυτών κειμένων δεν είναι πλήρως ισοδύναμες, γεγονός που προκαλεί σοβαρή σύγχυση ως προς την πραγματική σημασία του όρου «φήμη», όπως παραδέχεται ο γενικός εισαγγελέας Jacobs στις προτάσεις του της 26/11/1998, C-375/97, «General Motors», σημεία 34 έως 36. Δεδομένης της απουσίας νομοθετικού ορισμού, το Δικαστήριο προσδιόρισε τη φύση της φήμης σε συνάρτηση με τον σκοπό των συναφών διατάξεων. Ερμηνεύοντας το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας περί σημάτων, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι το κείμενο της εν λόγω οδηγίας «συνεπάγεται ορισμένο βαθμό γνώσης του προγενεστέρου σήματος από το κοινό» διευκρινίζοντας περαιτέρω ότι «μόνο στην περίπτωση ενός επαρκούς βαθμού γνώσεως του σήματος αυτού από το κοινό που βρίσκεται ενώπιον του μεταγενεστέρου σήματος είναι δυνατό, [...], να γίνει κάποια συσχέτιση μεταξύ των δύο σημάτων και έτσι, όπως είναι επόμενο, να θιγεί το προγενέστερο σήμα» (απόφαση της 14/09/1999, C-375/97, «General Motors», σκέψη 23). Το Δικαστήριο κατέληξε, βάσει των εκτιμήσεων αυτών, στο συμπέρασμα ότι η φήμη συνιστά ουσιαστικά απαίτηση ενός ορίου γνώσης, υποδηλώνοντας ότι πρέπει να αξιολογείται κατά κύριο λόγο βάσει ποσοτικών κριτηρίων. Προκειμένου να πληρούται η σχετική με τη φήμη προϋπόθεση, το προγενέστερο σήμα πρέπει να είναι γνωστό σε σημαντικό τμήμα του οικείου κοινού μέσω των καλυπτόμενων από αυτό προϊόντων ή υπηρεσιών (απόφαση της 14/09/1999, C-375/97, «General Motors», σκέψεις 22 και 23 απόφαση της 25/05/2005, T-67/04, «Spa-Finders», σκέψη 34). Επιπλέον, σε περίπτωση αξιολόγησης της φήμης βάσει ποσοτικών κριτηρίων, τα επιχειρήματα ή τα αποδεικτικά στοιχεία περί της εκτίμησης της οποίας χαίρει ενδεχομένως το σήμα από το κοινό, και όχι της αναγνώρισής του, δεν έχουν άμεση συνάφεια με το ζήτημα της απόδειξης της επαρκούς φήμης που έχει ενδεχομένως αποκτήσει το προγενέστερο σήμα για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Εντούτοις, δεδομένου ότι η οικονομική αξία της φήμης είναι επίσης το προστατευόμενο αντικείμενο της συγκεκριμένης διάταξης, τυχόν συναφείς ποιοτικές πτυχές έχουν άμεση σχέση με την εκτίμηση της πιθανότητας πρόκλησης βλάβης ή προσπορισμού αθέμιτου οφέλους (βλ. επίσης παράγραφο 3.4 ακολούθως). Το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα προστατεύει «φημισμένα» σήματα όχι αφ εαυτά, αλλά περισσότερο για την επιτυχία και την αναγνώριση («goodwill») που έχουν αποκτήσει στην αγορά. Ένα σημείο δεν απολαύει φήμης εγγενώς, π.χ., απλώς επειδή συνδέεται με ευρέως γνωστό πρόσωπο ή γεγονός, αλλά μόνο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσδιορίζει και για τη χρήση που του γίνεται. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 12

13 R 0011/2008-4, «CASAS DE FERNANDO ALONSO (εικ.)» R 0201/2010-2, «BALMAIN ASSET MANAGEMENT» Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε ο ανακόπτων σχετίζονταν με τη φήμη του Fernando Alonso ως πρωταθλητή οδηγού αγώνων ταχύτητας και με τη χρήση της εικόνας του από διάφορες εταιρείες για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Δεν προσκομίστηκαν, όμως, στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η φήμη σε σχέση με τη χρήση του προγενέστερου σήματος όπως έχει καταχωριστεί για τα οικεία προϊόντα και υπηρεσίες (σκέψεις 44 και 48). Τα μόνα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας σχετικά με τη φήμη του προγενέστερου σήματος, συγκεκριμένα μια σελίδα με δικτυακούς τόπους που περιείχαν τη λέξη «BALMAIN», ένα απόσπασμα από την Wikipedia σχετικά με τον γάλλο σχεδιαστή Pierre Balmain και πέντε αποσπάσματα από τον δικτυακό τόπο που περιείχαν τη συλλογή ειδών ένδυσης «BALMAIN», ήταν σαφές ότι δεν επαρκούσαν προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η φήμη του προγενέστερου σήματος στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, η ανακοπή απορρίφθηκε ως αβάσιμη (σκέψεις 36 και 37) Έκταση φήμης Βαθμός αναγνώρισης Έχοντας ορίσει τη φήμη ως απαίτηση ενός ορίου γνώσης, το ερώτημα που τίθεται κατ ανάγκη αμέσως είναι πόσο αναγνωρίσιμο πρέπει να είναι το προγενέστερο σήμα στο κοινό προκειμένου να πληροί το όριο αυτό. Το Δικαστήριο απεφάνθη σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα ότι «πρέπει να θεωρηθεί ότι υφίσταται ο απαιτούμενος βαθμός γνώσης όταν το προγενέστερο σήμα είναι γνωστό σε σημαντικό μέρος του κοινού» προσθέτοντας ότι «ούτε το γράμμα ούτε το πνεύμα του άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας [περί σημάτων] επιτρέπουν να απαιτείται όπως το σήμα είναι γνωστό σε συγκεκριμένο ποσοστό αυτού του [ ] κοινού» (απόφαση της 14/09/1999, C-375/97, «General Motors», σκέψεις 25 και 26 απόφαση της 16/11/2011, T-500/10, «Dorma», σκέψη 45). Αποφεύγοντας να προσδιορίσει με περισσότερες λεπτομέρειες τον όρο «σημαντικό» και δηλώνοντας ότι δεν απαιτείται το σήμα να είναι γνωστό σε συγκεκριμένο ποσοστό του κοινού, το Δικαστήριο τάχθηκε ουσιαστικά κατά της χρήσης προκαθορισμένων κριτηρίων καθολικής εφαρμογής, καθώς είναι πιθανό τυχόν προκαθορισμένος βαθμός αναγνώρισης να μην είναι πρόσφορος για τη ρεαλιστική αξιολόγηση της φήμης, εάν ληφθεί υπόψη μεμονωμένα. Ως εκ τούτου, προκειμένου να καθοριστεί εάν το προγενέστερο σήμα είναι γνωστό σε σημαντικό μέρος του κοινού, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο ο βαθμός αναγνωρισιμότητας του σήματος, αλλά και κάθε άλλος παράγοντας που ασκεί επιρροή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους κρίσιμους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται και την αλληλεπίδρασή τους, βλ. παράγραφο ακολούθως. Ωστόσο, όταν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες αφορούν σχετικά μικρές ομάδες καταναλωτών, το μικρό μέγεθος της συνολικής αγοράς συνεπάγεται ότι το «σημαντικό τμήμα» της είναι επίσης μικρό σε απόλυτους αριθμούς. Ως εκ τούτου, το μικρό μέγεθος της οικείας αγοράς δεν θα πρέπει να θεωρείται αφ εαυτό ως παράγοντας ικανός να εμποδίσει ένα σήμα να αποκτήσει φήμη κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 5 Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 13

14 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, καθώς η φήμη είναι περισσότερο ζήτημα αναλογιών και λιγότερο απόλυτων αριθμών. Το ζήτημα αν το προγενέστερο σήμα πρέπει να είναι γνωστό σε σημαντικό τμήμα του κοινού χρησιμεύει επιπλέον για να καταδεικνύει τη διαφορά μεταξύ της έννοιας της φήμης ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και της έννοιας του ενισχυμένου διακριτικού χαρακτήρα λόγω της χρήσης ως παράγοντα εκτίμησης του κινδύνου σύγχυσης για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Παρότι αμφότεροι οι όροι αναφέρονται στην αναγνώριση του σήματος από το ενδιαφερόμενο κοινό, στην περίπτωση της φήμης υφίσταται ένα όριο κάτω από το οποίο δεν είναι δυνατή η παροχή διευρυμένης προστασίας, ενώ στην περίπτωση του ενισχυμένου διακριτικού χαρακτήρα δεν υπάρχει όριο. Από τα προαναφερθέντα συνάγεται, σχετικά με τη δεύτερη περίπτωση, ότι κάθε ένδειξη ενισχυμένης αναγνώρισης του σήματος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να αξιολογείται αναλόγως της σημασίας της, ανεξάρτητα από το εάν πληροί το απαιτούμενο όριο του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Ως εκ τούτου, ενδεχόμενη διαπίστωση «ενισχυμένου διακριτικού χαρακτήρα» δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα δεν αποτελεί απαραίτητα αμάχητο τεκμήριο για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 5 του ίδιου κανονισμού. R 1054/2007-4, «mandarino (εικ.)» Από τα έγγραφα που προσκόμισε ο ανακόπτων προέκυπταν πράγματι ενέργειες προώθησης για την ενίσχυση του διακριτικού χαρακτήρα του σήματος δια της χρήσης. Ωστόσο, η χρήση δεν ήταν επαρκής ώστε να πληροί το όριο της φήμης. Σε κανένα από τα έγγραφα δεν γινόταν αναφορά στην αναγνώριση του προγενέστερου σήματος από τους ενδιαφερόμενους τελικούς καταναλωτές, ούτε υποβλήθηκαν αποδεικτικά στοιχεία για το μερίδιο της αγοράς που αναλογούσε στα προϊόντα του ανακόπτοντος (σκέψη 61) Ενδιαφερόμενο κοινό Όσον αφορά τον προσδιορισμό της κατηγορίας του κοινού που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την εκτίμηση της φήμης, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι «το κοινό εντός του οποίου το προγενέστερο σήμα πρέπει να χαίρει φήμης είναι το κοινό το οποίο αφορά το σήμα αυτό, δηλαδή, ανάλογα με το διατιθέμενο στο εμπόριο προϊόν ή υπηρεσία, είτε το ευρύ κοινό είτε ένα πλέον εξειδικευμένο κοινό, π.χ. συγκεκριμένος επαγγελματικός κύκλος» (υπόθεση C-375/97, «General Motors», σκέψη 24 υπόθεση «SPA- FINDERS», σκέψεις 34, 41). Ως εκ τούτου, εάν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το σήμα είναι προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, το ενδιαφερόμενο κοινό είναι το ευρύ κοινό, ενώ εάν τα προϊόντα που φέρουν το σήμα έχουν πολύ συγκεκριμένη εφαρμογή ή απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες ή βιομηχανικούς χρήστες, το οικείο κοινό περιορίζεται στους συγκεκριμένους αγοραστές των επίμαχων προϊόντων. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 14

15 R 1265/ «MATTONI (εικ.)» R 2100/ SEXIALIS Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-345/08 και T-357/08 «BOTOCYL, απόφαση επικυρωθείσα με την απόφαση στην υπόθεση C-100/11 P Λαμβανομένης υπόψη της φύσης των προϊόντων των οποίων τη φήμη επικαλείται ο ανακόπτων, δηλαδή μεταλλικό νερό, το ενδιαφερόμενο κοινό είναι το ευρύ κοινό (σκέψη 44). Τα προϊόντα σε σχέση με τα οποία χαίρει φήμης το σημείο είναι φαρμακευτικά παρασκευάσματα για τη θεραπεία της σεξουαλικής δυσλειτουργίας. Το οικείο κοινό είναι το ευρύ κοινό και επαγγελματίες που επιδεικνύουν υψηλό βαθμό προσοχής (σκέψη 64). Τα προϊόντα σε σχέση με τα οποία χαίρει φήμης το προγενέστερο σήμα είναι φαρμακευτικά προϊόντα για την καταπολέμηση των ρυτίδων. Τα αποδεικτικά στοιχεία περί της προβολής της οποίας έτυχε το προγενέστερο σήμα «BOTOX» στην αγγλική γλώσσα, τόσο σε επιστημονικά περιοδικά, όσο και στον απευθυνόμενο στο ευρύ κοινό Τύπο ήταν επαρκή για να διαπιστωθεί ότι το σήμα χαίρει φήμης στο ευρύ κοινό αλλά και μεταξύ των επαγγελματιών του χώρου της υγείας (σκέψεις 65 έως 67, C-100/11 P). Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν υπόψη αμφότερες οι κατηγορίες καταναλωτών. Εκτός από τους πραγματικούς καταναλωτές των επίμαχων προϊόντων, η έννοια του ενδιαφερόμενου κοινού καλύπτει και τους δυνητικούς αγοραστές τους, καθώς και τους καταναλωτές που έρχονται μόνο έμμεσα σε επαφή με το σήμα, στον βαθμό που τα επίμαχα προϊόντα απευθύνονται και σε αυτές τις ομάδες καταναλωτών, π.χ., τα αθλητικά είδη στους λάτρεις του αθλητισμού ή οι αεροπορικές εταιρείες σε όσους ταξιδεύουν συχνά με αεροπλάνο, κ.λπ. T-47/06 «NASDAQ» T-60/10 «ROYAL SHAKESPEARE» Οι συναφείς υπηρεσίες είναι υπηρεσίες δημοσίευσης τιμών χρηματιστηρίου των κλάσεων 35 και 36, οι οποίες απευθύνονται κατά κανόνα σε επαγγελματίες. Ο ανακόπτων υπέβαλε αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προέκυπτε ότι το σήμα «NASDAQ» εμφανιζόταν σχεδόν καθημερινά σε πολλές εφημερίδες και σε πολλά τηλεοπτικά κανάλια που κυκλοφορούν/εκπέμπουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ως εκ τούτου, το τμήμα προσφυγών ορθώς έκρινε ότι η φήμη του σήματος «NASDAQ» έπρεπε να προσδιοριστεί σε επίπεδο ευρωπαίων καταναλωτών όχι μόνο μεταξύ των ενδιαφερόμενων επαγγελματιών, αλλά και ως προς σημαντικό τμήμα του ευρύτερου κοινού (σκέψεις 47 και 51). Τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία περί φήμης στηρίζουν και ενισχύουν το γεγονός ότι το ενδιαφερόμενο κοινό για θεατρικές παραγωγές είναι το ευρύ κοινό και όχι ένας περιορισμένος και κλειστός κύκλος αυτού. Οι δραστηριότητες του παρεμβαίνοντος είχαν διαφημιστεί, παρουσιαστεί και σχολιαστεί σε πολυάριθμες εφημερίδες που απευθύνονταν στο ευρύ κοινό. Ο παρεμβαίνων περιόδευσε σε διάφορες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και έδωσε παραστάσεις ενώπιον διευρυμένου κοινού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η μεγάλης κλίμακας δραστηριότητα και, ως εκ τούτου, η υπηρεσία που παρασχέθηκε στο ευρύ κοινό, προκύπτουν τόσο από τον υψηλό κύκλο εργασιών όσο και από τον υψηλό αριθμό πωληθέντων εισιτηρίων. Επιπλέον, από τα έγγραφα που υπέβαλε ο παρεμβαίνων προκύπτει σαφώς ότι ο τελευταίος έλαβε σημαντική ετήσια οικονομική στήριξη υπό τη μορφή χορηγίας από επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων οι οποίες επίσης απευθύνονται στο ευρύ κοινό, όπως τράπεζες, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών και κατασκευαστές αυτοκινήτων (σκέψεις 35 και 36). Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 15

16 Πολύ συχνά, ένα συγκεκριμένο προϊόν αφορά ποικίλες ομάδες αγοραστών με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως συμβαίνει με τα προϊόντα πολλαπλών χρήσεων ή με προϊόντα που περνούν από διάφορους ενδιάμεσους προτού φτάσουν στον τελικό προορισμό τους (διανομείς, εμπόρους λιανικής, τελικούς καταναλωτές). Σε τέτοιες περιπτώσεις τίθεται το ερώτημα εάν η φήμη πρέπει να αξιολογηθεί για κάθε ομάδα χωριστά ή εάν πρέπει να καλύπτει όλες τις διαφορετικές κατηγορίες αγοραστών. Το παράδειγμα που αναφέρει το Δικαστήριο στην απόφασή του σχετικά με την υπόθεση C-375/97, «General Motors» («συγκεκριμένος επαγγελματικός κύκλος») υποδηλώνει ότι αρκεί ενδεχομένως η ύπαρξη της φήμης σε μία μόνο ομάδα. Ομοίως, εάν το προγενέστερο σήμα έχει καταχωριστεί για αρκούντως ανομοιογενή προϊόντα και υπηρεσίες, είναι πιθανό να ενδιαφέρονται για κάθε κατηγορία προϊόντων διαφορετικά τμήματα του κοινού και, κατά συνέπεια, η συνολική φήμη του σήματος θα πρέπει να αξιολογηθεί χωριστά για κάθε κατηγορία των σχετικών προϊόντων. Τα προαναφερθέντα αφορούν μόνο την κατηγορία κοινού που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να αξιολογηθεί εάν το προγενέστερο σήμα πληροί το όριο φήμης που προβλέπει το Δικαστήριο στην υπόθεση General Motors. Συναφές ερώτημα εγείρεται, πάντως, και στο πλαίσιο της αξιολόγησης της βλάβης ή του αθέμιτου οφέλους, δηλαδή εάν το προγενέστερο σήμα πρέπει να είναι επίσης γνωστό στο κοινό που ενδιαφέρουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του μεταγενέστερου σήματος, ειδάλλως είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς πώς το κοινό θα συσχετίσει τα δύο σήματα στο μυαλό του. Το ζήτημα αυτό εξετάζεται στην παράγραφο 3.4 ακολούθως Καλυπτόμενα προϊόντα και υπηρεσίες Τα καλυπτόμενα προϊόντα και υπηρεσίες είναι πρώτιστα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία έχει καταχωριστεί το προγενέστερο σήμα και των οποίων τη φήμη επικαλείται ο ανακόπτων. R 1473/2010-1, «SUEDTIROL» Η ανακοπή απορρίφθηκε διότι τα προγενέστερα σήματα δεν ήταν καταχωρισμένα για τις υπηρεσίες που έχαιραν φήμης, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ανακόπτοντος. Η επίκληση του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα είναι δυνατή μόνο εάν το σήμα για το οποίο υποστηρίζεται ότι είναι παγκοίνως γνωστό/φημισμένο είναι ήδη καταχωρισμένο και εάν τα προϊόντα/υπηρεσίες τα οποία ισχυρίζεται ο ανακόπτων ότι χαίρουν φήμης/αναγνώρισης περιέχονται στο συναφές πιστοποιητικό (σκέψη 49). Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες στα οποία αναφέρονται τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι ταυτόσημα (όχι απλώς παρόμοια) με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωριστεί το προγενέστερο σήμα. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 16

17 R 1033/2009-4, «PEPE» Τα προϊόντα τα οποία κρίθηκαν, δυνάμει της σχετικής απόφασης του τμήματος προσφυγών και της σχετικής διάταξης του Δικαστηρίου, ότι έχαιραν φήμης στη Γερμανία αφορούσαν μόνο προϊόντα για την περιποίηση του δέρματος και του σώματος και παιδικές κρέμες. Τα είδη αυτά δεν είναι ταυτόσημα με τα προϊόντα του προγενέστερου σήματος τα οποία εμπίπτουν στην κλάση 3, προϊόντα μακιγιάζ προϊόντα περιποίησης νυχιών συγκεκριμένα βερνίκια νυχιών και προϊόντα αφαίρεσης βερνικιού νυχιών. Ως εκ τούτου, ο ανακόπτων δεν απέδειξε τη φήμη του προγενέστερου γερμανικού σήματος στις επίμαχες εδαφικές περιοχές (σκέψη 31). Όταν το προγενέστερο σήμα έχει καταχωριστεί για ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες κοινού, επιβάλλεται να γίνει εκτίμηση της φήμης χωριστά για κάθε κατηγορία προϊόντων. Σε τέτοιες περιπτώσεις το προγενέστερο σήμα ενδέχεται να μην χαίρει φήμης για όλα τα προϊόντα, καθώς είναι πιθανό να μην έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου για κάποια από αυτά, ενώ για άλλα μπορεί να μην πληροί τον βαθμό γνώσης που απαιτείται για την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Ως εκ τούτου, εάν από τα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι το προγενέστερο σήμα χαίρει μερικής φήμης, δηλαδή η φήμη του καλύπτει μερικά μόνο από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωριστεί, τότε δύναται να απολαύει προστασίας δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα μόνο σε σχέση με τα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Κατά συνέπεια, για τους σκοπούς της εξέτασης μπορούν να ληφθούν υπόψη μόνο τα συγκεκριμένα προϊόντα. R 1588/2009-4, «PINEAPPLE» R 1466/ και R 1565/2008-2, «COMMERZBANK ARENA» Το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι ο ενισχυμένος διακριτικός χαρακτήρας και η φήμη των προγενέστερων σημάτων δεν αφορούσαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ανακόπτοντος οι οποίες θεωρήθηκαν ταυτόσημες ή παρόμοιες με τα προσβαλλόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Ο ανακόπτων δεν απέδειξε ούτε τον ενισχυμένο διακριτικό χαρακτήρα ούτε τη φήμη των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών, με εξαίρεση το λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών της κλάσης 9 (σκέψη 43). Από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία προέκυπτε επαρκώς ότι η επωνυμία «ARENA» ήταν γνωστή σε σημαντικό τμήμα του ενδιαφερόμενου κοινού. Εντούτοις, από τα αποδεικτικά στοιχεία δεν προέκυπταν πληροφορίες βάσει των οποίων να μπορεί να προσδιοριστεί ο βαθμός αναγνωρισιμότητας της επωνυμίας «ARENA» σε άλλους κλάδους πέραν των μαγιό και των ειδών κολύμβησης (σκέψεις 58, 60) Σχετική εδαφική περιοχή Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, η σχετική εδαφική περιοχή για τη στοιχειοθέτηση της φήμης του προγενέστερου σήματος είναι το έδαφος στο οποίο απολαύει προστασίας το σήμα: το προγενέστερο σήμα πρέπει να χαίρει φήμης στο έδαφος στο οποίο έχει καταχωρισθεί. Επομένως, ως σχετική εδαφική περιοχή νοείται για τα εθνικά σήματα το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ενώ για τα κοινοτικά σήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην υπόθεση General Motors, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν είναι δυνατό να απαιτείται η φήμη ενός εθνικού σήματος να υφίσταται «σε ολόκληρο» το έδαφος του Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 17

18 ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Αρκεί να υφίσταται σε σημαντικό τμήμα αυτού. Για το έδαφος της Μπενελούξ συγκεκριμένα, το Δικαστήριο έκρινε ότι το σημαντικό τμήμα του εδάφους αυτού μπορεί να αντιστοιχεί, ενδεχομένως, σε μέρος μιας από τις χώρες της Μπενελούξ (απόφαση της 14/09/1999, C-375/97, «General Motors», σκέψεις 28 και 29). Το Δικαστήριο έχει καταστήσει σαφές ότι αρκεί το προγενέστερο κοινοτικό σήμα να απολαύει φήμης στο έδαφος ενός μόνο κράτους μέλους. C-301/07, «PAGO» Η υπόθεση αφορούσε κοινοτικό σήμα που έχαιρε φήμης στην Αυστρία. Το Δικαστήριο έκρινε ότι ένα κοινοτικό σήμα πρέπει να είναι γνωστό σε σημαντικό τμήμα του κοινού που αφορούν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το σήμα αυτό, σε σημαντικό τμήμα του εδάφους της [ΕΕ]. Λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων της υπόθεσης, το έδαφος του σχετικού κράτους μέλους (Αυστρία) θεωρήθηκε σημαντικό τμήμα του εδάφους της [ΕΕ] (σκέψεις 29 και 30). Κατά κανόνα, πάντως, κατά την αξιολόγηση της σημαντικότητας ή όχι τμήματος της εξεταζόμενης εδαφικής περιοχής, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο το μέγεθος της σχετικής γεωγραφικής περιοχής όσο και το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που κατοικεί σε αυτήν, δεδομένου ότι τα δύο αυτά κριτήρια είναι πιθανό να επηρεάζουν τη συνολική βαρύτητα του συγκεκριμένου εδάφους. R 1283/2006-4, «RANCHO PANCHO (εικ.)» Από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία προέκυψε μεν χρήση του σήματος σε 17 εστιατόρια της Γαλλίας το 2002, ο αριθμός αυτός θεωρήθηκε όμως μικρός για μια χώρα 65 εκατομμυρίων κατοίκων. Ως εκ τούτου, δεν αποδείχθηκε η φήμη του σήματος (σκέψη 22). Οι ανακόπτοντες αναφέρουν συχνά στο δικόγραφο της ανακοπής τους ότι το προγενέστερο σήμα χαίρει φήμης σε γεωγραφική περιοχή μεγαλύτερη του εδάφους στο οποίο απολαύει προστασίας το σήμα (π.χ. προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι ένα εθνικό σήμα χαίρει φήμης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο). Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ισχυρισμός του ανακόπτοντος πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με τη σχετική εδαφική περιοχή. Ομοίως, τα υποβληθέντα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να αφορούν συγκεκριμένα τη σχετική εδαφική περιοχή. Εάν τα αποδεικτικά στοιχεία αφορούν, π.χ., την Ιαπωνία, ή μη προσδιορισμένες περιοχές, δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί η φήμη στην ΕΕ ή σε ένα κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, τυχόν προσκομισθέντα αριθμητικά στοιχεία για τις πωλήσεις στο σύνολο της ΕΕ, ή σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν προσφέρονται για τη στοιχειοθέτηση της φήμης σε συγκεκριμένο κράτος μέλος, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι διαχωρισμένα ανά εδαφική περιοχή. Με άλλα λόγια, η «ευρύτερη» φήμη πρέπει να αποδεικνύεται επίσης συγκεκριμένα για την σχετική εδαφική περιοχή προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 18

19 R 1718/2008-1, «LINGLONG» R 1795/2008-4, «ZAPPER-CLICK» (η προσφυγή απορρίφθηκε - υπόθεση T-360/10) Τα περισσότερα προσκομισθέντα έγγραφα αφορούσαν χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως την Κίνα, χώρα καταγωγής του ανακόπτοντος, και άλλες ασιατικές χώρες. Κατά συνέπεια, ο ανακόπτων δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι διαθέτει παγκοίνως γνωστό σήμα στην ΕΕ (σκέψη 53). Η προσφεύγουσα υποστήριξε στην αίτηση για διαγραφή ότι το σήμα της έχαιρε φήμης στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, οι χώρες στις οποίες επεκτεινόταν η προστασία της διεθνούς καταχώρισης ήταν η Ισπανία, η Γαλλία και η Πορτογαλία. Επομένως, η διεθνής καταχώριση δεν αφορούσε το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος δεν υπέβαλε στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η φήμη στα κράτη μέλη στα οποία επεκτείνεται η προστασία της διεθνούς καταχώρισης (σκέψη 45). Ωστόσο, όταν ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι η φήμη εκτείνεται πέραν του εδάφους στο οποίο απολαύει προστασίας το σήμα και υπάρχουν συναφή αποδεικτικά στοιχεία, τότε πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διότι μπορεί να ενισχύουν τη στοιχειοθέτηση της φήμης στο έδαφος στο οποίο απολαύει προστασίας το σήμα Κρίσιμο χρονικό σημείο Ο ανακόπτων οφείλει να αποδείξει ότι το προγενέστερο σήμα είχε αποκτήσει φήμη πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της προσβαλλόμενης αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σήματος, λαμβανομένης υπόψη ενδεχόμενης διεκδίκησης προτεραιότητας, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι η αίτηση διεκδίκησης προτεραιότητας έχει γίνει δεκτή από το Γραφείο. Επιπλέον, η φήμη του προγενέστερου σήματος πρέπει να υφίσταται μέχρι τη χρονική στιγμή λήψης της απόφασης σχετικά με την ανακοπή. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αρκεί καταρχήν να αποδείξει ο ανακόπτων ότι το σήμα του έχαιρε ήδη φήμης κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σήματος ή κατά την ημερομηνία προτεραιότητας. Ο αιτών είναι αυτός που πρέπει να επικαλεστεί και να αποδείξει τυχόν μεταγενέστερη απώλεια φήμης. Στην πράξη, μια τέτοια περίπτωση είναι μάλλον σπάνια, καθώς προϋποθέτει απότομη αλλαγή των συνθηκών της αγοράς μέσα σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα. Όταν η ανακοπή βασίζεται σε προγενέστερη αίτηση, δεν υφίσταται κανένα τυπικό εμπόδιο για την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, το οποίο καλύπτει και τις προγενέστερες αιτήσεις με την παραπομπή που κάνει στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις η προγενέστερη αίτηση δεν αποκτά επαρκή φήμη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δεν μπορεί να αποκλειστεί εκ των προτέρων το ενδεχόμενο να αποκτήσει επαρκές επίπεδο φήμης σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπροσθέτως, η αίτηση μπορεί να αφορά σήμα το οποίο χρησιμοποιείτο ήδη πολύ καιρό πριν από την κατάθεση της αίτησης καταχώρισής του και είχε, επομένως, αρκετό χρόνο για να αποκτήσει φήμη. Σε κάθε περίπτωση, καθώς η καταχώριση έχει αναδρομική ισχύ, η εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα σε προγενέστερες αιτήσεις δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά παρέκκλιση από τον κανόνα ότι το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα εφαρμόζεται μόνο σε προγενέστερες καταχωρίσεις, όπως συνάγεται στην παράγραφο 2.1 ανωτέρω. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 19

20 Κατά κανόνα, όσο εγγύτερα στην κρίσιμη ημερομηνία αναφέρονται τα αποδεικτικά στοιχεία, τόσο ευκολότερο είναι να υποτεθεί ότι το προγενέστερο σήμα είχε αποκτήσει φήμη κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η αποδεικτική αξία ενός εγγράφου ενδέχεται να διαφέρει αναλόγως της εγγύτητας της χρονικής περιόδου την οποία καλύπτει στην ημερομηνία κατάθεσης. Σε κάθε περίπτωση, στοιχεία που αποδεικνύουν τη φήμη του σήματος σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή από την κρίσιμη ημερομηνία μπορούν να συμβάλουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τη φήμη του προγενέστερου σήματος κατά την κρίσιμη ημερομηνία (βλ. κατ αναλογία, διάταξη της 27/01/2004, C-259/02, «La Mer Technology», σκέψη 31 απόφαση της 17/04/2008, C-108/07, «Ferro», σκέψη 53 απόφαση της 15/12/2005, T-262/04, «Shape of a lighter», σκέψη 82). Για τον λόγο αυτό, τα στοιχεία που υποβάλλονται προς απόδειξη της φήμης πρέπει να φέρουν ημερομηνία, ή τουλάχιστον να αναφέρουν σαφώς πότε έλαβαν χώρα τα πραγματικά περιστατικά που εκτίθενται σε αυτά. Κατά συνέπεια, έγγραφα χωρίς ημερομηνία ή έγγραφα που φέρουν ημερομηνία η οποία προστέθηκε εκ των υστέρων (π.χ. ημερομηνίες γραμμένες ιδιοχείρως σε τυπωμένα έγγραφα), δεν παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες για τη χρονική περίοδο κατά την οποία έλαβαν χώρα τα πραγματικά περιστατικά. R 0055/2009-2, «BRAVIA» R 1033/2009-4, «PEPE» Από τα αποδεικτικά στοιχεία προέκυπτε ότι το σήμα «BRAVIA» χρησιμοποιούταν για τηλεοράσεις LCD στην Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Γερμανία, την Τουρκία, την Πορτογαλία, την Αυστρία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τις Κάτω Χώρες. Ωστόσο, κανένα από τα έγγραφα δεν έφερε ημερομηνία. Ο ανακόπτων δεν υπέβαλε πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια χρήσης του σήματος. Ως εκ τούτου, τα αποδεικτικά στοιχεία, στο σύνολό τους, δεν ήταν επαρκή για της απόδειξη της φήμης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σκέψεις 27 και 28). Το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι δεν ήταν δυνατό να αποδειχθεί ο ενισχυμένος διακριτικός χαρακτήρας κατά τη χρονική στιγμή κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης του κοινοτικού σήματος, ήτοι στις 20/10/2006, βάσει απόφασης εκδοθείσας το Επιπλέον, «από την απόφαση του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [T-164/03] συνάγεται ότι η φήμη του προγενέστερου σήματος είχε αξιολογηθεί στις 13 Ιουνίου 1996, δηλαδή τουλάχιστον δέκα χρόνια προτού ληφθεί υπόψη η ημερομηνία απόκτησης φήμης» (σκέψη 31). Εάν το διάστημα που έχει παρέλθει μεταξύ των τελευταίων στοιχείων βάσει των οποίων αποδεικνύεται η χρήση του σήματος και της κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σήματος είναι αρκετά μεγάλο, η συνάφεια των αποδεικτικών στοιχείων πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά σε συνάρτηση με το είδος των συναφών προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό ισχύει διότι απαιτείται συνήθως αρκετός χρόνος για να αλλάξουν οι συνήθειες και οι αντιλήψεις των καταναλωτών, γεγονός που εξαρτάται κατά κανόνα από την εκάστοτε συγκεκριμένη αγορά. Η αγορά ειδών ένδυσης, π.χ., συνδέεται στενά με τις εποχές του χρόνου και με τις διαφορετικές συλλογές που παρουσιάζονται κάθε τρίμηνο, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση ενδεχόμενης απώλειας φήμης στον συγκεκριμένο τομέα. Ομοίως, η αγορά παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου και εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου είναι έντονα ανταγωνιστική και γνωρίζει ταχεία ανάπτυξη, όπως και ταχεία παρακμή, γεγονός που σημαίνει ότι η απώλεια φήμης στον συγκεκριμένο Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 20

21 τομέα είναι πιθανό να συμβαίνει με ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι σε άλλους τομείς της αγοράς. R 0883/2009-4, «MUSTANG» Ο προσφεύγων δεν απέδειξε ότι το προγενέστερο σήμα του ήταν ήδη παγκοίνως γνωστό κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης του προσβαλλόμενου κοινοτικού σήματος. Τα πιστοποιητικά σχετικά με τη φήμη της επωνυμίας «Mustang» δεν περιείχαν καμία αναφορά ούτε στο προβαλλόμενο σήμα απεικόνισης «Calzados Mustang» ούτε στη χρονική περίοδο κατά την οποία έπρεπε να διαπιστωθεί η ύπαρξη φήμης (σκέψη 28). Παρόμοιο ζήτημα προκύπτει και στην περίπτωση της υποβολής αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν το διάστημα μετά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σήματος. Αν και τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία δεν επαρκούν από μόνα τους για να αποδειχθεί ότι το σήμα είχε ήδη αποκτήσει φήμη όταν κατατέθηκε η αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος, δεν πρέπει να απορρίπτονται αυτομάτως ως μη συναφή. Δεδομένου ότι η φήμη αποκτάται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου και δεν μπορεί απλώς να εμφανιστεί και να απολεσθεί ξαφνικά, και δεδομένου ότι ορισμένες κατηγορίες αποδεικτικών στοιχείων (π.χ., δημοσκοπήσεις, ένορκες βεβαιώσεις) δεν είναι διαθέσιμες κατ ανάγκη πριν από την κρίσιμη ημερομηνία, αλλά συλλέγονται συνήθως μόνο αφού προκύψει η διαφορά, τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να αξιολογούνται βάσει του περιεχομένου τους και σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία. Μια δημοσκόπηση που διεξήχθη, π.χ., μετά τη χρονική περίοδο κατά την οποία έλαβαν χώρα τα πραγματικά περιστατικά από την οποία προκύπτει όμως αρκούντως υψηλός βαθμός αναγνώρισης του σήματος αρκεί ενδεχομένως για να αποδειχθεί ότι το σήμα είχε ήδη αποκτήσει φήμη κατά την κρίσιμη ημερομηνία, εφόσον αποδειχθεί επιπλέον ότι δεν άλλαξαν οι συνθήκες της αγοράς (π.χ., ότι οι πωλήσεις και οι δαπάνες διαφημιστικής προώθησης κυμαίνονταν στα ίδια επίπεδα και πριν από τη διεξαγωγή της δημοσκόπησης). Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-345/08 και T-357/08, «BOTOCYL», απόφαση επικυρωθείσα με την απόφαση στην υπόθεση C-100/11 P Μολονότι η φήμη προγενέστερου σήματος πρέπει να αποδειχθεί ότι υφίσταται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την καταχώριση του επίμαχου σήματος, εντούτοις τα αποδεικτικά στοιχεία με ημερομηνία μεταγενέστερη της ανωτέρω δεν στερούνται αποδεικτικής αξίας εφόσον καθιστούν δυνατή την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την υφιστάμενη κατά την ιδία αυτή ημερομηνία κατάσταση (σκέψη 52). Δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτομάτως η πιθανότητα κάποιο έγγραφο που καταρτίστηκε αρκετό καιρό πριν ή μετά την επίμαχη ημερομηνία να περιέχει χρήσιμες πληροφορίες, δεδομένου ότι η φήμη ενός σήματος αποκτάται, κατά κανόνα, σταδιακά. Η αποδεικτική αξία ενός τέτοιου εγγράφου ενδέχεται να διαφέρει αναλόγως της εγγύτητας της χρονικής περιόδου την οποία καλύπτει στην ημερομηνία κατάθεσης (βλ., κατ αναλογία, διάταξη της 27/01/2004, C-259/02, «La Mer Technology», σκέψη 31 απόφαση της 17/04/2008, C-108/07 P, «Ferro», σκέψη 53 απόφαση της 15/12/, T-262/04, «Shape of a lighter», σκέψη 82). Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 21

22 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-345/08 και T-357/08, «BOTOCYL, απόφαση επικυρωθείσα με την απόφαση στην υπόθεση C-100/11 P Από τα προσκομισθέντα άρθρα του Τύπου αποδείχθηκε η σημαντική κάλυψη της προβολής που έτυχαν στα μέσα ενημέρωσης τα προϊόντα που διατίθεντο στο εμπόριο με το σήμα BOTOX κατά την ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων καταχώρισης των προσβαλλόμενων σημάτων (σκέψη 53) Αξιολόγηση φήμης συναφείς παράγοντες Το Δικαστήριο επεσήμανε ότι «ούτε το γράμμα ούτε το πνεύμα του άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας [περί σημάτων] επιτρέπουν να απαιτείται όπως το σήμα είναι γνωστό σε συγκεκριμένο ποσοστό αυτού του ( ) κοινού», και επιπλέον έκρινε ότι, κατά την αξιολόγηση της φήμης του προγενέστερου σήματος, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα ασκούντα εν προκειμένω επιρροή στοιχεία, «δηλαδή, μεταξύ άλλων, το καλυπτόμενο από το σήμα μερίδιο αγοράς, η ένταση, η γεωγραφική έκταση και η διάρκεια της χρησιμοποιήσεώς του καθώς και το μέγεθος των επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει η επιχείρηση για την προβολή του» (απόφαση της 14/11/1999, C-375/97, «General Motors», σκέψεις 25, 27). Εάν αυτές οι δύο δηλώσεις ληφθούν υπόψη συνδυαστικά, συνάγεται ότι ο βαθμός απαιτούμενης γνώσης για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα δεν μπορεί να ορίζεται με αφηρημένο τρόπο, αλλά πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τον βαθμό αναγνωρισιμότητας του σήματος, αλλά και κάθε άλλον συναφή παράγοντα στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή κάθε παράγοντα ικανό να παράσχει πληροφορίες για τις επιδόσεις του σήματος στην αγορά. Ο κατάλογος των σχετικών παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την απόδειξη της φήμης προγενέστερου σήματος (όπως το καλυπτόμενο από το σήμα μερίδιο αγοράς, η ένταση, η γεωγραφική έκταση και η διάρκεια της χρησιμοποιήσεώς του, καθώς και τα ποσά που έχει δαπανήσει η επιχείρηση για την προβολή του) είναι απλώς ενδεικτικός. T-47/06, «Nasdaq» Ο ανακόπτων παρείχε αναλυτικά αποδεικτικά στοιχεία για την ένταση, τη γεωγραφική έκταση και τη διάρκεια της χρησιμοποίησης του σήματός του («NASDAQ»), καθώς και για τα ποσά που είχε δαπανήσει για την προβολή του, από τα οποία προέκυπτε σαφώς ότι το σήμα ήταν γνωστό σε σημαντικό τμήμα του ενδιαφερόμενου κοινού. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η μη προσκόμιση εκ μέρους του αριθμητικών στοιχείων για το μερίδιο της αγοράς που αναλογούσε στο σήμα δεν συνιστούσε παράγοντα αμφισβήτησης της προαναφερθείσας διαπίστωσης (σκέψη 51). Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι ο κατάλογος των παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την απόδειξη της φήμης προγενέστερου σήματος είναι απλώς ενδεικτικός, καθώς απαιτείται η συνεκτίμηση όλων των σχετικών με την υπόθεση αποδεικτικών στοιχείων και, επιπλέον, έκρινε ότι τα υπόλοιπα αναλυτικά και επαληθεύσιμα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε ο ανακόπτων αρκούσαν ήδη από μόνα τους για να αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας η φήμη του σήματος NASDAQ του οποίου ήταν δικαιούχος (σκέψη 52). Επιπλέον, οι συναφείς παράγοντες πρέπει να αξιολογούνται με γνώμονα όχι μόνο τη στοιχειοθέτηση του βαθμού αναγνώρισης του σήματος στο σχετικό κοινό, αλλά και την Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 22

23 απόδειξη του εάν πληρούνται ή όχι οι λοιπές απαιτήσεις περί φήμης, π.χ., εάν η προβαλλόμενη φήμη καλύπτει σημαντικό τμήμα της σχετικής εδαφικής περιοχής ή εάν η φήμη είχε όντως αποκτηθεί ήδη κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσβαλλόμενης αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σήματος ή την ημερομηνία προτεραιότητας. Ο ίδιος ακριβώς έλεγχος διενεργείται προκειμένου να αποδειχθεί εάν το σήμα έχει αποκτήσει ενισχυμένο διακριτικό χαρακτήρα δια της χρήσης του για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, ή εάν το σήμα είναι παγκοίνως γνωστό κατά την έννοια του άρθρου 6 δις της σύμβασης των Παρισίων, καθώς το αντικείμενο της απόδειξης είναι ουσιαστικά το ίδιο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή ο βαθμός στον οποίον είναι γνωστό το σήμα στο ενδιαφερόμενο κοινό, υπό την επιφύλαξη του απαιτούμενου σε κάθε περίπτωση ορίου Αναγνωρισιμότητα σήματος Η δήλωση του Δικαστηρίου ότι «το σήμα δεν απαιτείται να είναι γνωστό σε συγκεκριμένο ποσοστό του κοινού» δεν πρέπει να ερμηνεύεται μεμονωμένα υπό την έννοια ότι τα αριθμητικά στοιχεία περί της αναγνωρισιμότητας του σήματος δεν έχουν καμία σημασία ή ότι πρέπει να τους προσδίδεται μικρότερη αποδεικτική αξία κατά την αξιολόγηση της φήμης. Υποδηλώνει απλώς ότι τα ποσοστά αναγνωρισιμότητας που ορίζονται με αφηρημένο τρόπο δεν είναι ενδεχομένως κατάλληλα για όλες τις περιπτώσεις και ότι, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατό να καθοριστεί εκ των προτέρων ένα καθολικά εφαρμοστέο όριο αναγνώρισης πέραν του οποίου θα θεωρείται ότι ένα σήμα χαίρει φήμης (βλ., κατ αναλογία, απόφαση της 04/05/1999, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-108/97 και C-109/97, «Windsurfing Chiemsee», σκέψη 52 απόφαση της 22/06/1999, C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», σκέψη 24 απόφαση της 16/11/2011, T-500/10, «DORMA», σκέψη 52). Κατά συνέπεια, παρότι δεν αναφέρεται ρητώς από το Δικαστήριο στον κατάλογο των παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της φήμης, ο βαθμός αναγνώρισης του σήματος από το ενδιαφερόμενο κοινό έχει άμεση σχέση και μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμος προκειμένου να εκτιμηθεί εάν το σήμα είναι αρκούντως γνωστό για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, εφόσον βεβαίως η μέθοδος υπολογισμού του είναι αξιόπιστη. Κατά κανόνα, όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό αναγνωρισιμότητας ενός σήματος, τόσο ευκολότερο είναι να γίνει δεκτό ότι χαίρει φήμης. Εντούτοις, εάν δεν υπάρχει σαφές όριο, τα ποσοστά αναγνώρισης θεωρούνται πειστικά μόνο εάν από τα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει υψηλός βαθμός αναγνωρισιμότητας του σήματος τα ποσοστά αναγνωρισιμότητας από μόνα τους δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή. Αντιθέτως, όπως προαναφέρθηκε, η φήμη πρέπει να εκτιμάται συνολικώς, λαμβανομένων υπόψη όλων των παραγόντων που ασκούν επιρροή στην συγκεκριμένη περίπτωση. Όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός αναγνωρισιμότητας του σήματος, τόσο λιγότερα πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία απαιτούνται για την απόδειξη της φήμης και αντιστρόφως. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 23

24 R 0765/2009-1, «BOB THE BUILDER (εικ.)» Από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία προέκυψε ότι το προγενέστερο σήμα έχαιρε ιδιαίτερα μεγάλης φήμης στη Σουηδία για ζελέ, μαρμελάδες, φρούτα κομπόστα, ποτά φρούτων, συμπυκνώματα για την παρασκευή ποτών και χυμών. Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε η εταιρεία TNS Gallup, η αυθόρμητη αναγνωρισιμότητα (απαντήσεις μέσω τηλεφώνου στην ερώτηση «Ποιες μάρκες «αναφέρεται η σχετική ομάδα προϊόντων» έχετε ακουστά ή γνωρίζετε;) του σήματος «BOB» κυμάνθηκε μεταξύ 25 και 71 % αναλόγως των προϊόντων: σάλτσες (κουλί) μήλου, μαρμελάδες, μαρμελάδες εσπεριδοειδών, μη αλκοολούχα ποτά, ποτά φρούτων και χυμοί φρούτων. Η δηλωθείσα αναγνωρισιμότητα (απάντηση σε ερωτηματολόγιο όπου απεικονίζονταν τα προϊόντα που έφεραν το σήμα) κυμάνθηκε μεταξύ 49 και 90 % αναλόγως των προϊόντων. Επιπλέον, το μερίδιο της αγοράς που αναλογούσε στις προαναφερθείσες ομάδες προϊόντων κυμάνθηκε κατά μέσο όρο μεταξύ % για την περίοδο (σκέψη 34). Όταν από τα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι το σήμα χαίρει μικρότερου βαθμού αναγνώρισης, δεν πρέπει να συνάγεται αυτομάτως ότι το σήμα χαίρει φήμης, γεγονός που σημαίνει ουσιαστικά ότι, τις περισσότερες φορές, τα ποσοστά δεν αποτελούν αμάχητα τεκμήρια για την ύπαρξη φήμης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μόνο εάν τα αποδεικτικά στοιχεία περί αναγνωρισιμότητας εκτιμώνται συνδυαστικά με επαρκείς ενδείξεις για τις συνολικές επιδόσεις του σήματος στην αγορά είναι δυνατό να εκτιμηθεί με εύλογη βεβαιότητα κατά πόσο το σήμα είναι γνωστό σε σημαντικό τμήμα του ενδιαφερόμενου κοινού Μερίδιο αγοράς Το μερίδιο της αγοράς που αναλογεί στα προϊόντα τα οποία διατίθενται ή πωλούνται υπό το σήμα και η θέση που το τελευταίο κατέχει στην αγορά συνιστούν πολύτιμες ενδείξεις για την αξιολόγηση της φήμης, καθώς χρησιμεύουν αμφότερα για τον προσδιορισμό του ποσοστού του ενδιαφερόμενου κοινού που αγοράζει πράγματι τα προϊόντα και για τον υπολογισμό της επιτυχίας του σήματος έναντι ανταγωνιστικών προϊόντων. Το μερίδιο της αγοράς ορίζεται ως το ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων που αναλογεί σε μια επωνυμία σε συγκεκριμένο τομέα της αγοράς. Κατά τον προσδιορισμό του οικείου τομέα της αγοράς, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία χρησιμοποιείται το σήμα. Εάν το πεδίο των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών είναι μικρότερο σε σύγκριση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία έχει καταχωριστεί το σήμα, προκύπτει ζήτημα μερικής φήμης, παρόμοιο με την περίπτωση στην οποία το σήμα είναι καταχωρισμένο για ευρύ φάσμα προϊόντων, αλλά έχει αποκτήσει φήμη μόνο για τμήμα αυτών. Αυτό σημαίνει ότι, για τους σκοπούς της εξέτασης, λαμβάνονται υπόψη σε τέτοιες περιπτώσεις μόνο τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία χρησιμοποιείται και έχει αποκτήσει πράγματι φήμη το σήμα. Ως εκ τούτου, ένα ιδιαίτερα μεγάλο μερίδιο αγοράς ή μια ηγετική θέση στην αγορά συνιστούν, κατά κανόνα, ισχυρή ένδειξη φήμης, ιδίως δε σε συνδυασμό με ευλόγως υψηλό βαθμό αναγνωρισιμότητας του σήματος. Αντιστρόφως, ένα μικρό μερίδιο αγοράς συνιστά στις περισσότερες περιπτώσεις ένδειξη απουσίας φήμης, εκτός κι αν υφίστανται άλλοι παράγοντες οι οποίοι αρκούν από μόνοι τους για την απόδειξη του σχετικού ισχυρισμού. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 24

25 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-345/08 και T-357/08, «BOTOCYL», απόφαση επικυρωθείσα με την απόφαση στην υπόθεση C-100/11 P T-08/03, «Emilio Pucci» «[ ] το μέγεθος του μεριδίου αγοράς που κατέχει το BOTOX στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 74,3 % κατά το 2003, και το γεγονός ότι το σήμα είναι γνωστό στο 75 % του εξειδικευμένου κοινού που είναι εξοικειωμένο με τη φαρμακευτική αγωγή για την καταπολέμηση των ρυτίδων, αρκεί προς απόδειξη του ότι το σήμα έχει καταστεί γνωστό σε σημαντικό βαθμό εντός της αγοράς» (σκέψη 76). Το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκρινε ότι η προσφεύγουσα δεν απέδειξε τον ενισχυμένο διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη των προγενέστερων σημάτων του, καθώς οι αποδείξεις που προσκόμισε (διαφημίσεις, επτά επιστολές διευθυντών διαφόρων μέσων μαζικής ενημέρωσης και μια βιντεοκασέτα) δεν περιλάμβαναν στοιχεία αντικειμενικά, επαρκώς τεκμηριωμένα ή επαληθεύσιμα, που να παρέχουν δυνατότητα αξιολογήσεως του μεριδίου της αγοράς που αναλογεί στα σήματα EMIDIO TUCCI στην Ισπανία, της εντάσεως, της γεωγραφικής εκτάσεως και της διάρκειας της χρήσεως των σημάτων αυτών ή του μεγέθους των επενδύσεων στις οποίες έχει προβεί η επιχείρηση για την προώθησή τους (σκέψη 73). Άλλος λόγος για τον οποίον ένα μέτριο μερίδιο αγοράς δεν αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ως προς την απόδειξη της φήμης είναι ότι το ποσοστό του κοινού που γνωρίζει το σήμα ενδέχεται να είναι στην πραγματικότητα πολύ υψηλότερο από τον αριθμό των πραγματικών αγοραστών των επίμαχων προϊόντων. Αυτό ισχύει, π.χ., για προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά κανόνα από περισσότερους από έναν χρήστες (π.χ. οικογενειακά περιοδικά ή εφημερίδες) (απόφαση της 06/07/2012, T-60/10, «ROYAL SHAKESPEARE» σκέψεις 35 και 36 και απόφαση της 10/05/2007, T-47/06, «NASDAQ» σκέψεις 47 και 51) ή για προϊόντα πολυτελείας, τα οποία μπορεί μεν να τα γνωρίζουν πολλοί, όμως λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να τα αγοράσουν (π.χ. μεγάλο ποσοστό ευρωπαίων καταναλωτών γνωρίζει το σήμα «Ferrari» που αφορά αυτοκίνητα, αλλά ελάχιστοι είναι κάτοχοι αυτοκινήτου της συγκεκριμένης μάρκας). Για τον λόγο αυτόν, κατά την αξιολόγηση του μεριδίου αγοράς που προκύπτει από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης αγοράς. R 1659/2011-2, «KENZO» Η επωνυμία «KENZO» είναι συνώνυμη στο μυαλό των ευρωπαίων καταναλωτών με έναν διακεκριμένο προμηθευτή αναγνωρισμένων ειδών μόδας και πολυτελείας στα οποία περιλαμβάνονται αρώματα, καλλυντικά και ενδύματα. Ως ενδιαφερόμενο κοινό θεωρήθηκε, εντούτοις, το ευρύ κοινό (σκέψη 29). Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί το μερίδιο αγοράς του προγενέστερου σήματος, π.χ., όταν δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια το ακριβές μέγεθος της σχετικής αγοράς, λόγω των ιδιαιτεροτήτων των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 25

26 R 0446/2010-1, «TURBOMANIA» Η περιορισμένη παρουσία του προϊόντος στην αγορά δεν αποτέλεσε εμπόδιο προκειμένου να καταστεί το σήμα παγκοίνως γνωστό στο ενδιαφερόμενο κοινό. Από τα αποδεικτικά στοιχεία προέκυψε σαφώς ότι το σήμα εμφανιζόταν αδιαλείπτως σε εξειδικευμένα περιοδικά της αγοράς από τον Δεκέμβριο του 2003 έως τον Μάρτιο του 2007 (ημερομηνία κατά την οποία κατατέθηκε η αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος). Αυτό σήμαινε ότι η προβολή του σήματος του ανακόπτοντος στο κοινό στο οποίο απευθύνονταν τα συγκεκριμένα περιοδικά ήταν διαρκής και σταθερή για μεγάλο χρονικό διάστημα που υπερέβαινε τα τρία χρόνια πριν από την επίμαχη ημερομηνία. Αυτή η έντονη παρουσία στον Τύπο που απευθυνόταν συγκεκριμένα στο ενδιαφερόμενο κοινό ήταν επαρκέστατη προκειμένου να αποδειχθεί ότι το ενδιαφερόμενο κοινό γνώριζε το σήμα (σκέψη 31). Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρήσιμες μπορεί να είναι και άλλες παρεμφερείς ενδείξεις, όπως τα ποσοστά τηλεθέασης, π.χ. στην περίπτωση της προβολής αγώνων ταχύτητας με μηχανοκίνητα οχήματα και άλλων αθλητικών ή πολιτιστικών γεγονότων. T-47/06, «NASDAQ» Ο ανακόπτων υπέβαλε αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προέκυπτε ότι το σήμα «NASDAQ» εμφανιζόταν σχεδόν καθημερινά, σε σχέση με τους δείκτες Nasdaq κυρίως, σε πολλές εφημερίδες και πολλά τηλεοπτικά κανάλια που κυκλοφορούν/εκπέμπουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο ανακόπτων υπέβαλε επίσης αποδεικτικά στοιχεία για τις σημαντικές επενδύσεις που είχε κάνει στον τομέα της διαφημιστική προώθησης. Το Δικαστήριο έκρινε ότι αποδεικνυόταν η φήμη του σήματος, παρά το γεγονός ότι ο ανακόπτων δεν υπέβαλε αριθμητικά στοιχεία σχετικά το μερίδιο αγοράς που του αναλογούσε (σκέψεις 47 έως 52) Ένταση χρήσης Η ένταση χρήσης ενός σήματος μπορεί να αποδειχθεί μέσω του όγκου των πωλήσεων (δηλαδή, του αριθμού των πωληθέντων τεμαχίων) και του κύκλου εργασιών (δηλαδή, της συνολικής αξίας των εν λόγω πωλήσεων) που έχει επιτύχει ο ανακόπτων για τα προϊόντα που φέρουν το συγκεκριμένο σήμα. Κατά κανόνα, τα σχετικά αριθμητικά στοιχεία αντιστοιχούν στις πωλήσεις ενός έτους, υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείται διαφορετική μονάδα χρόνου. R 2100/2010-1, «SEXIALIS» Από τα προσκομισθέντα έγγραφα (άρθρα στον Τύπο, αριθμητικά στοιχεία για τις πωλήσεις, έρευνες) προέκυψε ότι το προγενέστερο σήμα «CIALIS» χρησιμοποιείτο εντατικά πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σήματος, ότι τα προϊόντα που έφεραν το σήμα «CIALIS» διατίθεντο στις αγορές αρκετών κρατών μελών όπου συγκαταλέγονταν σταθερά μεταξύ των ηγετικών επωνυμιών του κλάδου, και ότι έχαιραν υψηλού βαθμού αναγνώρισης σε σύγκριση με το ηγετικό σήμα της αγοράς «VIAGRA». Το μεγάλο και διαρκώς αυξανόμενο μέγεθος του μεριδίου αγοράς και των πωλήσεων αποδείκνυαν επίσης «την ευρεία διάδοση του σήματος «CIALIS» (σκέψη 55). Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 26

27 Κατά την αξιολόγηση της σημασίας συγκεκριμένου κύκλου εργασιών ή όγκου πωλήσεων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της σχετικής αγοράς από πλευράς πληθυσμού, καθώς από αυτό προκύπτει ο αριθμός των δυνητικών αγοραστών των εξεταζόμενων προϊόντων. Η σχετική αξία του ίδιου αριθμού πωλήσεων θα είναι πολύ μεγαλύτερη, π.χ., στο Λουξεμβούργο από ό,τι στη Γερμανία. Επιπλέον, το κατά πόσο ένας όγκος πωλήσεων ή κύκλος εργασιών είναι σημαντικός εξαρτάται από το είδος των οικείων προϊόντων. Πιο εύκολα επιτυγχάνεται, π.χ., υψηλός όγκος πωλήσεων για καθημερινά προϊόντα μαζικής κατανάλωσης παρά για προϊόντα πολυτελείας ή για διαρκή καταναλωτικά αγαθά που αγοράζονται σπάνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στην πρώτη περίπτωση έρχονται σε επαφή με το σήμα περισσότεροι καταναλωτές, καθώς είναι πιθανό το ίδιο άτομο να αγοράσει το ίδιο προϊόν πάνω από μία φορές. Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι, για τον καθορισμό της σημασίας συγκεκριμένου όγκου πωλήσεων ή κύκλου εργασιών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το είδος, η αξία και η διάρκεια χρήσης των εξεταζόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Τα αριθμητικά στοιχεία για τον κύκλο εργασιών και τις πωλήσεις χρησιμεύουν περισσότερο ως έμμεσες ενδείξεις οι οποίες πρέπει να αξιολογούνται σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία, και όχι ως άμεση απόδειξη της φήμης. Ειδικότερα, οι ενδείξεις αυτές μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες ως συμπληρωματικά στοιχεία των πληροφοριών που προκύπτουν από τα ποσοστά σχετικά με το μερίδιο της αγοράς και την αναγνωρισιμότητα, καθώς συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας πιο ρεαλιστικής εικόνας της αγοράς. Πίσω από ένα όχι και τόσο εντυπωσιακό μερίδιο αγοράς ενδέχεται, π.χ., να κρύβεται ένας ιδιαίτερα υψηλός όγκος πωλήσεων, γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο για την αξιολόγηση της φήμης στην περίπτωση ανταγωνιστικών αγορών, όπου είναι, κατά κανόνα, δυσκολότερο για μια επωνυμία να κατέχει σημαντικό ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων. Αντίθετα, όταν δεν προσκομίζεται χωριστά το μερίδιο αγοράς των προϊόντων για τα οποία χρησιμοποιείται το σήμα, δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί εάν ένας συγκεκριμένος κύκλος εργασιών αντιστοιχεί σε σημαντική παρουσία στην αγορά ή όχι, εκτός κι αν ο ανακόπτων υποβάλει επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει το συνολικό μέγεθος της σχετικής αγοράς από οικονομικής άποψης, έτσι ώστε να μπορεί να συναχθεί το ποσοστό του επί αυτής. R 1054/2007-4, «mandarino» (εικ.) Η φήμη δεν αποδείχθηκε επαρκώς, κατά κύριο λόγο διότι σε κανένα από τα προσκομισθέντα έγγραφα δεν γινόταν αναφορά στην αναγνώριση του προγενέστερου σήματος από τους ενδιαφερόμενους τελικούς καταναλωτές. Ούτε υποβλήθηκαν αποδεικτικά στοιχεία για το μερίδιο αγοράς που αναλογούσε στα προϊόντα του ανακόπτοντος. Οι πληροφορίες περί του μεριδίου αγοράς είναι ιδιαίτερα σημαντικές στον τομέα όπου δραστηριοποιείτο ως επί το πλείστον ο ανακόπτων (τσάντες, είδη ταξιδίου, αξεσουάρ και ενδύματα), ο οποίος είναι «αρκούντως εξατομικευμένος και ανταγωνιστικός τομέας», δεδομένου επιπροσθέτως ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων δραστηριοποιούνται πολλοί διαφορετικοί ανταγωνιστές και σχεδιαστές (σκέψεις 59 έως 61). Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποτιμάται η σημασία των αριθμητικών στοιχείων σχετικά με τον κύκλο εργασιών ή τον όγκο των πωλήσεων, καθώς συνιστούν αμφότερα σημαντικές ενδείξεις του αριθμού των καταναλωτών που αναμένεται να έχουν αντικρίσει το σήμα. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ένας Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 27

28 υψηλός κύκλος εργασιών ή όγκος πωλήσεων να είναι, σε κάποιες περιπτώσεις, καθοριστικής σημασίας για την απόδειξη της φήμης, είτε μόνος του, είτε σε συνδυασμό με ελάχιστα άλλα αποδεικτικά στοιχεία. R 0445/2010-1, «FLATZ» R 1466/ και R1565/2008-2, «COMMERZBANK ARENA» Για λόγους ανωτέρας βίας, το προγενέστερο σήμα δεν κατέστη μεν δυνατό να γίνει παγκοίνως γνωστό με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή μέσω της πώλησης του προϊόντος, παρόλα αυτά κατέστη παγκοίνως γνωστό ως αποτέλεσμα ενεργειών προώθησης, μέσω της εκτεταμένης, διαρκούς και σταθερής προβολής του στον εξειδικευμένο Τύπο και σε εκθέσεις του κλάδου, κάνοντας έτσι γνωστή την παρουσία του ουσιαστικά και στα τρία οικεία τμήματα του κοινού. Η περιορισμένη παρουσία του προϊόντος στην αγορά δεν αποτέλεσε εμπόδιο προκειμένου να καταστεί το σήμα παγκοίνως γνωστό στο ενδιαφερόμενο κοινό το οποίο, κατά την κρίσιμη ημερομηνία, γνώριζε ότι το FLATZ ήταν το σήμα το οποίο χρησιμοποιούσε ο ανακόπτων ως προσδιοριστικό των ηλεκτρονικών μηχανών μπίνγκο που διέθετε στην αγορά (σκέψεις 41, 42, 50, 51). Η μη προσκόμιση αριθμητικών στοιχείων σχετικά με το μερίδιο αγοράς που αναλογούσε στο σήμα «ARENA» στις επίμαχες χώρες δεν ήταν ικανή να αποτελέσει αφ εαυτή παράγοντα αμφισβήτησης της διαπίστωσης της ύπαρξης φήμης. Κατά πρώτον, ο κατάλογος των παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την απόδειξη της φήμης προγενέστερου σήματος είναι απλώς ενδεικτικός, καθώς απαιτείται η συνεκτίμηση όλων των σχετικών με την υπόθεση αποδεικτικών στοιχείων και, κατά δεύτερον, τα υπόλοιπα αναλυτικά και επαληθεύσιμα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε ο ανακόπτων αρκούσαν ήδη αφ εαυτά για να αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ο σημαντικός βαθμός αναγνώρισης του οποίου έχαιρε το σήμα «ARENA» στο ενδιαφερόμενο κοινό (σκέψη 59). Εντούτοις, καθώς η πρακτική αυτή ενδέχεται να παρεκκλίνει από τον κανόνα που προβλέπει ότι η αξιολόγηση της φήμης πρέπει να προκύπτει από τη σφαιρική εκτίμηση όλων των παραγόντων που ασκούν επιρροή στη συγκεκριμένη περίπτωση, η διαπίστωση της φήμης που βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε τέτοιου είδους αριθμητικά στοιχεία πρέπει κατά κανόνα να αποφεύγεται, ή τουλάχιστον να εφαρμόζεται κατ εξαίρεση μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες αιτιολογείται πράγματι η σχετική διαπίστωση Γεωγραφική έκταση χρήσης Οι ενδείξεις σχετικά με την εδαφική έκταση χρήσης του σήματος είναι κατά κύριο λόγο χρήσιμες προκειμένου να προσδιορίζεται εάν η προβαλλόμενη φήμη είναι αρκούντως διαδεδομένη ώστε να καλύπτει σημαντικό τμήμα της σχετικής εδαφικής περιοχής, κατά την έννοια της παραγράφου 3.1 ανωτέρω. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αξιολόγησης, λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού στις επίμαχες περιοχές, καθώς το κρίσιμο κριτήριο είναι το ποσοστό των καταναλωτών που γνωρίζουν το σήμα, και όχι το μέγεθος αυτής καθαυτής της γεωγραφικής περιοχής. Ομοίως, σημαντική είναι η αναγνώριση του σήματος από το κοινό και όχι η διαθεσιμότητα προϊόντων ή υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, ένα σήμα μπορεί να έχει διαδεδομένη, από εδαφικής σκοπιάς, φήμη μέσω διαφημιστικών ενεργειών, προώθησης, αναφορών στα ΜΜΕ, κ.λπ. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 28

29 Σε γενικές γραμμές, όσο πιο διαδεδομένη είναι η χρήση του σήματος, τόσο ευκολότερα συνάγεται το συμπέρασμα ότι το σήμα πληροί το απαιτούμενο όριο, ενώ υπέρ της ύπαρξης φήμης συνηγορεί κάθε ένδειξη από την οποία προκύπτει χρήση του σήματος σε έκταση μεγαλύτερη από σημαντικό τμήμα της οικείας εδαφικής περιοχής. Αντιστρόφως, η ιδιαίτερα περιορισμένη χρήση στην οικεία εδαφική περιοχή συνιστά ισχυρή ένδειξη απουσίας φήμης, όταν π.χ. το συντριπτικό ποσοστό των προϊόντων εξάγονται από τον τόπο παραγωγής τους κατευθείαν σε τρίτες χώρες μέσα σε σφραγισμένα εμπορευματοκιβώτια. R 0966/2010-1, «ERT (εικ.)» Εάν το προγενέστερο σήμα ήταν πράγματι παγκοίνως γνωστό στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ για ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και περιοδικά, θα ήταν εύκολο για τον ανακόπτοντα να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό «απήχησης του σήματος» πριν από το 2008 που κατατέθηκε η αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος. Τα προσκομισθέντα αριθμητικά στοιχεία για τις πωλήσεις του περιοδικού δεν κάλυπταν την κρίσιμη χρονική περίοδο. Από τα υποβληθέντα έγγραφα δεν προέκυπτε καμία ένδειξη για τον βαθμό στον οποίον το σήμα ήταν γνωστό στο κοινό (σκέψεις 16, 18). Εντούτοις, τα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει πραγματική χρήση του σήματος στη σχετική εδαφική περιοχή δεν πρέπει να θεωρούνται ως αναγκαία προϋπόθεση για την απόκτηση φήμης, καθώς μεγαλύτερη σημασία έχει η γνώση του σήματος αφ' εαυτή και όχι ο τρόπος απόκτησής της. Η γνώση του σήματος μπορεί να έχει προκύψει, π.χ., από την εντατική διαφημιστική προβολή ενός νέου προϊόντος πριν από την κυκλοφορία του ή, στην περίπτωση πραγματοποίησης μεγάλου ποσοστού αγορών σε διασυνοριακό επίπεδο, μπορεί να οφείλεται στη σημαντική διαφορά της τιμής του προϊόντος στις αντίστοιχες αγορές, ένα φαινόμενο που καλείται συχνά «γεωγραφική εξάπλωση» της φήμης από μία εδαφική περιοχή σε άλλη. Πάντως, όταν διατυπώνονται ισχυρισμοί περί της ύπαρξης τέτοιων περιστάσεων, πρέπει να αποδεικνύονται από τα αντίστοιχα προσκομισθέντα στοιχεία. Δεν μπορεί να υποτεθεί, π.χ., απλώς και μόνο λόγω της αρχής της ελευθερίας των συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά του κράτους μέλους Χ έχουν επίσης σημαντική παρουσία στην αγορά του κράτους μέλους Ψ Διάρκεια χρήσης Οι ενδείξεις σχετικά με τη διάρκεια χρήσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμες προκειμένου να προσδιορίζεται η μακροβιότητα του σήματος. Όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα χρησιμοποίησης του σήματος στην αγορά, τόσο μεγαλύτερος θα είναι και ο αριθμός των καταναλωτών που ενδεχομένως το έχουν συναντήσει, και τόσο πιθανότερο είναι οι καταναλωτές να έχουν συναντήσει το σήμα πάνω από μία φορά. Η παρουσία ενός σήματος στην αγορά για 45, 50 ή 100 και πλέον χρόνια θεωρείται, π.χ., ως ισχυρή ένδειξη φήμης. R 1466/ και R 1565/2008-2, «COMMERZBANK ARENA» Από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία προέκυπτε ότι η επωνυμία «ARENA» είχε ιδιαίτερα εντυπωσιακή διάρκεια χρήσης (πάνω από 30 χρόνια) καθώς και γεωγραφική έκταση χρήσης (πάνω από 75 χώρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των επίμαχων κρατών μελών) (σκέψη 55). Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 29

30 T-369/10, «BEATLE» Το συγκρότημα των Μπιτλς (Beatles) θεωρήθηκε ότι έχαιρε εξαιρετικής φήμης για περισσότερα από 40 χρόνια (σκέψη 36). Η διάρκεια χρήσης του σήματος δεν πρέπει να συνάγεται απλώς βάσει της χρονικής διάρκειας καταχώρισής του. Η καταχώριση και η χρήση δεν συμπίπτουν κατ ανάγκη, καθώς η πραγματική χρήση του σήματος μπορεί να έχει ξεκινήσει είτε πριν είτε μετά την κατάθεση της σχετικής αίτησης καταχώρισης. Ως εκ τούτου, όταν ο ανακόπτων επικαλείται πραγματική χρήση του σήματος, η οποία υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια καταχώρισής του, οφείλει να αποδεικνύει ότι η εν λόγω χρήση ξεκίνησε πράγματι προτού καταθέσει τη σχετική αίτηση καταχώρισης. Πάντως, μια μεγάλη περίοδος καταχώρισης μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να συνιστά έμμεση ένδειξη μακρόχρονης παρουσίας στην αγορά, καθώς δεν συνηθίζεται να διατηρεί ένας δικαιούχος καταχωρισμένο σήμα για πολλές δεκαετίες χωρίς οικονομικό όφελος. Ο καθοριστικός παράγοντας είναι, εν τέλει, εάν το προγενέστερο σήμα είχε αποκτήσει φήμη κατά τη χρονική στιγμή κατάθεσης της προσβαλλόμενης αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σήματος. Το κατά πόσο η εν λόγω φήμη υφίστατο και πριν από την κατάθεση της προσβαλλόμενης αίτησης δεν έχει καμία απολύτως σημασία από νομικής άποψης. Ως εκ τούτου, τυχόν αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει συνεχής χρήση μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης του σήματος συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης φήμης. Αντιθέτως, εάν η χρήση του σήματος ανεστάλη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ή εάν το χρονικό διάστημα που παρήλθε μεταξύ των πιο πρόσφατων αποδεικτικών στοιχείων χρήσης και της κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σήματος είναι πολύ μεγάλο, τότε καθίσταται δυσκολότερο να συναχθεί ότι η φήμη του σήματος επιβίωσε της διακοπής χρήσης, ή ότι υφίστατο μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης (βλ. παράγραφο ανωτέρω) Δραστηριότητες προώθησης Η φύση και η έκταση των δραστηριοτήτων προώθησης στις οποίες προέβη ο ανακόπτων συνιστούν χρήσιμες ενδείξεις στο πλαίσιο της αξιολόγησης της φήμης του σήματος, στον βαθμό που οι δραστηριότητες αυτές είχαν ως σκοπό την ανάπτυξη εμπορικής ταυτότητας και τη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας του σήματος στο κοινό. Επομένως, τυχόν μακροχρόνια, εντατική και εκτεταμένη εκστρατεία προώθησης μπορεί να συνιστά ισχυρή ένδειξη ότι το σήμα απέκτησε φήμη μεταξύ των δυνητικών ή πραγματικών αγοραστών των επίμαχων προϊόντων, και ότι τα τελευταία έγιναν γνωστά και πέραν του κύκλου των καταναλωτών που πράγματι τα αγοράζουν. C-100/11 P, «BOTOCYL» Τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προέκυπτε η προβολή του «BOTOX» στην αγγλική γλώσσα, τόσο σε επιστημονικά περιοδικά όσο και στον απευθυνόμενο στο ευρύ κοινό Τύπο ήταν επαρκή για να διαπιστωθεί η φήμη του σήματος τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους επαγγελματίες του χώρου της υγείας (σκέψεις 65 και 66). Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 30

31 R 0445/2010-1, «FLATZ» R 1659/2011-2, «KENZO» και R 1364/2012-2, «KENZO» Για λόγους ανωτέρας βίας, το προγενέστερο σήμα δεν κατέστη μεν δυνατό να γίνει παγκοίνως γνωστό με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή μέσω της πώλησης του προϊόντος, παρόλα αυτά κατέστη παγκοίνως γνωστό ως αποτέλεσμα ενεργειών προώθησης, μέσω της εκτεταμένης, διαρκούς και σταθερής προβολής του στον εξειδικευμένο Τύπο και σε εκθέσεις του κλάδου, κάνοντας έτσι γνωστή την παρουσία του ουσιαστικά και στα τρία οικεία τμήματα του κοινού. Η περιορισμένη παρουσία του προϊόντος στην αγορά δεν αποτέλεσε εμπόδιο προκειμένου να καταστεί το σήμα παγκοίνως γνωστό στο ενδιαφερόμενο κοινό το οποίο, κατά την επίμαχη ημερομηνία, γνώριζε ότι το FLATZ ήταν το σήμα το οποίο χρησιμοποιούσε ο ανακόπτων ως προσδιοριστικό των ηλεκτρονικών μηχανών μπίνγκο που διέθετε στην αγορά (σκέψεις 41, 42, 50, 51). Τα προϊόντα του ανακόπτοντος διαφημίζονται και αποτελούν αντικείμενο δημοσιευμάτων σε πολλά γνωστά περιοδικά για τη μόδα και τον σύγχρονο τρόπο ζωής ανά τον κόσμο, καθώς και σε κάποια από τα γνωστότερα περιοδικά για τον σύγχρονο τρόπο ζωής που κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Η φήμη του «KENZO» για τα εν λόγω προϊόντα επιβεβαιώνεται και από τη νομολογία. Στα προϊόντα σε σχέση με τα οποία το προγενέστερο σήμα χαίρει φήμης συγκαταλέγονται καλλυντικά, αρώματα και ενδύματα. Λόγω της μεγάλης φήμης του, το προγενέστερο σήμα «KENZO» χαίρει «αδιαμφισβήτητης γοητείας» η οποία περιβάλλει σχεδόν κάθε προϊόν πολυτελείας (σκέψη 33). Η φήμη επιβεβαιώθηκε και σε μεταγενέστερη υπόθεση (σκέψη 33). Παρότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ένα σήμα να έχει αποκτήσει φήμη πριν από την πραγματική χρήση του, οι δραστηριότητες προώθησης αρκούν από μόνες τους προκειμένου να αποδειχθεί ότι το προγενέστερο σήμα είχε πράγματι αποκτήσει φήμη (βλ. παράγραφο ανωτέρω). Δεν είναι εύκολο, π.χ., να αποδείξει ο ανακόπτων ότι το σήμα ήταν γνωστό σε σημαντικό τμήμα του κοινού βασιζόμενος αποκλειστικά στις ενέργειες προώθησης ή διαφήμισης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ενόψει της κυκλοφορίας ενός νέου προϊόντος, καθώς ο πραγματικός αντίκτυπος της δημοσιότητας στην αντίληψη του κοινού είναι δύσκολο να υπολογιστεί χωρίς αναφορά σε πραγματικά στοιχεία πωλήσεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το μόνο αποδεικτικό μέσο που έχει στη διάθεσή του ο ανακόπτων είναι οι δημοσκοπήσεις και οι συναφείς έρευνες, η αποδεικτική αξία των οποίων μπορεί να διαφέρει αναλόγως της αξιοπιστίας της χρησιμοποιούμενης μεθόδου, του μεγέθους του στατιστικού δείγματος, κ.λπ. (για την αποδεικτική αξία των δημοσκοπήσεων, βλ. παράγραφο ακολούθως). Ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων προώθησης του ανακόπτοντος μπορεί να αποδειχθεί είτε άμεσα, μέσω αναφοράς στο ύψος των δαπανών προώθησης, είτε έμμεσα, μέσω της εξαγωγής συμπερασμάτων από τη φύση της στρατηγικής προώθησης που ακολούθησε ο ανακόπτων και από το είδος του μέσου που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφήμιση του σήματος. Πρέπει, π.χ., να δίδεται μεγαλύτερη βαρύτητα στη διαφήμιση ενός σήματος σε τηλεοπτικό δίκτυο εθνικής εμβέλειας ή σε γνωστό περιοδικό παρά σε μια εκστρατεία προώθησης που υλοποιήθηκε σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο μόνο, ιδίως δε εάν συνδυάζεται με υψηλά ποσοστά τηλεθέασης/αναγνωσιμότητας ή με υψηλά ποσοστά κυκλοφορίας. Ομοίως, η χορηγία σημαντικών αθλητικών ή πολιτιστικών γεγονότων μπορεί να συνιστά πρόσθετη ένδειξη εντατικής προώθησης, καθώς τέτοιου είδους ενέργειες προϋποθέτουν κατά κανόνα σημαντικές επενδύσεις. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 31

32 R 1673/2008-2, «FIESTA» Από τις διάφορες διαφημιστικές εκστρατείες του Ferrero στην ιταλική τηλεόραση (μεταξύ άλλων, και στο εθνικό ραδιοτηλεοπτικό κανάλι Rai) προέκυπτε σαφώς ότι το προγενέστερο σήμα έτυχε ευρείας προβολής στους τηλεθεατές κατά την περίοδο Όπως φάνηκε, πολλά από τα σχετικά διαφημιστικά σποτ μεταδίδονταν σε ώρες υψηλής τηλεθέασης (π.χ. κατά τη διάρκεια της κάλυψης του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1) (σκέψη 41). Επιπλέον, τα περιεχόμενα της διαφημιστικής στρατηγικής που έχει επιλέξει να εφαρμόσει ο ανακόπτων μπορούν να φανούν χρήσιμα καθώς αποκαλύπτουν το είδος της εικόνας που προσπαθεί να δημιουργήσει ο τελευταίος σε σχέση με την εμπορική επωνυμία του. Το στοιχείο αυτό ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά την αξιολόγηση της πιθανότητας πρόκλησης βλάβης σε συγκεκριμένη εικόνα ή της πιθανότητας προσπορισμού αθέμιτου οφέλους από συγκεκριμένη εικόνα την οποία ισχυρίζεται ο ανακόπτων ότι προβάλλει το σήμα, καθώς η ύπαρξη και τα περιεχόμενα της εν λόγω εικόνας πρέπει να προκύπτουν απολύτως ξεκάθαρα από τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζει ο ανακόπτων (βλ. παράγραφο 3.4 ακολούθως). T-332/10, «VIAGUARA» («VIAGRA») R 0306/2010-4, «CARRERA» (έχει ασκηθεί προσφυγή - υπόθεση T-0173/11) Το Γενικό Δικαστήριο απεφάνθη, σχετικά με τη φύση των εξεταζόμενων προϊόντων, ότι το τμήμα προσφυγών ορθώς έκρινε ότι οι αφροδισιακές και διεγερτικές ιδιότητες τις οποίες ισχυρίζονταν ότι διέθεταν για εμπορικούς σκοπούς τα μη αλκοολούχα ποτά που ενέπιπταν στην κλάση 32 συνέπιπταν με τις θεραπευτικές ενδείξεις των προϊόντων που καλύπτονταν από το προγενέστερο σήμα ή τουλάχιστον με την εικόνα της ευχαρίστησης, του σφρίγους, της δύναμης και της νεότητας που αυτό προέβαλλε (σκέψη 66). Το σήμα του ανακόπτοντος δεν είναι απλώς γνωστό αφ εαυτού. Επιπλέον, λόγω του υψηλού κόστους των σπορ αυτοκινήτων και των σημαντικών δαπανών του ανακόπτοντος για διαφημιστική προώθηση, αλλά και λόγω των επιτυχιών του στους αγώνες ταχύτητας, το κοινό συνδέει το σήμα με μια εικόνα πολυτέλειας, υψηλής τεχνολογίας και υψηλών επιδόσεων (σκέψη 31) Άλλοι σχετικοί παράγοντες Το Δικαστήριο κατέστησε σαφές ότι ο προαναφερθείς κατάλογος σχετικών παραγόντων είναι απλώς ενδεικτικός και υπογράμμισε ότι, κατά την εξέταση της φήμης του προγενέστερου σήματος, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα ασκούντα επιρροή στοιχεία (απόφαση της 14/09/1999, C-375/97, «General Motors», σκέψη 27). Στη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με τον ενισχυμένο διακριτικό χαρακτήρα δια της χρήσης του σήματος ή στις συστάσεις του ΠΟΔΙ για την προστασία παγκοίνως γνωστών σημάτων περιέχονται και άλλοι τέτοιοι σχετικοί παράγοντες. Επομένως, αναλόγως της συνάφειάς τους σε κάθε περίπτωση, στον προαναφερθέντα κατάλογο παραγόντων μπορούν να προστεθούν οι ακόλουθοι: αποτελεσματικότητα άσκησης δικαιωμάτων επί του σήματος πλήθος καταχωρίσεων πιστοποιήσεις και βραβεία αξία που συνδέεται με το σήμα. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 32

33 Αποτελεσματικότητα άσκησης δικαιωμάτων επί του σήματος Η αποτελεσματικότητα άσκησης δικαιωμάτων επί του σήματος έναντι ανόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών είναι σημαντική διότι καταδεικνύει, τουλάχιστον σε σχέση με άλλους εμπόρους, ότι υφίσταται αποδοχή ως προς την προστασία από ανόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν επιτυχείς εξωδικαστικές διευθετήσεις καταγγελιών, όπως αποδοχή αιτημάτων παύσης της παράβασης και αποχής από αυτήν, συμφωνίες οριοθέτησης σε υποθέσεις σημάτων, κ.λπ. Επιπλέον, σημαντική ένδειξη ότι το σήμα χαίρει φήμης στη σχετική εδαφική περιοχή συνιστούν τα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η φήμη του σήματος του ανακόπτοντος έχει αναγνωριστεί και προστατευθεί επανειλημμένως από παραβιάσεις με αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών αρχών, ιδίως δε όταν οι αποφάσεις αυτές είναι πρόσφατες. Εάν δε ο αριθμός των αποφάσεων αυτών είναι μεγάλος, η ένδειξη είναι ακόμη ισχυρότερη (βλ. παράγραφο ακολούθως σχετικά με την αποδεικτική αξία των αποφάσεων). Ο εν λόγω παράγοντας αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο 5) των συστάσεων του ΠΟΔΙ. Πλήθος καταχωρίσεων Χρήσιμη ένδειξη συνιστούν επιπλέον το πλήθος και η διάρκεια ισχύος των καταχωρίσεων και των αιτήσεων καταχώρισης ενός σήματος στην Ευρώπη ή στον κόσμο. Σημειώνεται, πάντως, ότι τα δύο αυτά στοιχεία δεν συνιστούν από μόνα τους ισχυρή ένδειξη του βαθμού αναγνώρισης του σήματος από το ενδιαφερόμενο κοινό. Το γεγονός ότι ο ανακόπτων διαθέτει πολλές καταχωρίσεις σήματος και σε πολλές κλάσεις συνιστά πιθανώς έμμεση ένδειξη διεθνούς κυκλοφορίας της επωνυμίας, αλλά δεν συνιστά από μόνο του ως αμάχητη τεκμήριο περί της φήμης. Ο συγκεκριμένος παράγοντας αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο 4) των συστάσεων του ΠΟΔΙ, όπου καθίσταται σαφής η προϋπόθεση της πραγματικής χρήσης του σήματος: συναφείς είναι η διάρκεια και η γεωγραφική έκταση της ισχύος κάθε καταχώρισης ή/και κάθε αίτησης καταχώρισης του σήματος, «καθ ο μέρος αποτελούν ένδειξη της χρησιμοποίησης ή της αναγνωρισιμότητας του σήματος». Πιστοποιήσεις και βραβεία Πιστοποιήσεις, βραβεία και άλλα συναφή μέσα δημόσιας αναγνώρισης παρέχουν μεν συνήθως πληροφορίες για το ιστορικό του σήματος ή αποκαλύπτουν ορισμένες ποιοτικές πτυχές των προϊόντων του ανακόπτοντος, αλλά δεν επαρκούν, κατά κανόνα, από μόνα τους για τη στοιχειοθέτηση της φήμης του σήματος. Χρησιμεύουν, επομένως, περισσότερο ως έμμεσες ενδείξεις. Το γεγονός, π.χ., ότι ο ανακόπτων διαθέτει εδώ και πολλά χρόνια βασιλική εντολή η οποία τον καθιστά επίσημο προμηθευτή της βασιλικής αυλής μπορεί να αποδεικνύει μεν ότι το σήμα που επικαλείται είναι πράγματι επωνυμία με μακρά παράδοση, αλλά δεν παρέχει άμεσες ενδείξεις σχετικά με την αναγνωρισιμότητά του. Εντούτοις, εάν η πιστοποίηση αφορά πραγματικά περιστατικά που συνδέονται με τις επιδόσεις του σήματος, τότε συνιστά σαφώς ισχυρότερη ένδειξη. Ο παράγοντας αυτός αναφέρεται από το Δικαστήριο στις υποθέσεις «Lloyd Schuhfabrik Meyer» και «Windsurfing Chiemsee» σε σχέση με την αξιολόγηση του ενισχυμένου διακριτικού χαρακτήρα δια της χρήσης του σήματος. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 33

34 R 1637/2011-5, «APART» Από τα πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε ο προσφεύγων και αποδέχθηκε το τμήμα προσφυγών προέκυψε ότι, κατά την περίοδο , το προγενέστερο σήμα καταλάμβανε σταθερά υψηλή θέση μεταξύ των διαφόρων επωνυμιών και αποσπούσε επανειλημμένως βραβεία στο πλαίσιο ερευνών που διεξάγονταν από εξειδικευμένες εταιρείες στην Πολωνία (σκέψη 30). Το τμήμα προσφυγών έκρινε επομένως ότι ο προσφεύγων απέδειξε μεν επιτυχώς τη φήμη της οποίας έχαιρε το σήμα του στην Πολωνία για κοσμήματα, αλλά δεν μπόρεσε να αποδείξει τη φήμη του σήματός του για τα άλλα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονταν από τα προγενέστερα σημεία του. Αξία που συνδέεται με το σήμα Το γεγονός ότι ένα σήμα έχει ζήτηση από τρίτες εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να το αναπαραγάγουν στα προϊόντα τους, είτε σήμα καθεαυτό, είτε απλώς ως διακοσμητικό στοιχείο, συνιστά ισχυρή ένδειξη ότι το σήμα χαίρει υψηλής ελκυστικότητας και σημαντικής οικονομικής αξίας. Ως εκ τούτου, η έκταση στην οποία το σήμα αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης μέσω παραχώρησης άδειας χρήσης, εμπορικής ανάδειξης (merchandising) ή χορηγίας, καθώς και η σημασία των εν λόγω συμφωνιών, συνιστούν χρήσιμες ενδείξεις για την αξιολόγηση της φήμης. Ο εν λόγω παράγοντας αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο 6) των συστάσεων του ΠΟΔΙ Απόδειξη φήμης Μέτρο απόδειξης Τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζει ο ανακόπτων πρέπει να επιτρέπουν στο Γραφείο να προβεί στη θετική διαπίστωση ότι το προγενέστερο σήμα έχει αποκτήσει φήμη στη σχετική εδαφική περιοχή. Η διατύπωση του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και του κανόνα 19 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα είναι ιδιαίτερα σαφής ως προς το συγκεκριμένο θέμα: το προγενέστερο σήμα δικαιούται διευρυμένης προστασίας μόνο εφόσον «χαίρει φήμης». Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι σαφή και πειστικά, υπό την έννοια ότι ο ανακόπτων οφείλει να παρουσιάσει με σαφήνεια όλα τα αναγκαία πραγματικά περιστατικά προκειμένου να εξαχθεί με ασφάλεια το συμπέρασμα ότι το σήμα είναι γνωστό σε σημαντικό τμήμα του κοινού. Η φήμη του προγενέστερου σήματος πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο επαρκούς, κατά την κρίση του Γραφείου, απόδειξης και όχι απλή παραδοχή Βάρος απόδειξης Σύμφωνα με τη δεύτερη περίοδο του άρθρου 76 παράγραφος 1 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, η εξέταση εκ μέρους του Γραφείου στις κατ αντιμωλία διαδικασίες περιορίζεται στα πραγματικά περιστατικά, στις αποδείξεις και στα επιχειρήματα που προβάλλουν τα μέρη. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι κατά την αξιολόγηση της φήμης της οποίας χαίρει το προγενέστερο σήμα, το Γραφείο δύναται να μην λάβει υπόψη πραγματικά περιστατικά τα οποία γνωρίζει ενδεχομένως λόγω της δικής του γνώσης της αγοράς και να μην διεξαγάγει αυτεπάγγελτη έρευνα, αλλά να βασίσει τα Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 34

35 πορίσματά του αποκλειστικά στις πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλει ο ανακόπτων. Εξαιρέσεις στον εν λόγω κανόνα ισχύουν όταν συγκεκριμένα γεγονότα είναι σε τέτοιο βαθμό αποδεδειγμένα που θεωρούνται ευρέως γνωστά και, ως εκ τούτου, τεκμαίρεται ότι τα γνωρίζει το Γραφείο (π.χ. το γεγονός ότι μια δεδομένη χώρα έχει συγκεκριμένο αριθμό καταναλωτών ή το γεγονός ότι τα τρόφιμα απευθύνονται στο ευρύ κοινό). Ωστόσο, το κατά πόσο ένα σήμα πληροί το όριο φήμης που ορίζει το Δικαστήριο στην υπόθεση General Motors δεν συνιστά αφ εαυτού αμιγώς πραγματικό ζήτημα, καθώς προϋποθέτει τη νομική αξιολόγηση διαφόρων πραγματικών ενδείξεων. Επομένως, ως εμπίπτουσα σε αυτήν την κατηγορία, η φήμη του προγενέστερου σήματος δεν δύναται απλώς να ληφθεί ως πασίγνωστο γεγονός. T-185/02, «PICARO» (απόφαση επικυρωθείσα με την απόφαση στην υπόθεση C-361/11 P) R 1472/2007-2, «El Polo» Το τμήμα προσφυγών δύναται να λάβει υπόψη του, πέραν των γεγονότων που ρητώς προέβαλαν τα μέρη, παγκοίνως γνωστά πραγματικά περιστατικά, ήτοι περιστατικά τα οποία μπορούν να γίνουν γνωστά στον οποιοδήποτε ή μπορούν να γίνουν γνωστά από γενικώς προσιτές πηγές. «Συγκεκριμένα, πρέπει να ληφθεί υπόψη, κατ αρχάς, ότι ο κανόνας δικαίου του άρθρου 76 παράγραφος 1, in fine, του κανονισμού 40/94 συνιστά εξαίρεση στην αρχή της αυτεπάγγελτης εξέτασης των πραγματικών περιστατικών, την οποία καθιερώνει in limine η ίδια αυτή διάταξη. Επομένως, στην εξαίρεση αυτή πρέπει να δοθεί στενή ερμηνεία που να ορίζει το περιεχόμενό της κατά τρόπον ώστε να μη σημειώνεται υπέρβαση του μέτρου που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της» (σκέψεις 29 έως 32). Είναι πασίγνωστο ότι το προγενέστερο σήμα είναι πράγματι διάσημη επωνυμία, όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, σε μεγάλο βαθμό λόγω της προβολής των προϊόντων στο κοινό σε καταστήματα αεροδρομίων και αδασμολόγητων ειδών, καθώς και λόγω της μακροχρόνιας διαφήμισής τους σε περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας. Το βάρος της απόδειξης που απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση δηλώσεων οι οποίες, σύμφωνα με την κοινή γνώση, είναι αληθείς δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο (σκέψη 32). Ο κανόνας 19 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα ορίζει ότι το βάρος της προσκόμισης και της απόδειξης των συναφών πραγματικών περιστατικών εναπόκειται στον ανακόπτοντα, καθώς απαιτεί ρητώς από τον τελευταίο να παρέχει «αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι το σήμα χαίρει φήμης». Σύμφωνα με τον κανόνα 19 παράγραφος 1 και τον κανόνα 19 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και την πρακτική του τμήματος ανακοπών, τα συναφή αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να υποβληθούν είτε ταυτόχρονα με το δικόγραφο της ανακοπής είτε μεταγενέστερα, εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοπής στον αιτούντα. Ο ανακόπτων μπορεί ακόμη να βασιστεί σε πραγματικά περιστατικά και αποδείξεις που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο άλλης ανακοπής, υπό τον όρο ότι τα συναφή στοιχεία αναφέρονται με σαφή και μη διφορούμενο τρόπο, και εφόσον η γλώσσα διαδικασίας είναι ίδια σε αμφότερες τις υποθέσεις. Εάν τα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η φήμη δεν είναι στην ίδια γλώσσα, θα πρέπει να μεταφραστούν στη γλώσσα διαδικασίας εντός της εν λόγω προθεσμίας των τεσσάρων μηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανόνα 16 παράγραφος 1 και στον κανόνα 17 παράγραφος 3 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Ωστόσο, δεδομένου του όγκου των Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 35

36 εγγράφων που απαιτούνται κατά κανόνα για την απόδειξη της φήμης, αρκεί να μεταφραστούν μόνο τα ουσιώδη αποσπάσματα μακροσκελών εγγράφων ή δημοσιεύσεων. Ομοίως, δεν απαιτείται η μετάφραση ολόκληρων εγγράφων ή αποσπασμάτων εγγράφων που περιέχουν κυρίως αριθμητικά ή στατιστικά στοιχεία, το νόημα των οποίων είναι προφανές, όπως συμβαίνει συνήθως με τιμολόγια, δελτία παραγγελίας, διαγράμματα, φυλλάδια, καταλόγους, κ.λπ. R 1472/2007-2, «El Polo» Παρότι απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων προς τεκμηρίωση της ύπαρξης προγενέστερου δικαιώματος στη γλώσσα της διαδικασίας ανακοπής, δεν προσδιορίζεται ότι οι μεταφράσεις πρέπει να έχουν συγκεκριμένο μορφότυπο. Πολλοί ανακόπτοντες υποβάλλουν απλώς δικές τους, χειρόγραφες μεταφράσεις των πληροφοριών που περιέχονται στις συναφείς καταχωρίσεις. Η ευθύνη του ελέγχου της ακρίβειας των εν λόγω μεταφράσεων βαρύνει πρώτιστα το Γραφείο και, σε μικρότερο βαθμό, τον αιτούντα. Εάν μια μετάφραση είναι εσφαλμένη, το σχετικό έγγραφο δεν λαμβάνεται υπόψη (σκέψη 17) Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων Οι βασικοί κανόνες αξιολόγησης ισχύουν και στην περίπτωση της αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων: τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να αξιολογούνται σφαιρικά, δηλαδή κάθε ένδειξη πρέπει να σταθμίζεται σε σχέση με τις υπόλοιπες, ενώ οι πληροφορίες που επιβεβαιώνονται από περισσότερες από μία πηγές είναι, κατά κανόνα, πιο αξιόπιστες από τα πραγματικά περιστατικά που απορρέουν από μεμονωμένες αναφορές. Επιπλέον, όσο πιο ανεξάρτητη, αξιόπιστη και καλά ενημερωμένη είναι η πηγή της εκάστοτε πληροφορίας, τόσο μεγαλύτερη είναι η αποδεικτική αξία των προσκομισθέντων στοιχείων. Ως εκ τούτου, δεν επαρκούν συνήθως αφ εαυτές οι πληροφορίες που προέρχονται από τον ίδιο τον ανακόπτοντα, ιδίως δε εάν πρόκειται για γνώμες και εκτιμήσεις και όχι για πραγματικά περιστατικά, ή εάν είναι ανεπίσημες και δεν επιβεβαιώνονται με αντικειμενικό τρόπο, π.χ. όταν ο ανακόπτων υποβάλλει υπομνήματα προερχόμενα από την επιχείρησή του ή πίνακες με δεδομένα και αριθμητικά στοιχεία άγνωστης προέλευσης. R 0295/2009-4, «PG PROINGEC CONSULTORIA (εικ.)» Από το περιεχόμενο των προσκομισθέντων εγγράφων δεν προέκυπτε σαφώς ότι το προγενέστερο σήμα έχαιρε φήμης. Τα έγγραφα προέρχονταν, ως επί το πλείστον, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και περιείχαν πληροφορίες από τους εμπορικούς καταλόγους του τελευταίου, και από το δικό του διαφημιστικό και λοιπό υλικό τεκμηρίωσης που είχε μεταφορτωθεί από τον δικτυακό του τόπο. Δεν προσκομίστηκαν επαρκή έγγραφα ή πληροφορίες από τρίτους από τα οποία να προκύπτει με σαφήνεια και αντικειμενικότητα η ακριβής θέση του ενδιαφερόμενου στην αγορά. Δεν κατέστη δυνατή, ως εκ τούτου, η απόδειξη της φήμης (σκέψη 26). Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 36

37 T-500/10, «doorsa FΑBRICA DE PUERTAS AUTOMΑTICAS» (εικ.) Όσον αφορά τα έγγραφα που περιέχονταν στον φάκελο της υπόθεσης τα οποία προέρχονταν από την ίδια την εταιρεία, το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι, για την εκτίμηση της αποδεικτικής αξίας ενός εγγράφου, πρέπει προπάντων να ελέγχεται η ακρίβεια της περιεχόμενης σ αυτό πληροφορίας. Το Δικαστήριο πρόσθεσε ότι πρέπει επομένως να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προέλευση του εγγράφου, οι περιστάσεις υπό τις οποίες καταρτίστηκε και ο αποδέκτης του και να τίθεται το ερώτημα αν το έγγραφο είναι, ενόψει του περιεχομένου του, εκ πρώτης όψης λογικό και αξιόπιστο (σκέψη 49). Ωστόσο, εάν οι συναφείς πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό ή έχουν συλλεχθεί για επίσημους σκοπούς και περιέχουν πληροφορίες και στοιχεία που έχουν εξακριβωθεί με αντικειμενικό τρόπο ή αναπαράγουν δηλώσεις που έχουν γίνει δημοσίως, η αποδεικτική αξία τους είναι, κατά κανόνα, μεγαλύτερη. Όσον αφορά το περιεχόμενό τους, όσο περισσότερες ενδείξεις παρέχουν τα αποδεικτικά στοιχεία για τους διάφορους παράγοντες από τους οποίους μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη φήμης, τόσο μεγαλύτερη είναι η συνάφειά τους και η αφ εαυτού αποδεικτική αξία τους. Ειδικότερα, αποδεικτικά στοιχεία τα οποία, στο σύνολό τους, παρέχουν ελάχιστα ή μηδενικά ποσοτικά στοιχεία και πληροφορίες δεν προσφέρονται για την παροχή ενδείξεων σχετικά με παράγοντες καθοριστικής σημασίας, όπως η αναγνωρισιμότητα του σήματος, το μερίδιο αγοράς και η ένταση χρήσης και, κατά συνέπεια, δεν επαρκούν για να αποδειχθεί η φήμη Αποδεικτικά μέσα Οι κανονισμοί δεν κάνουν ρητή αναφορά στις κατηγορίες αποδεικτικών στοιχείων που είναι προσφορότερες για την απόδειξη της φήμης, όπως π.χ. η αναφορά που γίνεται στον κανόνα 22 παράγραφος 4 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται για την απόδειξη της χρήσης του σήματος. Ο ανακόπτων δύναται να χρησιμοποιήσει όλα τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 78 παράγραφος 1 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, εφόσον δύναται να αποδειχθεί από αυτά ότι το σήμα έχει αποκτήσει πράγματι την απαιτούμενη φήμη. Στις διαδικασίες ανακοπής ενώπιον του Γραφείου οι ανακόπτοντες υποβάλλουν συχνότερα τα ακόλουθα αποδεικτικά μέσα (ο κάτωθι κατάλογος δεν αντικατοπτρίζει τη σχετική σημασία ή την αποδεικτική αξία τους): 1. ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις 2. αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών αρχών 3. αποφάσεις του Γραφείου 4. δημοσκοπήσεις και έρευνες αγοράς 5. εσωτερικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις 6. πιστοποιήσεις και βραβεία 7. άρθρα στον Τύπο ή σε εξειδικευμένα έντυπα 8. ετήσιες εκθέσεις οικονομικών αποτελεσμάτων και εταιρικού προφίλ 9. τιμολόγια και λοιπά εμπορικά έγγραφα 10. υλικά διαφημιστικής προώθησης και προβολής. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 37

38 Η υποβολή των προαναφερθέντων αποδεικτικών στοιχείων είναι επίσης δυνατή δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα προκειμένου να αποδειχθεί ότι το προγενέστερο σήμα έχει αποκτήσει εντονότερο διακριτικό χαρακτήρα, ή δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του ίδιου κανονισμού σε σχέση με παγκοίνως γνωστά σήματα. Ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, έγκυρα αποδεικτικά μέσα συνιστούν οι έγγραφες ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις ή οι δηλώσεις οι οποίες έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους στο οποίο συντάσσονται. Κατά συνέπεια, τα προαναφερθέντα αποδεικτικά στοιχεία γίνονται αποδεκτά εφόσον πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπει η συναφής εθνική νομοθεσία, ανεξάρτητα από τον όρο που χρησιμοποιεί ο ανακόπτων για την περιγραφή ή τη μετάφρασή τους («ένορκη βεβαίωση», «υπεύθυνη δήλωση» «ένορκη δήλωση», κ.λπ.). Επομένως, εάν η εθνική νομοθεσία δεν θέτει ως προϋπόθεση για την αποδοχή τους την ιδιότητα του ατόμου που παρέχει τα αποδεικτικά στοιχεία, οι εν λόγω δηλώσεις γίνονται αποδεκτές ανεξάρτητα από το εάν γίνονται από τον ίδιο τον ανακόπτοντα, από διευθυντή της εταιρείας ή από κάποιον υπάλληλό της. Το βάρος και η αποδεικτική αξία των υπεύθυνων δηλώσεων εξαρτάται από τους γενικούς κανόνες που εφαρμόζει το Γραφείο για την εξέταση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων. Ειδικότερα, είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη τόσο η ιδιότητα του ατόμου που παρέχει τα αποδεικτικά στοιχεία όσο και η συνάφεια του περιεχομένου της δήλωσης σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Κατά κανόνα, οι ένορκες βεβαιώσεις έχουν μεγαλύτερη αξία όταν οι πληροφορίες που περιέχουν είναι σαφείς, αφορούν συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και τεκμηριώνονται από αντικειμενικά πειστήρια ή συνημμένα έγγραφα, η αλήθεια των οποίων επίσης τεκμηριώνεται. Αντιστρόφως, εάν η δήλωση περιέχει απλώς αόριστους ή μη τεκμηριωμένους ισχυρισμούς, ή υποκειμενικές εκτιμήσεις και γνώμες, ή εάν δεν αποκαλύπτεται η πηγή των πληροφοριών, η αποδεικτική αξία της είναι σαφώς μικρότερη. R 0729/2009-1, «SKYBLOG» Στη δήλωση που κατατέθηκε από εταιρεία παροχής εξειδικευμένων συμβούλων στον τομέα της χάραξης στρατηγικής για την ανάπτυξη ψηφιακών μέσων στο Ηνωμένο Βασίλειο ο ανακόπτων χαρακτηρίζεται «ως ηγετικός πάροχος υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης στο Ηνωμένο Βασίλειο» και αναφέρεται ότι ο «Sky» χαίρει εκτεταμένης και εντυπωσιακής φήμης (σκέψη 37). Αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών αρχών Οι ανακόπτοντες επικαλούνται συχνά αποφάσεις εθνικών αρχών ή δικαστηρίων που έχουν αναγνωρίσει τη φήμη του προγενέστερου σήματος. Παρότι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο συνιστούν αποδεκτά αποδεικτικά στοιχεία και έχουν ενδεχομένως αποδεικτική αξία, ιδίως δε εάν προέρχονται από κράτος μέλος το έδαφος του οποίου σχετίζεται με την υπό εξέταση ανακοπή, δεν δεσμεύουν το Γραφείο, υπό την έννοια ότι δεν υποχρεούται να καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 38

39 T-192/09, «SEVE TROPHY» Όσον αφορά τις αποφάσεις των ισπανικών δικαστηρίων, το σύστημα κοινοτικού σήματος είναι αυτόνομο, και διέπεται από ειδικούς κανόνες και στόχους οι οποίοι εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τα εθνικά συστήματα (σκέψη 79). Δεδομένου ότι οι προαναφερθείσες αποφάσεις μπορούν κάλλιστα να χρησιμεύσουν ως ενδείξεις για την ύπαρξη φήμης και την αποτελεσματική άσκηση δικαιωμάτων επί του σήματος, η συνάφειά τους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να εξετάζεται. Πρέπει να λαμβάνονται ακόμη υπόψη το είδος της διαδικασίας, το κατά πόσο το ζήτημα αφορούσε πράγματι την ύπαρξη φήμης κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, ο βαθμός δικαιοδοσίας της επιληφθείσας δικαστικής αρχής, καθώς και το πλήθος των σχετικών αποφάσεων. C-100/11 P, «BOTOCYL» Αποφάσεις του εθνικού γραφείου διανοητικής ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη φήμη του «BOTOX» αποτελούν πραγματικό περιστατικό το οποίο, εφόσον ασκεί επιρροή, μπορεί να ληφθεί υπόψη από το Γενικό Δικαστήριο, πάρα το γεγονός ότι οι δικαιούχοι του κοινοτικού σήματος δεν αποτελούν μέρη σε αυτές τις αποφάσεις (σκέψη 78). Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ουσιαστικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων που διέπουν τις εθνικές διαδικασίες και εκείνων που διέπουν τις διαδικασίες ανακοπής ενώπιον του Γραφείου. Κατά πρώτον, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές ως προς τον τρόπο ορισμού ή ερμηνείας της απαίτησης περί φήμης. Κατά δεύτερον, το βάρος που δίδει το Γραφείο στα αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι κατ ανάγκη ίδιο με το βάρος που τους δίδεται στο πλαίσιο των εθνικών διαδικασιών. Επιπλέον, οι εθνικές αρχές μπορεί να είναι σε θέση να λάβουν υπόψη τους αυτεπαγγέλτως πραγματικά περιστατικά που έχουν περιέλθει στην άμεση γνώση τους, σε αντίθεση με το Γραφείο που δεν μπορεί να πράξει αναλόγως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Για τους λόγους αυτούς, η αποδεικτική αξία τυχόν αποφάσεων που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο ενισχύεται σημαντικά όταν καθίστανται απολύτως σαφείς οι προϋποθέσεις του νόμου και τα πραγματικά περιστατικά βάσει των οποίων έχουν ληφθεί. Αυτό ισχύει διότι η απουσία των εν λόγω διευκρινιστικών στοιχείων δυσκολεύει τόσο τον αιτούντα να ασκήσει το δικαίωμα υπεράσπισής του όσο και το Γραφείο να εκτιμήσει τη συνάφεια της απόφασης με εύλογη βεβαιότητα. Ομοίως, εάν η απόφαση δεν είναι ακόμη οριστική, ή εάν θεωρείται πλέον αρκετά παλιά λόγω του χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει μεταξύ των δύο υποθέσεων, τότε μειώνεται αναλόγως η αποδεικτική αξία της. Κατά συνέπεια, η αποδεικτική αξία τυχόν αποφάσεων που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο πρέπει να αξιολογείται βάσει του περιεχομένου τους και δύναται να διαφέρει αναλόγως της περίπτωσης. Αποφάσεις του Γραφείου Ο ανακόπτων μπορεί να επικαλεστεί επίσης προγενέστερες αποφάσεις του Γραφείου, υπό την προϋπόθεση ότι το πράττει με σαφή και μη διφορούμενο τρόπο, και ότι η Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 39

40 γλώσσα διαδικασίας είναι η ίδια. Διαφορετικά, ο ανακόπτων οφείλει να υποβάλει επιπλέον μετάφραση της απόφασης εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών που προβλέπεται για την υποβολή περαιτέρω πραγματικών περιστατικών, αποδείξεων και επιχειρημάτων, προκειμένου να μπορέσει ο αιτών να ασκήσει το δικαίωμα υπεράσπισής του. Όσον αφορά τη συνάφεια και την αποδεικτική αξία προγενέστερων αποφάσεων του Γραφείου, ισχύουν οι ίδιοι ακριβώς κανόνες που ισχύουν για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο. Ακόμη και αν η επίκληση προγενέστερης απόφασης γίνει αποδεκτή και η απόφαση είναι συναφής, το Γραφείο δεν δεσμεύεται να καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα και οφείλει να εξετάσει κάθε περίπτωση χωριστά. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι προγενέστερες αποφάσεις του ΓΕΕΑ έχουν απλώς σχετική αποδεικτική αξία και πρέπει να αξιολογούνται σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία, ιδίως δε όταν η επίκληση της προγενέστερης απόφασης εκ μέρους του ανακόπτοντος δεν αφορά και τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στην προγενέστερη υπόθεση, δηλαδή όταν ο αιτών δεν είχε την ευκαιρία να υποβάλει παρατηρήσεις επί των εγγράφων αυτών ή όταν έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο υποθέσεων. R 0141/2011-1, «GUSSACI GUSSACI GUSSACI GUSSACI» (εικ.) Η φήμη στοιχειοθετήθηκε με την προηγούμενη απόφαση του τμήματος προσφυγών, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επωνυμία «GUCCI» συγκαταλέγεται μεταξύ των ηγετικών επωνυμιών παγκοσμίως στον τομέα των προϊόντων πολυτελείας, και επιπλέον έκρινε ότι έχαιραν φήμης τόσο το σήμα «GUCCI» όσο και οι διάφοροι τρόποι απεικόνισης του γράμματος «G» που αποτελεί σύντμηση του σήματος «GUCCI». Ειδικότερα, κρίθηκε ότι έχαιραν φήμης τα ακόλουθα προϊόντα: ρολόγια και κοσμήματα (απόφαση της 14/042011, R 143/2010-1, «GUDDY / GUCCI»), ενδύματα, τσάντες, δερμάτινα είδη, αποσκευές ταξιδίου, υποδήματα, δώρα, κοσμήματα, αρώματα και οπτικά είδη (απόφαση της 11/02/2010, R 1281/ «G» (εικ.) / «G» (εικ.) κ.λπ.), ενδύματα, τσάντες, δερμάτινα είδη, αποσκευές ταξιδίου και υποδήματα (απόφαση της 17/03/2011, R 543/2010-1, «G» (εικ.) / «G» (εικ.) κ.λπ.) (σκέψη 18). Δημοσκοπήσεις και έρευνες αγοράς Οι δημοσκοπήσεις και οι έρευνες αγοράς είναι τα πλέον πρόσφορα αποδεικτικά μέσα για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον βαθμό γνώσης του σήματος, το μερίδιο αγοράς που του αναλογεί ή τη θέση που κατέχει στην αγορά σε σχέση με ανταγωνιστικά προϊόντα. Η αποδεικτική αξία των δημοσκοπήσεων και των ερευνών αγοράς εξαρτάται από το καθεστώς και τον βαθμό ανεξαρτησίας της οντότητας που τη διεξάγει, από τη συνάφεια και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει, και από την αξιοπιστία της εφαρμοζόμενης μεθόδου. Πιο συγκεκριμένα, για να μπορέσει να εκτιμήσει την αξιοπιστία μιας δημοσκόπησης ή έρευνας αγοράς, το Γραφείο πρέπει να γνωρίζει τα ακόλουθα: 1. Εάν διεξήχθη ή όχι από ανεξάρτητο και αναγνωρισμένο φορέα ή εταιρεία ερευνών, προκειμένου να προσδιορίσει την αξιοπιστία της πηγής των αποδεικτικών στοιχείων. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 40

41 2. Τον συνολικό αριθμό και τα βασικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, επάγγελμα και μορφωτικό επίπεδο) των ερωτώμενων, προκειμένου να αξιολογήσει εάν τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ή όχι αντιπροσωπευτικά των διαφόρων κατηγοριών δυνητικών αγοραστών των επίμαχων προϊόντων. Επαρκή θεωρούνται καταρχήν τα δείγματα που αποτελούνται από ερωτώμενους, εφόσον βεβαίως είναι αντιπροσωπευτικά της κατηγορίας των ενδιαφερόμενων καταναλωτών. 3. Τη μέθοδο και τις περιστάσεις διεξαγωγής της έρευνας καθώς και τον πλήρη κατάλογο των ερωτήσεων που περιέχονταν στο ερωτηματολόγιο. Σημαντικό είναι να γνωρίζει το Γραφείο πώς και με ποια σειρά διατυπώθηκαν οι ερωτήσεις, προκειμένου να εξακριβώσει εάν τέθηκαν ή όχι στους ερωτώμενους καθοδηγητικές ερωτήσεις. 4. Εάν το ποσοστό που προέκυψε από την έρευνα αντιστοιχεί στον συνολικό αριθμό των ερωτώμενων ή μόνο σε όσους απάντησαν σε αυτήν. Εάν δεν παρέχονται οι προαναφερθείσες ενδείξεις, τα αποτελέσματα της προσκομισθείσας έρευνας αγοράς ή δημοσκόπησης δεν θεωρούνται υψηλής αποδεικτικής αξίας, και δεν δύνανται από μόνα τους να αποδείξουν επαρκώς την ύπαρξη φήμης. R 0925/2010-2, «1 CLEAN! 2 FRESH! 3 STRONG!» (εικ.) Ο αιτών τη διαγραφή δεν υπέβαλε επαρκείς αποδείξεις σχετικά με τη φήμη των σημάτων του. Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα αποσπάσματα της έρευνας που διεξήχθη στην Ιταλία το 2001, παρότι η «αναγνώριση βάσει παρότρυνσης» αγγίζει το 86 %, το ποσοστό «αυθόρμητης αναγνώρισης» είναι μόλις 56 %. Επιπλέον, δεν παρέχεται καμία ένδειξη για τις ερωτήσεις που τέθηκαν στους ερωτώμενους, γεγονός που καθιστά αδύνατο να προσδιοριστεί εάν οι ερωτήσεις ήταν πράγματι ανοιχτές και μη υποβοηθούμενες. Ακόμη, στην έρευνα δεν μνημονεύονται τα προϊόντα για τα οποία είναι γνωστό το σήμα (σκέψη 27). Ομοίως, εάν παρέχονται οι προαναφερθείσες ενδείξεις, αλλά η αξιοπιστία της πηγής και της μεθόδου είναι αμφισβητήσιμη, ή εάν το στατιστικό δείγμα είναι πολύ μικρό, ή εάν οι ερωτήσεις είναι καθοδηγητικές, τότε μειώνεται αναλόγως η αξιοπιστία των αποδεικτικών στοιχείων. R 1191/2010-4, «MÁS KOLOMBIANA Y QUÉ MÁS!! (εικ.)» Η έρευνα που υποβλήθηκε από τον ανακόπτοντα δεν παρέχει πειστικά τεκμήρια προκειμένου να αποδειχθεί ότι το προγενέστερο σήμα είναι παγκοίνως γνωστό στο κοινό της Ισπανίας για αεριούχο ύδωρ, καθώς οι ερωτώμενοι επιλέχθηκαν προσεκτικά βάσει της καταγωγής τους, δηλαδή Κολομβιανοί που κατοικούσαν στην Ισπανία. Πρόκειται επομένως για μικρό μόνο τμήμα του πληθυσμού που ζει στην Ισπανία. Ομοίως, τα αριθμητικά στοιχεία για τις πωλήσεις, οι επενδύσεις για διαφημιστική προώθηση και η προβολή σε έντυπα που απευθύνονται στους μετανάστες, που περιέχονται σε δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου, δεν κρίνονται επαρκή προκειμένου να αποδειχθεί ότι το προγενέστερο σήμα είναι παγκοίνως γνωστό. Επιπλέον, οι δηλώσεις δεν συνοδεύονται από πειστικά στοιχεία για την απόδειξη της έκτασης ή του κύκλου εργασιών των προϊόντων (σκέψη 23). Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 41

42 R 1345/ «Fukato Fukato (εικ.)» Ο ανακόπτων, ο οποίος επικαλείται το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, βασίζεται αποκλειστικά σε δημοσκόπηση που διεξήχθη το 2007 από ανεξάρτητη εταιρεία. Επαρκή θεωρούνται καταρχήν δείγματα που αποτελούνται από ερωτώμενους, εφόσον βεβαίως είναι αντιπροσωπευτικά της κατηγορίας των ενδιαφερόμενων καταναλωτών. Η δημοσκόπηση που υπέβαλε ο ανακόπτων βασίζεται σε δείγμα 500 ερωτώμενων, το οποίο δεν είναι επαρκές σε σχέση με τις υπηρεσίες των οποίων τη φήμη επικαλείται ο ανακόπτων. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ο λογότυπος του προγενέστερου σήματος συνδεόταν κυρίως με την παροχή χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Δεδομένου ότι η ανακοπή βασίζεται μόνο στην κλάση 42 σε σχέση με το προγενέστερο κοινοτικό σήμα, δεν καλύπτει τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, η υποβληθείσα δημοσκόπηση δεν αποδεικνύει επαρκώς τη φήμη του κοινοτικού σήματος του ανακόπτοντος (σκέψη 58). Αντιστρόφως, οι δημοσκοπήσεις και οι έρευνες αγοράς που πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις (ανεξαρτησία και αξιοπιστία πηγής, ευλόγως μεγάλο και εκτεταμένο δείγμα και αξιόπιστη μέθοδο) συνιστούν ισχυρή ένδειξη φήμης, ιδίως δε εάν προκύπτει από αυτές υψηλός βαθμός αναγνωρισιμότητας του σήματος. Εσωτερικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις Οι εσωτερικοί έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις της επιχείρησης του ανακόπτοντος μπορεί να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την ένταση χρήσης του σήματος, καθώς εμπεριέχουν συνήθως στοιχεία για τα οικονομικά αποτελέσματα, τον όγκο των πωλήσεων, τον κύκλο εργασιών, τα κέρδη, κ.λπ. Εντούτοις, τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία είναι συναφή μόνο εάν αφορούν συγκεκριμένα τα προϊόντα που πωλούνται υπό το επίμαχο σήμα, και όχι γενικά τις δραστηριότητες του ανακόπτοντος. Οι εσωτερικοί έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις μπορεί να διεξάγονται με πρωτοβουλία του ίδιου του ανακόπτοντος, ή μπορεί να απαιτούνται από το εταιρικό δίκαιο ή/και τους δημοσιονομικούς κανονισμούς. Στην πρώτη περίπτωση, εφαρμόζονται οι ίδιοι ακριβώς κανόνες που ισχύουν για τις δημοσκοπήσεις και τις έρευνες αγοράς, δηλαδή η αξιοπιστία του εσωτερικού ελέγχου ή της επιθεώρησης εξαρτάται από τη μορφή της οντότητας που διεξάγει τον εσωτερικό έλεγχο και από την αξιοπιστία της εφαρμοζόμενης μεθόδου, ενώ η αποδεικτική αξία των επίσημων εσωτερικών ελέγχων και επιθεωρήσεων είναι, κατά κανόνα, υψηλότερη, καθώς διεξάγονται συνήθως από κρατική αρχή ή από αναγνωρισμένο σώμα ελεγκτών, βάσει ευρέως αποδεκτών προτύπων και κανόνων. Πιστοποιήσεις και βραβεία Σε αυτή την κατηγορία αποδεικτικών στοιχείων περιλαμβάνονται πιστοποιήσεις και βραβεία από δημόσιες αρχές ή επίσημους φορείς, όπως εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις και σωματεία, οργανώσεις καταναλωτών, κ.λπ. Οι πιστοποιήσεις από αρχές θεωρούνται, σε γενικές γραμμές, ιδιαίτερα αξιόπιστες, καθώς προέρχονται από ανεξάρτητες και εξειδικευμένες πηγές, οι οποίες βεβαιώνουν πραγματικά περιστατικά τα οποία λαμβάνουν χώρα κατά την άσκηση των επίσημων Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 42

43 καθηκόντων τους. Τα αριθμητικά στοιχεία για τη μέση κυκλοφορία των περιοδικών που εκδίδονται από τα αρμόδια πρακτορεία διανομής Τύπου δεν αποτελούν πειστικά αποδεικτικά στοιχεία για την επιτυχία ενός σήματος στον συγκεκριμένο κλάδο. R 0907/2009-2, «O2PLS» Η πληθώρα βραβείων καλύτερης επωνυμίας που απέσπασε το σήμα θωρήθηκε σημαντικό τμήμα των αποδεικτικών στοιχείων από τα οποία προέκυπτε η φήμη, από κοινού με τις ιδιαίτερα υψηλές δαπάνες διαφημιστικής προώθησης και το πλήθος των άρθρων που είχαν δημοσιευθεί σε διάφορα έντυπα (σκέψη 9 σημείο (iii) και σκέψη 27). Το ίδιο ισχύει για τις πιστοποιήσεις και τα βραβεία ποιότητας που χορηγούνται από συναφείς αρχές, καθώς ο ανακόπτων πρέπει συνήθως να πληροί αντικειμενικά πρότυπα προκειμένου να λάβει το βραβείο. Αντιστρόφως, ελάχιστη βαρύτητα δίδεται σε βραβεία που απονέμονται από άγνωστες οντότητες ή βάσει απροσδιόριστων ή υποκειμενικών κριτηρίων. Η συνάφεια μιας πιστοποίησης ή βραβείου με την εκάστοτε υπό εξέταση περίπτωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το περιεχόμενό της. Το γεγονός, π.χ., ότι ο ανακόπτων διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 ή βασιλική εντολή δεν σημαίνει αυτομάτως ότι το σημείο είναι γνωστό στο κοινό. Σημαίνει απλώς ότι τα προϊόντα του ανακόπτοντος πληρούν ορισμένα ποιοτικά ή τεχνικά πρότυπα ή ότι είναι επίσημος προμηθευτής βασιλικού οίκου. Ωστόσο, εάν τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία συνοδεύονται από άλλες ενδείξεις ποιότητας και επιτυχίας στην αγορά, μπορεί κάλλιστα να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το προγενέστερο σήμα χαίρει φήμης. Άρθρα στον Τύπο ή σε εξειδικευμένα έντυπα Η αποδεικτική αξία τυχόν άρθρων που έχουν δημοσιευθεί στον Τύπο και τυχόν δημοσιευμάτων που έχουν φιλοξενηθεί σε εξειδικευμένα έντυπα σχετικά με το σήμα του ανακόπτοντος εξαρτάται κυρίως από το εάν συνιστούν συγκαλυμμένη διαφήμιση ή εάν, αντιθέτως, είναι αποτέλεσμα ανεξάρτητης και αντικειμενικής έρευνας. Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-345/08 και T-357/08, «BOTOCYL», απόφαση επικυρωθείσα με την απόφαση στην υπόθεση C-100/11 P Η ίδια η ύπαρξη άρθρων σε επιστημονικά έντυπα ή στον απευθυνόμενο στο ευρύ κοινό Τύπο αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για να αποδειχθεί η φήμη στο ευρύ κοινό των προϊόντων που διατέθηκαν στο εμπόριο με το σήμα BOTOX, ανεξαρτήτως του θετικού ή αρνητικού [για τα προϊόντα] περιεχομένου των άρθρων αυτών (σκέψη 54). Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 43

44 R 0555/2009-2, «BACI MILANO» (εικ.) Η φήμη του προγενέστερου σήματος στην Ιταλία αποδείχθηκε από την ογκώδη τεκμηρίωση που υπέβαλε ο ανακόπτων, στην οποία περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, ένα άρθρο του Economy στο οποίο αναφερόταν ότι το 2005 το σήμα «BACI & ABBRACCI» συγκαταλεγόταν μεταξύ των δεκαπέντε επωνυμιών ειδών μόδας που υφίσταντο τη μεγαλύτερη παραποίηση/απομίμηση ανά τον κόσμο ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Il Tempo στις 05/08/2005, το οποίο ανέφερε ότι το σήμα «BACI & ABBRACCI», από κοινού με άλλα σήματα όπως, μεταξύ άλλων, Dolce & Gabbana, Armani, Lacoste και Puma, αποτελούσε στόχο παραποίησης/απομίμησης ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Fashion στις 15/06/2006, στο οποίο το σήμα χαρακτηριζόταν ως «πραγματικό φαινόμενο της αγοράς» διαφημιστικές εκστρατείες της περιόδου , με δηλώσεις γνωστών προσωπικοτήτων από τον χώρο της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού έρευνα αγοράς που διεξήχθη από τη γνωστή ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών Doxa τον Σεπτέμβριο του 2007, από την οποία προέκυπτε ότι το σήμα κατείχε στον κλάδο της μόδας την πρώτη θέση στο μυαλό του 0,6 % των ιταλών καταναλωτών (σκέψη 35). Ως εκ τούτου, εάν τέτοιου είδους άρθρα εμφανίζονται σε έντυπα υψηλής στάθμης ή συντάσσονται από ανεξάρτητους επαγγελματίες, τότε έχουν υψηλή αποδεικτική αξία, όπως συμβαίνει π.χ. όταν η επιτυχία συγκεκριμένης επωνυμίας αποτελεί αντικείμενο περιπτωσιολογικής μελέτης σε εξειδικευμένα έντυπα ή επιστημονικές εκδόσεις. Η συμπερίληψη ενός σήματος σε λεξικό (η οποία δεν είναι μεν άρθρο που δημοσιεύεται στον Τύπο, συνιστά όμως δημοσίευση σε έγκυρο έντυπο) αποτελεί μέσο υψηλής αποδεικτικής αξίας. Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-345/08 και T-357/08, «BOTOCYL», απόφαση επικυρωθείσα με την απόφαση στην υπόθεση C-100/11 P Η προσθήκη μιας λέξης σε λεξικό αντικατοπτρίζει τη σημαντική αναγνώριση της οποίας χαίρει από το κοινό. Η επίκληση της προσθήκης του όρου BOTOX σε πλείονα λεξικά της αγγλικής γλώσσας (εκδόσεις των ετών 2002 και 2003) που κυκλοφόρησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο συγκαταλέγεται μεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων από τα οποία προέκυψε η φήμη του σήματος BOTOX στη συγκεκριμένη χώρα ή μεταξύ του αγγλόφωνου κοινού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σκέψεις 55 και 56). Ετήσιες εκθέσεις οικονομικών αποτελεσμάτων και εταιρικού προφίλ Σε αυτή την κατηγορία αποδεικτικών στοιχείων περιλαμβάνονται κάθε είδους δημοσιεύσεις που εκδίδονται στους κόλπους της επιχείρησης και παρέχουν ποικίλες πληροφορίες για το ιστορικό, τις δραστηριότητες και τις προοπτικές της εταιρείας του ανακόπτοντος, ή αναλυτικότερα αριθμητικά στοιχεία για τον κύκλο εργασιών, τις πωλήσεις, τις δαπάνες διαφημιστικής προώθησης, κ.λπ. Δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία απορρέουν από τον ίδιο τον ανακόπτοντα και αποσκοπούν βασικά στην προώθηση της εικόνας του, η αποδεικτική αξία τους εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το περιεχόμενό τους. Επομένως, οι συναφείς πληροφορίες πρέπει να εξετάζονται με προσοχή, ιδίως δε εάν αποτελούνται ως επί το πλείστον από προβλέψεις και υποκειμενικές εκτιμήσεις. Εντούτοις, όταν οι δημοσιεύσεις αυτές διανέμονται στους πελάτες και σε λοιπούς ενδιαφερόμενους κύκλους και περιέχουν αντικειμενικά επαληθεύσιμες πληροφορίες και Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 44

45 στοιχεία, που έχουν ενδεχομένως συλλεχθεί ή εξεταστεί από ανεξάρτητους εσωτερικούς ελεγκτές (όπως συμβαίνει συνήθως με τις ετήσιες εκθέσεις), η αποδεικτική αξία τους ενισχύεται σημαντικά. Τιμολόγια και λοιπά εμπορικά έγγραφα Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν κάθε είδους εμπορικά έγγραφα, όπως τιμολόγια, δελτία παραγγελίας, συμβάσεις διανομής και χορηγίας, δείγματα αλληλογραφίας με πελάτες, προμηθευτές ή συνεργάτες, κ.λπ. Από τα έγγραφα αυτής της κατηγορίας μπορούν να προκύψουν πολλές πληροφορίες για την ένταση χρήσης, τη γεωγραφική έκταση και τη διάρκεια χρήσης του σήματος. Καίτοι η συνάφεια και η αξιοπιστία των εμπορικών εγγράφων δεν αμφισβητείται, εντούτοις, η απόδειξη της φήμης βάσει των σχετικών στοιχείων παρουσιάζει κατά κανόνα δυσκολίες, λόγω της ποικιλίας των σχετικών παραγόντων και του όγκου της τεκμηρίωσης που απαιτείται. Επιπλέον, αποδεικτικά στοιχεία όπως οι συμβάσεις διανομής ή χορηγίας και η εμπορική αλληλογραφία προσφέρονται περισσότερο για την παροχή ενδείξεων σχετικά με τη γεωγραφική έκταση των δραστηριοτήτων του ανακόπτοντος ή με τις προωθητικές του ενέργειες, παρά για την εκτίμηση της επιτυχίας του σήματος στην αγορά. Επομένως, μπορούν να χρησιμεύσουν μόνο ως έμμεσες ενδείξεις φήμης. R 1272/2010-1, «GRUPO BIMBO» (εικ.) (T-357/11) Από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία προέκυπτε υψηλό επίπεδο αναγνώρισης του σήματος στην ισπανική αγορά. Το συνολικό ύψος των τιμολογίων που εκδόθηκαν το 2004 στην ισπανική αγορά τυποποιημένου άρτου ανερχόταν σε 346,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα τιμολόγια του ανακόπτοντος αντιπροσώπευαν τα 204,9 εκατ. ευρώ. Τα υποβληθέντα τιμολόγια αφορούσαν διαφημίσεις στην τηλεόραση, καθώς και σε εφημερίδες και περιοδικά. Ως εκ τούτου, τεκμηριώθηκε αρκούντως η φήμη του σήματος «BIMBO» στην Ισπανία για βιομηχανικώς παρασκευαζόμενο άρτο (σκέψη 64). Το Δικαστήριο δεν προέβη σε εξέταση του συγκεκριμένου σημείου. Υλικά διαφημιστικής προώθησης και προβολής Σε αυτή την κατηγορία αποδείξεων περιέχονται διαφόρων ειδών στοιχεία, όπως αποκόμματα από δημοσιεύματα στον Τύπο, διαφημιστικά σποτ, διαφημιστικά προϊόντα προώθησης, προσφορές, ενημερωτικά έντυπα, κατάλογοι, φυλλάδια, κ.λπ. Σε γενικές γραμμές, τέτοιου είδους στοιχεία δεν αρκούν ως αποδεικτικά τεκμήρια από μόνα τους για να αποδείξουν τη φήμη του σήματος, λόγω του ότι δεν παρέχουν πολλές πληροφορίες για την πραγματική αναγνωρισιμότητα του σήματος. Εντούτοις, είναι δυνατό να συναχθούν ορισμένα συμπεράσματα για τον βαθμό προβολής του σήματος στο κοινό μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων σε συνάρτηση με το είδος του χρησιμοποιούμενου μέσου (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) και με τα ποσοστά τηλεθέασης/ακρόασης ή κυκλοφορίας των συναφών διαφημιστικών σποτ ή εντύπων αντίστοιχα, εφόσον φυσικά υπάρχουν διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 45

46 R 0043/2010-4, «FFR» (εικ.) (T-143/11) Από τα προσκομισθέντα έγγραφα προκύπτει ότι η παράσταση του μαύρου κόκορα έχει αποκτήσει φήμη και συνδέεται με κρασιά προερχόμενα από την περιοχή Chianti Classico. Ο ανακόπτων προσκόμισε αρκετά αντίγραφα διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά από τα οποία αποδεικνύεται η προωθητική του δραστηριότητα, καθώς και ανεξάρτητα άρθρα στα οποία απεικονίζεται ένας μαύρος κόκορας σε σχέση με την περιοχή Chianti Classico. Ωστόσο, δεδομένου ότι η φήμη αφορά μόνο την παράσταση του μαύρου κόκορα και δεδομένου ότι η εν λόγω παράσταση συνιστά τμήμα μόνο των προγενέστερων σημάτων, εγείρονται σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το εάν η φήμη δύναται να αποδοθεί στο σύνολο των σημάτων. Επιπλέον, για τον ίδιο λόγο, εγείρεται αμφιβολία σχετικά με τα σήματα στα οποία δύναται να αποδοθεί η φήμη, δεδομένου ότι ο ανακόπτων είναι δικαιούχος πολλών σημάτων (σκέψεις 26 και 27). Το Δικαστήριο δεν προέβη σε εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων από τα οποία προέκυπτε η φήμη. Επιπλέον, από αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να προκύψουν χρήσιμες ενδείξεις για το είδος των καλυπτόμενων προϊόντων, τη μορφή στην οποία χρησιμοποιείται το σήμα στην πράξη και το είδος της εικόνας που επιδιώκει να δημιουργήσει ο ανακόπτων για την εμπορική επωνυμία του. Εάν από τα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει, π.χ., ότι το προγενέστερο καταχωρισμένο σήμα του οποίου τη φήμη επικαλείται ο ανακόπτων εμπεριέχει μεν το επίμαχο σχέδιο, αλλά στην πραγματικότητα το σχέδιο αυτό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με λεκτικό στοιχείο, δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι το σχέδιο χαίρει φήμης αφ εαυτό. R 1308/2010-4, «WM GRAND PRIX» T-10/09, «F1-LIVE» (C-196/11 P) Σε όλα τα δείγματα που προσκόμισε ο ανακόπτων σχετικά με την πραγματική χρήση του σήματος σε εξέδρες, υλικά για δημοσιογραφική χρήση, αφίσες, κάρτες αγώνων, τυπωμένες επικεφαλίδες επιστολόχαρτων, εξώφυλλα προγραμμάτων, εισιτήρια, άδειες εισόδου, κ.λπ., οι λέξεις GRAND PRIX χρησιμοποιούνται πάντοτε σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία. Δεν υποβλήθηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει χρήση του σήματος GRAND PRIX μεμονωμένα (σκέψεις 53 και 54). Τα προσκομισθέντα στοιχεία προς απόδειξη της φήμης αφορούσαν το προγενέστερο σήμα απεικόνισης «F1 Formula 1» και όχι τα προγενέστερα λεκτικά σήματα. Χωρίς τον ιδιαίτερο λογότυπό της, το ενδιαφερόμενο κοινό θα αντιλαμβανόταν τη φράση «Formula 1» και τη σύντμησή της «F1» ως περιγραφικά στοιχεία μιας κατηγορίας αγωνιστικών αυτοκινήτων ή των αγώνων με τέτοια αυτοκίνητα. Δεν κατέστη δυνατή η απόδειξη της φήμης για τα λεκτικά σήματα τα οποία δεν θεωρήθηκαν ούτε ταυτόσημα ούτε παρόμοια (σκέψεις 53, 54, 67). Το Δικαστήριο δεν προέβη στην εξέταση του συγκεκριμένου σημείου. 3.2 Η ομοιότητα των σημείων Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, για να ευοδωθεί η ανακοπή απαιτείται η διαπίστωση ενός «βαθμού ομοιότητας μεταξύ των σημείων» (απόφαση της 24/03/2011, C-552/09 P, «TiMi KINDERJOGHURT», σκέψη 53). Εάν διαπιστωθεί ότι τα σημεία είναι ανόμοια στο σύνολό τους, δεν Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 46

47 διεξάγεται ο έλεγχος που αφορά το εάν πληρούνται οι λοιπές απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, καθώς η ανακοπή δεν είναι δυνατό να ευοδωθεί. Ένα ζήτημα που εγείρει αβεβαιότητα είναι η σχέση μεταξύ της σημασίας του όρου «ομοιότητα» κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και της σημασίας με την οποία χρησιμοποιείται ο ίδιος όρος στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ίδιου κανονισμού. Σύμφωνα με τη σαφή διατύπωση των δύο αυτών διατάξεων, η ομοιότητα (ή το ταυτόσημο) μεταξύ των σημείων συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή τόσο του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα όσο και του άρθρου 8 παράγραφος 5 του ίδιου κανονισμού. Η χρήση του ίδιου όρου σε αμφότερες τις διατάξεις συνιστά επιχείρημα υπέρ της ανάγκης ερμηνείας του συγκεκριμένου όρου κατά τον ίδιο τρόπο, γεγονός που έχει επιβεβαιωθεί και από τη νομολογία. Συνεπώς, η αξιολόγηση της ομοιότητας πρέπει να γίνεται βάσει των ίδιων κριτηρίων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη την ύπαρξη στοιχείων οπτικής, ακουστικής ή εννοιολογικής ομοιότητας (απόφαση της 23/10/, C-408/01, «Adidas», σκέψη 28, σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας περί σημάτων, και απόφαση της 24/03/2011, C-552/09P, «TiMi KINDERJOGHURT», σκέψη 52). Βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ, Ανακοπή, Τμήμα 2, Ταυτόσημο και κίνδυνος σύγχυσης, Κεφάλαιο 3, Σύγκριση σημείων. Για την εξέταση του συγκεκριμένου κριτηρίου του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα εφαρμόζονται οι θεσπισθέντες γενικοί κανόνες αξιολόγησης των σημείων, όπως ο κανόνας ότι οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται το σημείο ως ολότητα και σπανίως έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε άμεση σύγκριση των διαφόρων σημάτων, αλλά είναι αναγκασμένοι να εμπιστεύονται την ατελή εικόνα που έχουν συγκρατήσει στη μνήμη τους (απόφαση της 25/01/, T-332/10, «Viaguara», σκέψεις 33 και 34) (βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ, Ανακοπή, Τμήμα 2, Ταυτόσημο και κίνδυνος σύγχυσης, Κεφάλαιο 8, Συνολική εκτίμηση, παράγραφος 3, Ατελής ανάμνηση) Συγκριτική εξέταση της έννοιας της «ομοιότητας» που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ίδιου κανονισμού Για την εξέταση της ομοιότητας των σημείων δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα εφαρμόζονται μεν τα ίδια κριτήρια, όμως οι σκοποί των δύο αυτών διατάξεων διαφέρουν: σκοπός του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα είναι να αποτρέψει την καταχώριση μεταγενέστερου σήματος το οποίο, εφόσον χρησιμοποιηθεί, ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στο ενδιαφερόμενο κοινό όσον αφορά την εμπορική προέλευση των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών, ενώ σκοπός του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα είναι να αποτρέψει την καταχώριση μεταγενέστερου σήματος, το οποίο, εφόσον χρησιμοποιηθεί, ενδέχεται να προσβάλει τη φήμη ή τον διακριτικό χαρακτήρα του προγενέστερου σήματος που χαίρει φήμης. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 47

48 Η σχέση μεταξύ των εννοιών κατά τις οποίες χρησιμοποιείται ο όρος «ομοιότητα» στις δύο αυτές διατάξεις εξετάστηκε από το Δικαστήριο στην υπόθεση TiMi KINDERJOGHURT: «Εκ προοιμίου, πρέπει να υπομνησθεί [...] ότι η ύπαρξη ομοιότητας μεταξύ του προγενέστερου σήματος και του αμφισβητούμενου σήματος αποτελεί κοινή προϋπόθεση εφαρμογής των παραγράφων 1 στοιχείο β), και 5 του άρθρου 8 του κανονισμού [για το κοινοτικό σήμα]» (σκέψη 51). Ειδικότερα, η διαπίστωση ομοιότητας μεταξύ των εξεταζόμενων σημάτων κατά την έννοια της παραγράφου 1 στοιχείο β) και της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα προϋποθέτει την ύπαρξη στοιχείων οπτικής, ακουστικής ή εννοιολογικής ομοιότητας (απόφαση της 23/10/2003, C-408/01, «Adidas- Salomon και Adidas Benelux», σκέψη 28). Πάντως, ο βαθμός ομοιότητας που απαιτείται στο πλαίσιο της μιας ή της άλλης από τις διατάξεις αυτές είναι διαφορετικός. Ενώ η προστασία που παρέχεται δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα εξαρτάται από τη διαπίστωση ενός τέτοιου βαθμού ομοιότητας μεταξύ των συγκρουόμενων σημάτων ώστε να υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης τους από το ενδιαφερόμενο κοινό, η ύπαρξη τέτοιου κινδύνου δεν απαιτείται για την προστασία που παρέχεται από την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου. Έτσι, οι προσβολές στις οποίες αναφέρεται η εν λόγω παράγραφος 5 μπορούν να αποτελούν τη συνέπεια ενός μικρότερου βαθμού ομοιότητας μεταξύ των συγκρουόμενων σημάτων, εφόσον ο βαθμός αυτός είναι αρκετός ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να συσχετίζει τα εν λόγω σήματα, δηλαδή, να τα συνδέει μεταξύ τους (απόφαση της 23/10/2003, C-408/01, «Adidas-Salomon και Adidas Benelux», σκέψεις 27, 29, 31, και απόφαση της 27/11/2008, C-252/07, «Intel Corporation», σκέψεις 57, 58, 66). Αντιθέτως, ούτε από το γράμμα των εν λόγω διατάξεων ούτε από τη νομολογία προκύπτει ότι η ομοιότητα μεταξύ των συγκρουόμενων σημάτων πρέπει να εκτιμάται κατά διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το αν πραγματοποιείται με βάση τη μια ή την άλλη από τις διατάξεις αυτές. Εν κατακλείδι, αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή τόσο της παραγράφου 1 στοιχείο β) όσο και της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα είναι η διαπίστωση ομοιότητας μεταξύ των σημείων. Ως εκ τούτου, εάν από την εξέταση της ομοιότητας δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα προκύψει ότι τα σημεία είναι ανόμοια μεταξύ τους, η ανακοπή απορρίπτεται εκ των πραγμάτων εξίσου δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 του ίδιου κανονισμού. Εντούτοις, εάν διαπιστωθεί ομοιότητα μεταξύ των σημείων, δυνάμει είτε της παραγράφου 1 στοιχείο β) είτε της παραγράφου 5 του άρθρου 8 για το κοινοτικό σήμα, ο εξεταστής οφείλει να αξιολογήσει ανεξάρτητα εάν επαρκεί ο βαθμός ομοιότητας για την εφαρμογή της αντίστοιχης διάταξης (και σε συνάρτηση με τους πρόσθετους σχετικούς παράγοντες). Επομένως, τυχόν βαθμός ομοιότητας μεταξύ των σημάτων ο οποίος, μετά από σφαιρική εκτίμηση των ασκούντων επιρροή παραγόντων, οδηγεί σε διαπίστωση μερικού κινδύνου σύγχυσης δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα δεν δημιουργεί κατ ανάγκη σύνδεσμο μεταξύ των σημείων στο μυαλό του ενδιαφερόμενου κοινού δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 του ίδιου κανονισμού, επειδή π.χ. οι οικείες αγορές είναι τελείως διαφορετικές. Επιβάλλεται επομένως η διενέργεια εμπεριστατωμένης ανάλυσης διότι η ομοιότητα μεταξύ των σημείων είναι ένας μόνο από τους παράγοντες που πρέπει να Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 48

49 λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της ύπαρξης ή όχι του εν λόγω συνδέσμου (βλ. τα σχετικά κριτήρια που απαριθμούνται στην παράγραφο 3.3 ακολούθως περί «συνδέσμου»). Αναλόγως της εκάστοτε υπόθεσης, ισχύει κάποια από τις ακόλουθες υποθετικές περιπτώσεις: Δεν ισχύει το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα διότι τα σημεία είναι διαφορετικά. Δεν ισχύει ούτε το άρθρο 8 παράγραφος 5 του ίδιου κανονισμού για τον ίδιο λόγο. Αποκλείεται μεν ο κίνδυνος σύγχυσης δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα (π.χ. διότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες είναι διαφορετικά ή παρουσιάζουν ελάχιστη ομοιότητα), όμως τα σημεία είναι παρόμοια. Πρέπει επομένως να διενεργηθεί εξέταση δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 του ίδιου κανονισμού (βλ. υπόθεση T-143/11, «CHIANTI CLASSICO», σκέψεις 66 έως 71). Η ομοιότητα μεταξύ των σημείων σε συνδυασμό με τους άλλους σχετικούς παράγοντες αιτιολογεί μεν τον αποκλεισμό του κινδύνου σύγχυσης δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, όμως η ομοιότητα μεταξύ των σημείων είναι ενδεχομένως επαρκής για τη στοιχειοθέτηση συνδέσμου μεταξύ τους δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 του ίδιου κανονισμού, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών σχετικών παραγόντων. 3.3 Σύνδεσμος μεταξύ των σημείων Το Δικαστήριο έχει καταστήσει σαφές ότι, προκειμένου να αξιολογηθεί εάν η χρησιμοποίηση του προσβαλλόμενου σήματος ενδέχεται να είναι βλαπτική για, ή να προσπορίζει αθέμιτο όφελος από, τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος, είναι αναγκαίο να εξεταστεί εφόσον διαπιστωθεί ότι τα σημεία είναι παρόμοια εάν, λαμβανομένων όλων των σχετικών παραγόντων, δημιουργείται σύνδεσμος (ή συσχέτιση) μεταξύ των σημείων στο μυαλό του ενδιαφερόμενου κοινού. Από τη νομολογία που παρατίθεται ακολούθως καθίσταται σαφές ότι η προαναφερθείσα εξέταση πρέπει να διενεργείται πριν από την τελική αξιολόγηση της ύπαρξης ή όχι κινδύνου προσβολής. Το Δικαστήριο εξέτασε αναλυτικά την έννοια του συνδέσμου μεταξύ των σημείων στην απόφασή του της 27/11/2008, C-252/07, «Intel Corporation», σκέψη 30 (βλ. και εκεί παρατεθείσα νομολογία). Η συγκεκριμένη απόφαση, παρότι αναφέρεται στην ερμηνεία του άρθρου 4 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας περί σημάτων, ισχύει και για το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, που είναι η ισοδύναμη διάταξη του εν λόγω κανονισμού. Στην υπόθεση Intel, το Δικαστήριο δηλώνει τα ακόλουθα (σκέψη 30): Οι προσβολές του προγενέστερου σήματος, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας, μπορούν να στοιχειοθετηθούν μόνον αν ο βαθμός της ομοιότητάς του με το μεταγενέστερο σήμα είναι τέτοιος ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να τα φέρνει κοντά, δηλαδή να τα συνδέει μεταξύ τους, χωρίς κατ ανάγκην να τα συγχέει (βλ., όσον αφορά το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας, τις προπαρατεθείσες αποφάσεις General Motors, σκέψη 23, και adidas και Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 49

50 adidas Benelux, σκέψη 41, και την προαναφερθείσα απόφαση Adidas- Salomon και Adidas Benelux, σκέψη 29). Ο όρος «σύνδεσμος» αναφέρεται συχνά και ως «συσχέτιση» σε άλλες παραγράφους του παρόντος μέρους των κατευθυντήριων γραμμών αλλά και στη νομολογία. Οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται αδιακρίτως. Το Δικαστήριο έχει καταστήσει σαφές ότι η ομοιότητα μεταξύ των επίμαχων σημάτων δεν αρκεί αφ εαυτή προκειμένου να διαπιστωθεί ότι υφίσταται σύνδεσμος μεταξύ τους. Αντιθέτως, η ύπαρξη συνδέσμου μεταξύ των επίμαχων σημάτων πρέπει να εκτιμάται συνολικώς, λαμβανομένων υπόψη όλων των παραγόντων που ασκούν επιρροή στις συγκεκριμένη περίπτωση. Σύμφωνα με την υπόθεση Intel (σκέψη 42), μεταξύ των παραγόντων που ασκούν επιρροή στο πλαίσιο της εκτίμησης της ύπαρξης συνδέσμου περιλαμβάνονται: Ο βαθμός της ομοιότητας των συγκρουόμενων σημάτων. Όσο περισσότερο ομοιάζουν τα δύο σήματα, τόσο πιο πιθανό είναι το ενδιαφερόμενο κοινό να ανακαλέσει συνειρμικά στη μνήμη του το προγενέστερο σήμα που χαίρει φήμης (απόφαση της 06/07/2012, T-60/10, «ROYAL SHAKESPEARE», σκέψη 26 και, κατ αναλογία, αίτηση έκδοσης προδικαστικής απόφασης της 27/11/2008, C-252/07, «Intel», σκέψη 44). Η φύση των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία χαίρει φήμης το προγενέστερο σήμα και για τα οποία ζητείται η καταχώριση του μεταγενέστερου σήματος, περιλαμβανομένων τόσο του βαθμού εγγύτητας ή ανομοιότητας των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών, όσο και του ενδιαφερόμενου κοινού. Τα επίμαχα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να είναι τόσο ανόμοια, ώστε το οικείο κοινό να μην ανακαλεί συνειρμικά στη μνήμη του το προγενέστερο σήμα οσάκις αντικρίζει το μεταγενέστερο σήμα (υπόθεση Intel, σκέψη 49). Το εύρος της φήμης του προγενέστερου σήματος. Η ένταση του διακριτικού χαρακτήρα, είτε εγγενούς είτε αποκτηθέντος με τη χρήση, του προγενέστερου σήματος. Όσο πιο εγγενής είναι ο διακριτικός χαρακτήρας του προγενέστερου σήματος, τόσο πιθανότερο είναι να το ανακαλεί συνειρμικά στη μνήμη του ο καταναλωτής οσάκις αντικρίζει παρόμοιο (ή ταυτόσημο) μεταγενέστερο σήμα. Ο κίνδυνος σύγχυσης του ενδιαφερόμενου κοινού. Ο ως άνω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός. Η στοιχειοθέτηση ή ο αποκλεισμός της ύπαρξης συνδέσμου μεταξύ των επίμαχων σημάτων είναι δυνατό να γίνει βάσει μερικών μόνο εκ των προαναφερθέντων κριτηρίων. Κατά πόσο το ενδιαφερόμενο κοινό θα συνδέσει τα επίμαχα σήματα μεταξύ τους συνιστά πραγματικό ζήτημα στο οποίο πρέπει να δίδεται απάντηση λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών περιστατικών και των περιστάσεων κάθε περίπτωσης χωριστά. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της δημιουργίας ή όχι «συνδέσμου» στο μυαλό του κοινού επιβάλλεται να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες οι οποίοι πρέπει ακολούθως να σταθμίζονται. Ως εκ τούτου, ακόμη και ένας αμυδρός ή ελάχιστος βαθμός ομοιότητας μεταξύ των σημείων (ο οποίος δεν επαρκεί ενδεχομένως Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 50

51 για τη στοιχειοθέτηση κινδύνου σύγχυσης δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα) αρκεί για να αιτιολογήσει την αξιολόγηση όλων των σχετικών παραγόντων προκειμένου να προσδιοριστεί εάν είναι πιθανό να δημιουργηθεί σύνδεσμος μεταξύ των σημείων στο μυαλό του οικείου κοινού. Σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, στην απόφαση της 24/03/2011, C-552/09 P, «TiMi Kinderjoghurt», σκέψεις 65 και 66, το Δικαστήριο δήλωσε τα ακόλουθα: «Καίτοι η συνολική αυτή εκτίμηση προϋποθέτει ένα βαθμό αλληλεξαρτήσεως μεταξύ των παραγόντων που λαμβάνονται υπόψη, οπότε ο χαμηλός βαθμός ομοιότητας μεταξύ των σημάτων μπορεί έτσι να αντισταθμισθεί από τον έντονο διακριτικό χαρακτήρα του προγενέστερου σήματος, [ ] εντούτοις, ελλείψει οποιασδήποτε ομοιότητας μεταξύ του προγενέστερου και του αμφισβητούμενου σήματος, ούτε η διασημότητα ή η φήμη του προγενέστερου σήματος ούτε το γεγονός ότι οι οικείες υπηρεσίες ή τα προϊόντα είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια αρκούν για να διαπιστωθεί η ύπαρξη [ ] συνδέσμου μεταξύ αυτών στην αντίληψη του ενδιαφερομένου κοινού [ ]. [ ] Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία τα συγκρουόμενα σήματα παρουσιάζουν ορισμένη, έστω μικρή, ομοιότητα, το εν λόγω δικαστήριο οφείλει να προβεί σε σφαιρική εκτίμηση προκειμένου να καθορίσει αν, παρά τον χαμηλό βαθμό ομοιότητας μεταξύ των σημάτων αυτών, υφίσταται, λόγω της ύπαρξης και άλλων ασκούντων επιρροή παραγόντων, όπως είναι το παγκοίνως γνωστό ή η φήμη του προγενέστερου σήματος, κίνδυνος σύγχυσης ή σύνδεσμος μεταξύ των σημάτων αυτών στην αντίληψη του ενδιαφερομένου κοινού.» Από τη νομολογία καθίσταται σαφές ότι η ύπαρξη συνδέσμου δεν αρκεί από μόνη της για τη στοιχειοθέτηση της ύπαρξης κάποιας από τις μορφές προσβολής του προγενέστερου σήματος που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα (απόφαση της 26/09/2012,T-301/09, «Citigate», σκέψη 96, και εκεί παρατεθείσα νομολογία). Ωστόσο, όπως επεξηγείται αναλυτικά στην παράγραφο 3.4, «Προσβολή της φήμης», ακολούθως, η ύπαρξη συνδέσμου (ή συσχέτισης) μεταξύ των σημείων είναι αναγκαία προϋπόθεση για να προσδιοριστεί στη συνέχεια εάν υφίσταται κίνδυνος βλάβης ή αθέμιτου οφέλους Παραδείγματα υποθέσεων στις οποίες διαπιστώθηκε σύνδεσμος μεταξύ των σημείων Ακολούθως παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένες υποθέσεις στις οποίες κρίθηκε ότι ο βαθμός ομοιότητας μεταξύ των σημείων (λαμβανομένων υπόψη των σχετικών παραγόντων) ήταν επαρκής ώστε να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι καταναλωτές θα τα συσχέτιζαν μεταξύ τους. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 51

52 Προγενέστερο σημείο που χαίρει φήμης BOTOX Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος BOTOLYST και BOTOCYL Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-345/08 και T-357/08, απόφαση επικυρωθείσα με την απόφαση στην υπόθεση C-100/11P) Το σήμα BOTOX έχαιρε φήμης για φαρμακευτικά προϊόντα για την καταπολέμηση των ρυτίδων στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων για την καταχώριση των επίμαχων σημάτων, τα οποία κάλυπταν ευρύ φάσμα προϊόντων της κλάσης 3. Το Γενικό Δικαστήριο επικύρωσε τη διαπίστωση του τμήματος προσφυγών ότι υφίσταται αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των προϊόντων, και συγκεκριμένα χαμηλός βαθμός ομοιότητας μεταξύ των φαρμακευτικών προϊόντων για την αντιμετώπιση ρυτίδων και των προσβαλλόμενων καλλυντικών προϊόντων, ιδίως κρέμες, ενώ τα υπόλοιπα προσβαλλόμενα προϊόντα, και συγκεκριμένα αρώματα, γαλακτώματα για μαύρισμα, σαμπουάν, άλατα για το μπάνιο, κ.λπ. είναι διαφορετικά. Ωστόσο, τα εξεταζόμενα προϊόντα ανήκαν σε παρεμφερείς τομείς της αγοράς. Το Γενικό Δικαστήριο επικύρωσε τη διαπίστωση του τμήματος προσφυγών ότι το ενδιαφερόμενο κοινό επαγγελματίες και ευρύ κοινό θα παρατηρούσε ασφαλώς ότι αμφότερα τα σήματα των οποίων ζητείτο η καταχώριση, BOTOLIST και BOTOCYL, άρχιζαν με το πρόθεμα «BOTO-», το οποίο εμπεριέχει σχεδόν ολόκληρο το σήμα BOTOX, που είναι παγκοίνως γνωστό στο κοινό. Το Γενικό Δικαστήριο επεσήμανε ότι το πρόθεμα «BOTO-» δεν είναι κοινό, ούτε στον φαρμακευτικό κλάδο ούτε στον κλάδο των καλλυντικών, και ότι δεν έχει περιγραφικό χαρακτήρα. Ακόμη κι αν γίνει δεκτό ότι το σημείο «BOTOX» μπορεί να αναλυθεί στα στοιχεία «bo», για την αλλαντίαση [botulinum], και «tox», για την «τοξίνη», παραπέμποντας στη χρησιμοποιούμενη δραστική ουσία, η λέξη αυτή θα θεωρείτο ότι έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα, εγγενώς ή διά της χρήσης, τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λαμβανομένων υπόψη όλων των κρίσιμων στοιχείων, το κοινό θα συσχέτιζε κατ ανάγκη τα επίμαχα σήματα BOTOLIST και BOTOCYL με το σήμα BOTOX το οποίο χαίρει φήμης (σκέψεις 65 έως 79). Προγενέστερο σημείο που χαίρει φήμης Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος RED BULL R 0070/ Το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι το κοινό θα συσχέτιζε τα σήματα RED DOG και RED BULL διότι i) τα σήματα έχουν ορισμένα συναφή κοινά χαρακτηριστικά, ii) τα συγκρουόμενα προϊόντα που εμπίπτουν στις κλάσεις 32 και 33 είναι ταυτόσημα, iii) το σήμα RED BULL χαίρει φήμης, iv) το σήμα RED BULL έχει αποκτήσει έντονο διακριτικό χαρακτήρα δια της χρήσης και v) ενδέχεται να υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης (σκέψη 19). Μπορεί να υποτεθεί ευλόγως ότι ο μέσος καταναλωτής ποτών, ο οποίος γνωρίζει ήδη το σήμα RED BULL το οποίο χαίρει φήμης, όταν αντικρίσει το σήμα RED DOG σε ίδιας κατηγορίας ποτά θα ανακαλέσει συνειρμικά στη μνήμη του το προγενέστερο σήμα. Σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση Intel, αυτό «ισοδυναμεί με την ύπαρξη συνδέσμου» μεταξύ των σημάτων (σκέψη 24). Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 52

53 Προγενέστερο σημείο που χαίρει φήμης Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος VIAGRA VIAGUARA T-332/10 Τα σήματα παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα στο σύνολό τους (σκέψη 42). Από οπτικής άποψης, το προσβαλλόμενο σήμα περιέχει όλα τα γράμματα του προγενέστερου σήματος, με τα τέσσερα πρώτα και τα τελευταία δύο στην ίδια σειρά. Υφίσταται επομένως οπτική ομοιότητα, δεδομένου δε ότι το κοινό έχει την τάση να δίδει μεγαλύτερη προσοχή στην αρχή των λέξεων (σκέψεις 35 και 36). Το γεγονός ότι η πρώτη και η τελευταία συλλαβή είναι ταυτόσημες, σε συνδυασμό με το ότι οι ενδιάμεσες συλλαβές έχουν κοινό τον ήχο [g], έχει ως αποτέλεσμα υψηλό βαθμό φωνητικής ομοιότητας (σκέψεις 38 και 39). Κανένα από τα σημεία δεν έχει ιδιαίτερο σημασιολογικό περιεχόμενο και, ως εκ τούτου, το κοινό δεν θα τα διαφοροποιήσει εννοιολογικά στο μυαλό του (σκέψη 40). Το προγενέστερο σήμα καλύπτει φαρμακευτικά παρασκευάσματα για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας που εμπίπτουν στην κλάση 5, ενώ το προσβαλλόμενο σήμα καλύπτει μη αλκοολούχα και αλκοολούχα ποτά που εμπίπτουν στις κλάσεις 32 και 33. Η φήμη του προγενέστερου σήματος για τα προαναφερθέντα προϊόντα είναι αδιαμφισβήτητη. Το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι παρότι δεν στοιχειοθετείται άμεση σχέση μεταξύ των προϊόντων που καλύπτονται από τα συγκρουόμενα σήματα δεδομένου ότι είναι διαφορετικά, εξακολουθεί να υφίσταται ενδεχόμενο συσχέτισης με το προγενέστερο σήμα, λαμβανομένου υπόψη του υψηλού βαθμού ομοιότητας μεταξύ των σημείων και της μεγάλης φήμης που έχει αποκτήσει το προγενέστερο σήμα. Το Γενικό Δικαστήριο καταλήγει ως εκ τούτου στο συμπέρασμα ότι υφίσταται κίνδυνος να δημιουργηθεί σύνδεσμος μεταξύ των σημάτων (σκέψη 52). Προγενέστερο σημείο που χαίρει φήμης RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος ROYAL SHAKESPEARE T-60/10 Δεδομένου ότι το προσβαλλόμενο σήμα αποτελείται αποκλειστικά από το βασικό και διακριτικό στοιχείο του προγενέστερου σήματος, και συγκεκριμένα την έκφραση «royal shakespeare», τα συγκρουόμενα σημεία παρουσιάζουν οπτική, φωνητική και εννοιολογική ομοιότητα. Ως εκ τούτου, ο μέσος καταναλωτής θα συσχετίσει τα σήματα (σκέψη 29). Το προγενέστερο σήμα καλύπτει υπηρεσίες που εμπίπτουν στην κλάση 41 και, μεταξύ άλλων, θεατρικές παραγωγές, ενώ το προσβαλλόμενο σήμα καλύπτει μη αλκοολούχα και αλκοολούχα ποτά που εμπίπτουν στις κλάσεις 32 και 33 και παροχή φαγητού και ποτού, υπηρεσίες εστιατορίου, υπηρεσίες μπαρ, παμπ, ξενοδοχειακές υπηρεσίες, προσωρινή κατάλυση που εμπίπτουν στην κλάση 42. Το Γενικό Δικαστήριο επικύρωσε τη διαπίστωση του τμήματος προσφυγών περί «εξαιρετικής» φήμης του προγενέστερου σήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο για θεατρικές παραγωγές. Το ενδιαφερόμενο κοινό για το προσβαλλόμενο σήμα είναι ίδιο με το ενδιαφερόμενο κοινό για το προγενέστερο σήμα, και συγκεκριμένα το ευρύ κοινό (σκέψη 58). Παρότι τα προσβαλλόμενα προϊόντα που εμπίπτουν στις κλάσεις 32 και 33 δεν φαίνεται να συνδέονται άμεσα και απευθείας με τις θεατρικές παραγωγές του ανακόπτοντος, υφίσταται εγγύτητα και σύνδεσμος μεταξύ τους. Το Γενικό Δικαστήριο παραπέμπει στην απόφαση της 04/11/2008, T-161/07, «Ugly (COYOTE UGLY)», σκέψεις 31 έως 37, όπου διαπιστώθηκε ομοιότητα μεταξύ υπηρεσιών ψυχαγωγικού περιεχομένου και ζύθου λόγω της συμπληρωματικότητάς τους. Το Γενικό Δικαστήριο πρόσθεσε ότι στα θέατρα συνηθίζεται να παρέχονται υπηρεσίες μπαρ και τροφοδοσίας είτε κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, είτε στα διαλείμματα. Επιπλέον, ανεξαρτήτως των προαναφερθέντων, δεδομένης της αποδεδειγμένης φήμης του προγενέστερου σήματος, το ενδιαφερόμενο κοινό, και συγκεκριμένα το ευρύ κοινό του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν αντικρίζει μια μπίρα με το προσβαλλόμενο σήμα στο σουπερμάρκετ ή στο μπαρ είναι πολύ πιθανό να τη συσχετίσει με τον παρεμβαίνοντα (σκέψη 60) Παραδείγματα υποθέσεων στις οποίες δεν διαπιστώθηκε σύνδεσμος μεταξύ των σημείων Ακολούθως παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένες υποθέσεις στις οποίες η σφαιρική εκτίμηση όλων των σχετικών παραγόντων οδήγησε στο συμπέρασμα ότι δεν υφίστατο κίνδυνος συσχέτισης των σημείων. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 53

54 Προγενέστερο σημείο που χαίρει φήμης Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος R 0724/ Τα σημεία παρουσιάζουν οπτική και ακουστική ομοιότητα σε κάποιον βαθμό μόνο. Το τμήμα προσφυγών επιβεβαίωσε ότι η φήμη των προγενέστερων σημάτων έχει αποδειχθεί μόνο για υπηρεσίες διανομής ενέργειας. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες διαφέρουν τελείως από τα προϊόντα των οποίων ζητείται η προστασία στις κλάσεις 18, 20, 24 και 27. Το ενδιαφερόμενο κοινό είναι το ίδιο, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες των οποίων έχει αποδειχθεί η φήμη, και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες διανομής ενέργειας, απευθύνονται στο ευρύ κοινό και τα επίμαχα προϊόντα απευθύνονται επίσης στον μέσο καταναλωτή ο οποίος είναι ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος. Ωστόσο, ακόμη και αν το ενδιαφερόμενο κοινό στο οποίο απευθύνονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τα οποία έχει καταχωρισθεί καθένα από τα συγκρουόμενα σήματα είναι ακριβώς το ίδιο ή συμπίπτει σε ορισμένο βαθμό, τα εν λόγω προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να είναι τόσο ανόμοια, ώστε το οικείο κοινό να μην ανακαλεί συνειρμικά στη μνήμη του το προγενέστερο σήμα οσάκις αντικρίζει το μεταγενέστερο σήμα. Λόγω των μεγάλων διαφορών σε επίπεδο χρήσης μεταξύ των επίμαχων προϊόντων και των υπηρεσιών των οποίων έχει αποδειχθεί η φήμη, είναι μάλλον απίθανο να συνδέσει το κοινό τα συγκρουόμενα σημεία μεταξύ τους, γεγονός που συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και για τον προσπορισμό αθέμιτου οφέλους είτε από τον διακριτικό χαρακτήρα είτε από τη φήμη του προγενέστερου σήματος. Είναι δε ακόμη λιγότερο πιθανό, σε περίπτωση αγοράς τσάντας ή επίπλου, να συνδέσει το ενδιαφερόμενο κοινό τα προϊόντα αυτά με παγκοίνως γνωστό σήμα, πόσω μάλλον με υπηρεσίες στον τομέα της ενέργειας (σκέψεις 69 έως 79). Προγενέστερο σημείο που χαίρει φήμης G-STAR και Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος T-309/08 Από οπτικής άποψης, τα σημεία δημιουργούν τελείως διαφορετική εντύπωση, λόγω του εικονιστικού στοιχείου (κεφάλι κινεζικού δράκου) στην αρχή του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση. Από ακουστικής άποψης, υφίσταται αρκετά μεγάλη ακουστική (ή ισοδύναμα «φωνητική») ομοιότητα μεταξύ των συγκρουόμενων σημάτων. Τα σημεία διαφέρουν από εννοιολογικής άποψης, καθώς το στοιχείο «star» των προγενέστερων σημάτων είναι λέξη που συγκαταλέγεται στο στοιχειώδες λεξιλόγιο της αγγλικής γλώσσας και η έννοια της είναι ευρέως κατανοητή σε ολόκληρη την Κοινότητα. Ως εκ τούτου, τα προγενέστερα σήματα εκλαμβάνονται ως αναφερόμενα σε αστέρι ή διάσημο πρόσωπο. Ένα τμήμα του ενδιαφερόμενου κοινού είναι πιθανό να εκλάβει το στοιχείο «stor» του προσβαλλόμενου σήματος με την έννοια της δανικής και σουηδικής λέξης «stor», που σημαίνει «μεγάλος, εκτεταμένος» ή να το θεωρήσει ως παραπομπή στην αγγλική λέξη «store» που σημαίνει «κατάστημα, αποθήκευση». Το μεγαλύτερο τμήμα του ενδιαφερόμενου κοινού δεν θα αποδώσει, πάντως, κατά πάσα πιθανότητα, ιδιαίτερο σημασιολογικό περιεχόμενο στο συγκεκριμένο στοιχείο. Ως εκ τούτου, το ενδιαφερόμενο κοινό θα εκλάβει τα συγκρουόμενα σήματα ως διαφορετικά από εννοιολογικής άποψης, δεδομένου ότι τα προγενέστερα σήματα έχουν σαφή σημασία σε ολόκληρη την Κοινότητα, ενώ το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση είτε έχει διαφορετικό σημασιολογικό περιεχόμενο για ένα τμήμα του ενδιαφερόμενου κοινού είτε δεν έχει κανένα απολύτως σημασιολογικό περιεχόμενο. Κατά την πάγια νομολογία, οσάκις η σημασία ενός τουλάχιστον από τα δύο οικεία σημεία είναι σαφής και ορισμένη, ώστε να μπορεί να γίνεται άμεσα αντιληπτή από το οικείο κοινό, οι εννοιολογικές διαφορές μεταξύ των σημείων αυτών μπορούν να εξουδετερώνουν τις οπτικές και φωνητικές ομοιότητες που υφίστανται μεταξύ τους. Το τμήμα προσφυγών ορθώς έκρινε ότι οι οπτικές και εννοιολογικές διαφορές μεταξύ των σημάτων απέκλειαν κάθε πιθανότητα συσχέτισής τους (σκέψεις 25 έως 36). Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 54

55 Προγενέστερο σημείο που χαίρει φήμης Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος ONLY R 1556/ (απόφαση επικυρωθείσα με την απόφαση στην υπόθεση T-586/10) Τα προϊόντα της κλάσης 3 είναι ταυτόσημα και απευθύνονται στο ίδιο κοινό. Μεταξύ των εξεταζόμενων σημείων υφίσταται μικρή οπτική και εννοιολογική ομοιότητα και μέτρια ακουστική ομοιότητα. Ακόμη και αν τα προγενέστερα σήματα έχαιραν φήμης, οι διαφορές μεταξύ των σημείων, ιδίως λόγω της εννοιολογικής ενότητας που προκύπτει από τον συνδυασμό του στοιχείου «only» με το κυρίαρχο διακριτικό στοιχείο «givenchy», είναι αρκούντως σημαντικές ώστε το κοινό να μην τα συνδέσει μεταξύ τους. Ως εκ τούτου, το τμήμα προσφυγών ορθώς έκρινε ότι δεν επληρούτο μία από τις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, και συγκεκριμένα η προϋπόθεση βάσει της οποίας τα σημεία πρέπει να είναι αρκούντως παρόμοια ώστε το οικείο κοινό να τα συνδέσει μεταξύ τους (σκέψεις 65 και 66). Προγενέστερο σημείο που χαίρει φήμης KARUNA Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος R 696/ (απόφαση επικυρωθείσα με την απόφαση στην υπόθεση T-357/10) Τα εξεταζόμενα προϊόντα, για σοκολάτα της κλάσης 30, είναι ταυτόσημα. Τα σημεία διαφέρουν από οπτικής άποψης όχι μόνο λόγω των εικονιστικών στοιχείων που φέρει το σημείο του οποίου ζητείται η καταχώριση, αλλά και λόγω των λεκτικών στοιχείων τους. Παρότι τα λεκτικά στοιχεία των επίμαχων σημάτων έχουν κοινά τρία από τα έξι γράμματα, υπάρχει διαφορά μεταξύ τους διότι το προγενέστερο σήμα ξεκινά με τα γράμματα «ka» ενώ το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση ξεκινά με τα γράμματα «co», και διότι ο καταναλωτής δίδει, κατά κανόνα, μεγαλύτερη σημασία στην αρχή των λέξεων. Η φωνητική ομοιότητα μεταξύ των σημείων στο σύνολό τους είναι μικρή. Εννοιολογικά, η λέξη «corona», που σημαίνει «κορώνα» στα ισπανικά, δεν έχει καμία σημασία στα εσθονικά, τα λετονικά ή τα λιθουανικά. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η εννοιολογική σύγκριση μεταξύ των επίμαχων σημείων στα τρία κράτη της Βαλτικής. Το γεγονός ότι η λιθουανική λέξη «karūna» σημαίνει «κορώνα» δεν αρκεί αφ εαυτό προκειμένου να αποδειχθεί ότι το ενδιαφερόμενο κοινό συνδέει τους όρους «karuna» ή «karūna» με τη λέξη «corona», η οποία είναι σε κάθε περίπτωση ξένη λέξη. Συμπερασματικά, το Γενικό Δικαστήριο επανέλαβε ότι εφόσον δεν πληρούται η προϋπόθεση της ομοιότητας μεταξύ των σημείων δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, συνάγεται ομοίως κατ ανάγκη, βάσει της ίδιας ανάλυσης, ότι η συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν πληρούται ούτε δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 του ίδιου κανονισμού (σκέψεις 30 έως 34 και 49). 3.4 Προσβολή της φήμης Το αντικείμενο της προστασίας Το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα δεν προστατεύει αφ εαυτή τη φήμη του προγενέστερου σήματος, υπό την έννοια ότι δεν επιδιώκει να αποτρέψει την καταχώριση όλων των σημάτων που είναι ταυτόσημα ή παρόμοια με το σήμα το οποίο χαίρει φήμης. Επιπροσθέτως, πρέπει να υπάρχει κίνδυνος η χρησιμοποίηση του προσβαλλόμενου αιτούμενου σήματος χωρίς νόμιμη αιτία να προσπορίσει αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος, ή να είναι βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη. Το Δικαστήριο επικύρωσε τα προαναφερθέντα δηλώνοντας ότι «όταν, [ ], το εθνικό δικαστήριο κρίνει ότι πληρούται η σχετική με τη φήμη προϋπόθεση, πρέπει να προβεί στην εξέταση της δεύτερης προϋπόθεσης [ ], δηλαδή το αν έχει επέλθει, Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 55

56 χωρίς νόμιμη αιτία, βλάβη στο προγενέστερο σήμα» (βλ. απόφαση της 14/09/1999, C-375/97, «General Motors», σκέψη 30). Το Δικαστήριο δεν διευκρίνισε περαιτέρω τι μπορεί να θεωρηθεί ως βλάβη ή αθέμιτο όφελος, αν και στην υπόθεση Sabel αποφαίνεται ότι το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα «δεν επιβάλλ[ει] την απόδειξη κινδύνου σύγχυσης», δηλώνοντας δηλαδή το προφανές, ότι η διευρυμένη προστασία που παρέχεται σε σήματα τα οποία χαίρουν φήμης δεν συνδέεται με την αρχική λειτουργία τους (βλ. απόφαση της 11/11/1997, C-251/95, «Sabel», σκέψη 20). Εντούτοις, σε διάφορες προηγούμενες αποφάσεις του το Δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι, εκτός της προέλευσης την οποία δηλώνει, ένα σήμα μπορεί να επιτελεί και άλλες λειτουργίες που χρήζουν προστασίας. Ειδικότερα, επιβεβαίωσε ότι ένα σήμα είναι δυνατό να παρέχει την εγγύηση ότι όλα τα προϊόντα που προέρχονται από την ίδια επιχείρηση έχουν την ίδια ποιότητα (εγγυητική λειτουργία) και μπορεί επίσης να χρησιμεύει αφ εαυτό ως μέσο διαφήμισης αντανακλώντας τη φήμη και πελατεία (goodwill) και το κύρος (ή ισοδύναμα «γόητρο», «σήμα περιωπής») που έχει αποκτήσει στην αγορά (διαφημιστική λειτουργία) (απόφαση της 17/10/1990 στην υπόθεση C-10/89, «CNL-SUCAL κατά HAG», απόφαση της 11/07/1993, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-427/93, C-429/93 και C-436/93, «Bristol-Myers Squibb κ.λπ. κατά Paranova», απόφαση της 11/11/1997, C-349/95, «Loendersloot κατά Ballantine & Son κ.λπ.», απόφαση της 04/11/1997, C-337/95, «Parfums Christian Dior κατά Evora», και απόφαση της 23/02/1999, C-63/97, «BMW»). Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τα σήματα δεν δηλώνουν μόνο την προέλευση ενός προϊόντος, αλλά επιπλέον προβάλλουν συγκεκριμένο μήνυμα ή εικόνα στον καταναλωτή, που έχει ενσωματωθεί στο σημείο κατά κύριο λόγο δια της χρήσης του και, αφ ης στιγμής αποκτηθεί, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του διακριτικού χαρακτήρα και της φήμης του σήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις φήμης τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του σήματος είναι ιδιαιτέρως ανεπτυγμένα, καθώς η εμπορική επιτυχία μιας επωνυμίας βασίζεται κατά κανόνα στην ποιότητα του προϊόντος, στην επιτυχή προβολή του ή σε αμφότερα και, για αυτόν τον λόγο, έχουν μεγάλη αξία για τον δικαιούχο του σήματος. Το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα επιδιώκει να προστατεύσει ακριβώς αυτήν την προστιθέμενη αξία του προγενέστερου σήματος που χαίρει φήμης από κάθε χρησιμοποίηση, χωρίς νόμιμη αιτία, του αιτούμενου σήματος, η οποία θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος, ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη. Ως εκ τούτου, η έννοια της προσβολής της φήμης αφορά όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει κίνδυνος η χρησιμοποίηση του επίμαχου σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση να έχει αρνητική επίπτωση στο προγενέστερο σήμα, είτε υπό την έννοια ότι μπορεί να πλήξει την ελκυστικότητά του (πρόκληση βλάβης στον διακριτικό χαρακτήρα) ή να μειώσει την αξία της εικόνας που έχει δημιουργήσει στο κοινό (πρόκληση βλάβης στη φήμη), είτε υπό την έννοια ότι υπάρχει κίνδυνος το επίμαχο σήμα, εφόσον χρησιμοποιηθεί, να ιδιοποιηθεί τις ελκυστικές ιδιότητες του προγενέστερου σήματος ή να εκμεταλλευτεί την εικόνα και το κύρος του (προσπορισμός αθέμιτου οφέλους από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη). Δεδομένου επίσης ότι μια πολύ μεγάλη φήμη είναι δυνατό, αφενός, να πληγεί ευκολότερα και, αφετέρου, να αποτελέσει δελεαστικότερο στόχο για τον προσπορισμό αθέμιτου οφέλους, λόγω ακριβώς της μεγάλης αξίας της, το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι «όσο εντονότερος είναι ο διακριτικός χαρακτήρας και όσο μεγαλύτερη είναι η φήμη του σήματος αυτού, τόσο ευκολότερα μπορεί να αναγνωρισθεί ότι συντρέχει προσβολή Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 56

57 του» (απόφαση της 27/11/2008, C-252/07, «Intel», σκέψεις 67 και 74 απόφαση της 25/05/2005, T-67/04, «Spa-finders», σκέψη 41). Παρότι το Δικαστήριο δεν το δηλώνει ρητώς, θα πρέπει να ισχύουν τα ίδια και για το αθέμιτο όφελος που δύναται να προσποριστεί ο αιτών εις βάρος του προγενέστερου σήματος Εκτίμηση της προσβολής της φήμης Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης General Motors, το Δικαστήριο δεν ασχολήθηκε αναλυτικά με το θέμα της αξιολόγησης της βλάβης και του αθέμιτου οφέλους, καθώς το ερώτημα που υποβλήθηκε στην κρίση του δεν αφορούσε τα συγκεκριμένα ζητήματα. Περιορίστηκε να δηλώσει ότι «πράγματι, μόνο στην περίπτωση ενός επαρκούς βαθμού γνώσης του σήματος αυτού από το κοινό που βρίσκεται ενώπιον του μεταγενεστέρου σήματος είναι δυνατό, ενδεχομένως, [ ], να γίνει κάποια συσχέτιση μεταξύ των δύο σημάτων και έτσι, όπως είναι επόμενο, να θιγεί το προγενέστερο σήμα» (απόφαση της 14/09/1999, C-375/97, «General Motors», σκέψη 23). Παρότι η δήλωση αυτή είναι πολύ περιορισμένη για να χρησιμεύσει ως βάση για την εμπεριστατωμένη ανάλυση της προϋπόθεσης που πρέπει να ισχύει προκειμένου να υφίσταται προσβολή της φήμης, παρέχει τουλάχιστον μια σημαντική ένδειξη, και συγκεκριμένα ότι η βλάβη ή το αθέμιτο όφελος πρέπει να απορρέουν από τη συσχέτιση μεταξύ των συγκρουόμενων σημάτων στο μυαλό του κοινού, ο οποίος καθίσταται δυνατός λόγω των ομοιοτήτων μεταξύ των σημάτων, του διακριτικού χαρακτήρα, της φήμης τους και λοιπών παραγόντων (βλ. παράγραφο 3.3 ανωτέρω). Η προϋπόθεση της ύπαρξης συσχέτισης ικανής να προκαλέσει βλάβη έχει διττό αντίκτυπο στην αξιολόγηση της βλάβης ή του αθέμιτου οφέλους. Πρώτον, εάν η εικαζόμενη βλάβη του σήματος ή το εικαζόμενο αθέμιτο όφελος δεν είναι αποτέλεσμα συσχέτισης μεταξύ των σημάτων, αλλά οφείλεται σε άλλους εξωγενείς λόγους, τότε δεν είναι δυνατή η άσκηση ανακοπής δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Δεύτερον, εάν από τη συνεκτίμηση όλων των περιστάσεων της υπόθεσης δεν προκύπτει κίνδυνος συσχέτισης μεταξύ των σημάτων, δεν υφίσταται η απαραίτητη σύνδεση μεταξύ της χρήσης του μεταγενέστερου σήματος και του βλαπτικού αντίκτυπου. Ως εκ τούτου, η φύση και η έκταση της ομοιότητας μεταξύ των σημείων και της φήμης του προγενέστερου σήματος πρέπει να είναι τέτοιες ώστε, λαμβανομένων υπόψη όλων των ασκούντων επιρροή παραγόντων, ο καταναλωτής να συνδέει μεταξύ τους τα σημεία, υπό την έννοια ότι όταν αντικρίζει το ένα εξ αυτών να ανακαλεί στη μνήμη του το άλλο. Επιπλέον, όπως επεσήμανε το Δικαστήριο, η δημιουργία συσχέτισης μεταξύ των σημάτων προϋποθέτει προβολή του μεταγενέστερου σήματος σε κοινό το οποίο είναι ήδη εξοικειωμένο με το προγενέστερο σήμα. Αυτό αποδεικνύεται ευκολότερα όταν το προγενέστερο σήμα είναι γνωστό στο ευρύ κοινό ή όταν οι καταναλωτές των αντίστοιχων προϊόντων και υπηρεσιών συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό. Εντούτοις, σε περιπτώσεις στις οποίες τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους και η προαναφερθείσα σχέση μεταξύ των αντίστοιχων κοινών δεν είναι εμφανής, ο ανακόπτων οφείλει να τεκμηριώσει γιατί πιστεύει ότι θα δημιουργηθεί συσχέτιση μεταξύ των σημάτων, επικαλούμενος άλλα κοινά σημεία μεταξύ των δραστηριοτήτων του και των δραστηριοτήτων του αιτούντος, π.χ. όταν το προγενέστερο σήμα αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης εκτός του τομέα της αγοράς Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 57

58 στον οποίον εμπίπτει κανονικά, π.χ. μέσω παραχώρησης άδειας χρήσης ή εμπορικής ανάδειξης (βλ. παράγραφο 3.3 ανωτέρω). Προγενέστερο σημείο που χαίρει φήμης Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος TWITTER Χαίρει φήμης για υπηρεσίες που εμπίπτουν στις κλάσεις 38, 42 και 45, μεταξύ άλλων, ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Κλάσεις 14, 18 και 25 R 1074/ Το τμήμα προσφυγών όρισε το ενδιαφερόμενο κοινό ως τον μέσο ευρωπαίο καταναλωτή των προϊόντων των οποίων ζητείτο η προστασία, και τα οποία είναι συνήθη προϊόντα που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι υπάρχει κίνδυνος να θεωρήσει το κοινό τα προϊόντα του αιτούντος ως προϊόντα εμπορικής ανάδειξης προερχόμενα από τον ανακόπτοντα. Είδη όπως μπλούζες μακό, μπρελόκ, ρολόγια, τσάντες, κοσμήματα, καπέλα, κ.λπ. χρησιμοποιούνται ευρύτατα ως μέσα εμπορικής προώθησης διαφόρων σημάτων τα οποία καλύπτουν μεγάλο εύρος προϊόντων και υπηρεσιών. Όταν ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής αντικρίσει το σημείο TWITTER πάνω σε ρολόι, φουλάρι ή μακό μπλούζα, αναπόφευκτα θα το συνδέσει συνειρμικά, λόγω της φήμης του σήματος του ανακόπτοντος, με το σημείο του τελευταίου και με τις υπηρεσίες που αυτός παρέχει. Το γεγονός αυτό θα προσδώσει στον αιτούντα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς τα προϊόντα του θα αντλήσουν όφελος από την πρόσθετη έλξη που θα τους αποφέρει η συσχέτισή τους με το προγενέστερο σήμα του ανακόπτοντος. Η αγορά, π.χ., ρολογιού με το σήμα TWITTER προκειμένου να προσφερθεί ως δώρο σε άτομο που χρησιμοποιεί συστηματικά το TWITTER συνιστά ουσιαστικά πράξη που υποκινείται ακριβώς από την προσκόλληση του εν λόγω ατόμου στο προγενέστερο σήμα (σκέψη 40). Όσο αμεσότερα και εντονότερα παραπέμπει το μεταγενέστερο σήμα στο προγενέστερο, τόσο σοβαρότερος είναι ο κίνδυνος η ενεστώσα ή μελλοντική χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου σήματος να προσπορίσει αθέμιτο όφελος είτε από τον διακριτικό χαρακτήρα είτε από τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή να προκαλέσει βλάβη είτε στον διακριτικό χαρακτήρα είτε στη φήμη του προγενέστερου σήματος (αποφάσεις της 27/11/2008, C-252/07, «Intel», σκέψεις 67 έως 69 απόφαση της 18/06/2009, C-487/07, «L Oréal», σκέψεις 41 και 43). Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της βλάβης ή του αθέμιτου οφέλους πρέπει να βασίζεται σε σφαιρική εκτίμηση, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών παραγόντων της συγκεκριμένης περίπτωσης, μεταξύ των οποίων καταλέγονται, ιδίως, η ομοιότητα μεταξύ των σημείων, η φήμη του προγενέστερου σήματος, οι αντίστοιχες ομάδες καταναλωτών και οι αντίστοιχοι τομείς αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα σήματα δύνανται να συσχετιστούν κατά τρόπο που να συνιστά προσβολή του προγενέστερου σήματος Μορφές προσβολής Το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα αναφέρει τις ακόλουθες μορφές προσβολής: η χρησιμοποίηση χωρίς νόμιμη αιτία του αιτούμενου σήματος «θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος, ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη». Ως εκ τούτου, το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα εφαρμόζεται εφόσον πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες τρεις Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 58

59 εναλλακτικές προϋποθέσεις προσβολής του προγενέστερου σήματος, και συγκεκριμένα εάν η χρησιμοποίηση του προσβαλλόμενου σήματος: θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος θα ήταν βλαπτική για τον διακριτικό χαρακτήρα θα ήταν βλαπτική για τη φήμη. Όσον αφορά την πρώτη μορφή προσβολής, η διατύπωση του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα υποδηλώνει την ύπαρξη δύο ειδών αθέμιτου οφέλους, όμως στην πάγια νομολογία θεωρούνται ως μία ενιαία προσβολή δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα (βλ., π.χ., απόφαση της 06/07/2012, T-60/10, «RSC-Royal Shakespeare Company», σκέψη 47). Για λόγους πληρότητας, οι δύο πτυχές της συγκεκριμένης μορφής προσβολής εξετάζονται από κοινού στην παράγραφο ακολούθως. Όπως διευκρινίζεται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ, Ανακοπή, Τμήμα 2, Ταυτόσημο και κίνδυνος σύγχυσης, ο κίνδυνος σύγχυσης αφορά μόνο τη σύγχυση ως προς την εμπορική προέλευση των προϊόντων και των υπηρεσιών. Αντιθέτως, το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα προστατεύει προγενέστερα σήματα που χαίρουν φήμης σε περίπτωση συσχέτισης ή σύγχυσης που δεν σχετίζεται κατ ανάγκη με την εμπορική προέλευση των προϊόντων/υπηρεσιών. Το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα προστατεύει τις κοπιώδεις προσπάθειες και τα χρηματικά ποσά που επενδύονται για τη δημιουργία και την προώθηση σημάτων έως ότου αποκτήσουν φήμη διαφυλάσσοντάς τα από μεταγενέστερα παρόμοια σήματα που ενδέχεται να προσπορίσουν αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος, ή να είναι βλαπτικά για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη. Η ορολογία που χρησιμοποιείται στον συγκεκριμένο τομέα της νομοθεσίας περί σημάτων είναι ιδιαιτέρως πλούσια. Ακολούθως παρατίθενται οι όροι που χρησιμοποιούνται συχνότερα. Ορολογία του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Αθέμιτο όφελος Πρόκληση βλάβης στον διακριτικό χαρακτήρα Πρόκληση βλάβης στη φήμη Ισοδύναμοι όροι που χρησιμοποιούνται συχνότερα Αυθαίρετη χρήση/εκμετάλλευση, παρασιτισμός Aποδυνάμωση (ή ισοδύναμα «απαξίωση», «εξασθένιση») του διακριτικού χαρακτήρα (ή ισοδύναμα «της διακριτικής ισχύος») λόγω σταδιακού περιορισμού της ευκρίνειας, εξασθένιση, ξεθώριασμα, ξέφτισμα, αραίωση, διάβρωση, παρεμβολή, απίσχνανση, φαλκίδευση ή αποδόμηση Η αποδυνάμωση (ή ισοδύναμα «απαξίωση», «εξασθένιση») λόγω αμαύρωσης, δυσφήμιση, υποβάθμιση, υποτίμηση ή απαξίωση Προσπορισμός αθέμιτου οφέλους από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος Η φύση της προσβολής Η έννοια του προσπορισμού (ή ισοδύναμα «άντλησης») αθέμιτου οφέλους από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος αφορά περιπτώσεις στις οποίες ο αιτών επωφελείται της ελκυστικότητας του προγενέστερου σήματος επιθέτοντας στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες του ένα σημείο το οποίο ομοιάζει (ή ταυτίζεται) με σήμα ευρέως γνωστό στην αγορά, ιδιοποιούμενος κατ αυτόν τον τρόπο Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 59

60 τα ελκυστικά χαρακτηριστικά και τη διαφημιστική αξία του προγενέστερου σήματος ή εκμεταλλευόμενος τη φήμη, την εικόνα και το κύρος του. Η πρακτική αυτή μπορεί να οδηγήσει σε απαράδεκτες καταστάσεις εμπορικού παρασιτισμού καθώς ο αιτών δύναται να «εκμεταλλεύεται αυθαίρετα» τις επενδύσεις που έχει κάνει ο ανακόπτων για την προώθηση και την ανάπτυξη της φήμης του σήματός του, επιδιώκοντας την αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων του σε δυσανάλογα υψηλό επίπεδο συγκριτικά με το ύψος των δαπανών που έχει επενδύσει ο ίδιος για τη διαφημιστική προώθηση των προϊόντων του. Στην απόφασή της 12/07/2011, C-324/09, «L Oréal κ.λπ.», το Δικαστήριο αναφέρει ότι η έννοια του «οφέλους που αντλείται αθέμιτα από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω της αντανάκλασης (ή ισοδύναμα «μεταφοράς») της φήμης του σήματος ή των χαρακτηριστικών που αυτό προβάλλει στα προϊόντα που προσδιορίζονται με το πανομοιότυπο ή παρόμοιο σημείο, υφίσταται προδήλως εκμετάλλευση του σήματος που χαίρει φήμης. Εκμεταλλευόμενος σήμα που χαίρει φήμης, ο αιτών επωφελείται από την έλξη που ασκεί το σήμα αυτό, τη φήμη και το κύρος του. Εκμεταλλεύεται επιπλέον, χωρίς να καταβάλει κανένα χρηματικό αντίτιμο, την εμπορική προσπάθεια που καταβάλλει ο δικαιούχος του σήματος για να οικοδομήσει και να εδραιώσει τη φήμη του σήματος αυτού (σκέψεις 41 και 49). Προγενέστερο σήμα που χαίρει φήμης SPA LES THERMES DE SPA Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος SPA-FINDERS T-67/04 Το αθέμιτο όφελος που αντλείται από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενεστέρου σήματος πρέπει να νοηθεί ως περικλείον και τις περιπτώσεις όπου υφίσταται πρόδηλη εκμετάλλευση και παρασιτισμός σε σχέση με φημισμένο σήμα ή προσπάθεια άντλησης οφέλους από το καλό του όνομα (βλ., στο πλαίσιο αυτό, τις προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Jacobs στην απόφαση Adidas, σημείο 39) (σκέψη 51). Προγενέστερο σημείο που χαίρει φήμης RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος ROYAL SHAKESPEARE T-60/10 Η έννοια του οφέλους το οποίο θα μπορούσε να αντληθεί αθέμιτα, λόγω της άνευ νομίμου αιτίας χρήσης του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση, από τον διακριτικό χαρακτήρα ή από τη φήμη του προγενεστέρου σήματος [ ] [αναφέρεται στον] κίνδυνο να μεταφερθεί η εικόνα του σήματος το οποίο χαίρει φήμης ή τα χαρακτηριστικά που προβάλλει αυτή στα προϊόντα τα οποία προσδιορίζει το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση, οπότε η διάθεσή τους στο εμπόριο θα καταστεί ευχερέστερη λόγω της συσχέτισης αυτής με το προγενέστερο σήμα το οποίο χαίρει φήμης (σκέψη 48). Ενδιαφερόμενος καταναλωτής Η έννοια του «προσπορισμού αθέμιτου οφέλους είτε από τον διακριτικό του χαρακτήρα είτε από τη φήμη του προγενέστερου σήματος» εστιάζει στο πλεονέκτημα που αποκομίζει από το προγενέστερο σήμα ο δικαιούχος του μεταγενέστερου σήματος και όχι στη βλάβη που υφίσταται το προγενέστερο σήμα, στο μέτρο που αυτό το οποίο Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 60

61 απαγορεύεται είναι η εκμετάλλευση του προγενέστερου σήματος από τον δικαιούχο του μεταγενέστερου σήματος. Επομένως, όσον αφορά την προσβολή του προγενέστερου σήματος η οποία συνίσταται στην άντληση αθέμιτου οφέλους είτε από τον διακριτικό του χαρακτήρα είτε από τη φήμη του, το ζήτημα αν συντρέχει τέτοια προσβολή πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τον μέσο καταναλωτή των προϊόντων ή αποδέκτη των υπηρεσιών για τα οποία ζητείται η καταχώριση του μεταγενέστερου σήματος (απόφαση της 27/11/2008, C-252/07, «Intel», σκέψεις 35 και 36 απόφαση της 12/03/2009, C-320/07P, «nasdaq», σκέψεις 46 έως 48 απόφαση της 07/12/2010, T-59/08, «NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC», σκέψη 35). Η αξιολόγηση του αθέμιτου οφέλους Η πιθανότητα χρησιμοποίησης ενός σημείου κατά τρόπο που θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος πρέπει να εκτιμάται συνολικώς, λαμβανομένων υπόψη όλων των παραγόντων που ασκούν επιρροή στη συγκεκριμένη περίπτωση (απόφαση της 10/05/2007, T-47/06, «nasdaq», σκέψη 53, που επικυρώθηκε με την απόφαση της 12/03/2009, C-320/07 P, «nasdaq», με αντικείμενο αίτηση αναίρεσης βλ. ακόμη απόφαση της 23/10/2003 στην υπόθεση C-408/01, «Adidas», σκέψεις 29, 30, 38 απόφαση της 27/11/2008, C-252/07, «Intel», σκέψεις 57, 58, 66 και απόφαση της 24/03/2011, C-552/09P, «Kinder», σκέψη 53). Η ιδιοποίηση του διακριτικού χαρακτήρα και της φήμης του προγενέστερου σήματος προϋποθέτει συσχέτιση μεταξύ των αντίστοιχων σημάτων, γεγονός που καθιστά δυνατή την αντανάκλαση της έλξης και του κύρους του προγενέστερου σήματος στο σημείο του οποίου ζητείται η καταχώριση. Η συσχέτιση αυτή είναι πιθανότερο να δημιουργηθεί όταν ισχύουν οι ακόλουθες περιστάσεις. 1. Όταν το προγενέστερο σήμα διαθέτει μεγάλη φήμη ή πολύ έντονο (εγγενή) διακριτικό χαρακτήρα, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση καθίσταται για τον αιτούντα, αφενός, δελεαστικότερο να επιχειρήσει να προσποριστεί όφελος από την αξία του και, αφετέρου, ευκολότερο να το συσχετίσει με το σημείο του οποίου ζητά την καταχώριση. Τέτοιου είδους σήματα είναι αναγνωρίσιμα σε κάθε ουσιαστικά πλαίσιο, ακριβώς λόγω του περίβλεπτου διακριτικού χαρακτήρα τους ή της «καλής» ή «ιδιαίτερης» φήμης τους, υπό την έννοια ότι η τελευταία αντανακλά μια εικόνα αριστείας, αξιοπιστίας ή ποιότητας, ή κάποιο άλλο θετικό μήνυμα, το οποίο δύναται να επηρεάσει θετικά τον καταναλωτή να επιλέξει προϊόντα άλλων παραγωγών (απόφαση της 12/07/2011, C-324/09, «L Oréal κ.λπ.», σκέψη 44). Όσο εντονότερος είναι ο διακριτικός χαρακτήρας του προγενέστερου σήματος, τόσο πιθανότερο είναι να το συσχετίσει το οικείο κοινό με τυχόν μεταγενέστερο ταυτόσημο ή παρόμοιο σήμα που θα συναντήσει στην αγορά (απόφαση της 06/07/2012, T-60/10, «ROYAL SHAKESPEARE», σκέψη 27). 2. Όταν ο βαθμός ομοιότητας μεταξύ των συγκρουόμενων σημείων είναι μεγάλος. Όσο περισσότερο ομοιάζουν τα δύο σήματα, τόσο πιο πιθανό είναι το οικείο κοινό να ανακαλέσει συνειρμικά στη μνήμη του το προγενέστερο σήμα που χαίρει φήμης (απόφαση της 06/07/2012, T-60/10, «ROYAL SHAKESPEARE», σκέψη 26 βλ., κατ αναλογία, απόφαση της 27/11/2008, C-252/07, «Intel», σκέψη 44). 3. Όταν υφίσταται ιδιαίτερη συσχέτιση μεταξύ των προϊόντων ή των υπηρεσιών, γεγονός που καθιστά δυνατή την απόδοση ορισμένων από τις ιδιότητες των Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 61

62 προϊόντων ή των υπηρεσιών του ανακόπτοντος στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες του αιτούντος. Αυτό ισχύει ιδίως στην περίπτωση συγγενών αγορών, όπου τυχόν «επέκταση επωνυμίας» φαίνεται ενδεχομένως πιο φυσική, όπως στην περίπτωση φαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών: το οικείο κοινό τεκμαίρει πιθανώς ότι τα δεύτερα διαθέτουν τις θεραπευτικές ιδιότητες των πρώτων όταν διατίθενται στην αγορά υπό το ίδιο σήμα. Αντιστρόφως, δεν διαπιστώθηκε παρόμοιος σύνδεσμος μεταξύ υπηρεσιών καρτών και καλλυντικών, καθώς κρίθηκε ότι η εικόνα των πρώτων δεν αντανακλάται στα δεύτερα, ακόμη και αν συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό οι αντίστοιχοι χρήστες τους. 4. Όταν, λόγω της ιδιαίτερης έλξης και του κύρους του, το προγενέστερο σήμα δύναται να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης ακόμη και εκτός του τομέα της αγοράς στον οποίον εμπίπτει κανονικά, π.χ. μέσω παραχώρησης άδειας χρήσης ή εμπορικής ανάδειξης. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν ο αιτών χρησιμοποιεί σημείο ταυτόσημο ή παρόμοιο με το προγενέστερο σήμα, για προϊόντα για τα οποία τυγχάνει ήδη εκμετάλλευσης το δεύτερο, είναι προφανές ότι θα προσποριστεί όφελος από την εκ των πραγμάτων αξία του στον συγκεκριμένο τομέα (βλ. απόφαση της 16/03/2012, R 1074/2011-5, «Twitter»). Η πρόθεση του αιτούντος δεν συνιστά ουσιαστικό στοιχείο. Ο προσπορισμός αθέμιτου οφέλους από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη ενός σήματος μπορεί να είναι ηθελημένη απόφαση, π.χ. στις περιπτώσεις όπου ξεκάθαρα υπάρχει εκμετάλλευση και παρασιτισμός εις βάρος ενός φημισμένου σήματος ή καταβάλλεται προσπάθεια καπηλείας της φήμης του. Εντούτοις, ο προσπορισμός αθέμιτου οφέλους δεν προϋποθέτει κατ ανάγκη ηθελημένη πρόθεση εκμετάλλευσης της φήμης την οποία διαθέτει το σήμα τρίτου. Η έννοια του προσπορισμού αθέμιτου οφέλους αναφέρεται στον «κίνδυνο να μεταφερθεί η εικόνα του φημισμένου σήματος ή τα χαρακτηριστικά που προβάλλει αυτή στα προϊόντα που καλύπτει το αιτούμενο σήμα, οπότε η εμπορία τους θα διευκολυνθεί από τη σύνδεση αυτή με το φημισμένο προγενέστερο σήμα» (απόφαση της 19/06/2008, T-93/06, «Mineral Spa», σκέψη 40 απόφαση της 22/03/2007, T-215/03, «VIPS», σκέψη 40 απόφαση της 30/01/2008, T-128/06, «Camelo», σκέψη 46). Επομένως, η κακή πίστη δεν αποτελεί αφ εαυτή προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, το οποίο προβλέπει απλώς να είναι «αθέμιτο» το όφελος, υπό την έννοια ότι δεν αιτιολογείται το πλεονέκτημα που αποκομίζει ο αιτών. Ωστόσο, όταν προκύπτει ξεκάθαρα από τα αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτών ενεργεί καλόπιστα, τότε υφίσταται ισχυρή ένδειξη αθέμιτου οφέλους. Η ύπαρξη κακής πίστης μπορεί να συναχθεί από διάφορους παράγοντες, όπως από την προφανή προσπάθεια του αιτούντος να μιμηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ένα προγενέστερο σημείο με έντονο διακριτικό χαρακτήρα, ή όταν δεν είναι πρόδηλος ο λόγος για τον οποίο επέλεξε για τα προϊόντα του ένα σήμα που εμπεριέχει ένα τέτοιο σημείο. Τέλος, η έννοια του αθέμιτου οφέλους του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα δεν συνδέεται με τη βλάβη που προκαλείται στο σήμα το οποίο χαίρει φήμης. Ως εκ τούτου, τυχόν όφελος το οποίο προσπορίζει τρίτος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος δύναται να είναι αθέμιτο, ακόμη και αν η χρησιμοποίηση του ταυτόσημου ή παρόμοιου σημείου δεν είναι βλαπτική για τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή, γενικότερα, για τον δικαιούχο του. Επομένως, ο ανακόπτων δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι το πλεονέκτημα που αποκομίζει ο αιτών βλάπτει τα οικονομικά του συμφέροντα ή την εικόνα του σήματός του (σε αντίθεση με την αμαύρωση, βλ. ακολούθως), καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις ο «δανεισμένος» διακριτικός χαρακτήρας/κύρος του σημείου επηρεάζει Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 62

63 κυρίως τους ανταγωνιστές του αιτούντος, δηλαδή εμπόρους που δραστηριοποιούνται σε ταυτόσημες/παρόμοιες/συγγενείς αγορές, θέτοντάς τους σε μειονεκτική θέση από πλευράς ανταγωνισμού. Δεν πρέπει, πάντως, να αποκλείεται τελείως η πιθανότητα ταυτόχρονης βλάβης των συμφερόντων του ανακόπτοντος, ιδίως δε σε περιπτώσεις όπου η χρησιμοποίηση του σημείου του οποίου ζητείται η καταχώριση δύναται να επηρεάσει τις συμφωνίες εμπορικής ανάδειξης του ανακόπτοντος ή να υπονομεύσει τα σχέδιά του για διείσδυση σε νέους τομείς της αγοράς. Υποθέσεις που αφορούν προσπορισμό αθέμιτου οφέλους Υποθέσεις στις οποίες κρίθηκε ότι υφίσταται κίνδυνος προσπορισμού αθέμιτου οφέλους Προγενέστερο σημείο που χαίρει φήμης INTEL Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος INTELMARK C-252/07 (Προτάσεις της γενικής εισαγγελέως) Στις προτάσεις της σχετικά με την αίτηση έκδοσης προδικαστικής απόφασης για την υπόθεση Intel, η γενική εισαγγελέας Sharpston αναφέρει σχετικά με τον προσπορισμό αθέμιτου οφέλους τα ακόλουθα: «Οι έννοιες της άντλησης αδικαιολόγητου οφέλους από τον διακριτικό χαρακτήρα ή από τη φήμη του σήματος πρέπει, αντιθέτως, να θεωρηθεί ότι καλύπτουν τις περιπτώσεις όπου ξεκάθαρα υπάρχει εκμετάλλευση και παρασιτισμός εις βάρος ενός φημισμένου σήματος ή καταβάλλεται προσπάθεια καπηλείας της φήμης του. Έτσι, π.χ. η Rolls Royce θα είχε δικαίωμα να εμποδίσει έναν παρασκευαστή ουίσκι να εκμεταλλευθεί τη φήμη του σήματος της Rolls Royce για να προωθήσει την παραγωγή του. Δεν είναι φανερό ότι υπάρχει πραγματική διαφορά μεταξύ της άντλησης οφέλους από τον διακριτικό χαρακτήρα ενός σήματος και της άντλησης οφέλους από τη φήμη του ωστόσο, εφόσον μια τέτοια διαφορά δεν έχει καμία σημασία στην παρούσα υπόθεση, θα αποκαλώ και τις δύο περιπτώσεις παρασιτισμό.» (σημείο 33). Προγενέστερο σημείο που χαίρει φήμης Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος CITIBANK κ.λπ. T-181/05 «[ ] η εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας φήμη του σήματος CITIBANK στον τομέα των τραπεζικών υπηρεσιών δεν αμφισβητείται. Συναφώς, η φήμη αυτή συνδέεται με τα χαρακτηριστικά του τραπεζικού τομέα, ήτοι την φερεγγυότητα, την εντιμότητα και την οικονομική στήριξη των ιδιωτών και επιχειρηματιών πελατών στις επαγγελματικές και επενδυτικές τους δραστηριότητες.» «[ ] υφίσταται πρόδηλη σχέση [ ] μεταξύ των υπηρεσιών των γραφείων εκτελωνισμού και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τις οποίες προσφέρουν τράπεζες όπως οι προσφεύγουσες, καθόσον οι πελάτες που ασχολούνται με δραστηριότητες στον τομέα του διεθνούς εμπορίου και των εισαγωγώνεξαγωγών εμπορευμάτων χρησιμοποιούν και τις χρηματοοικονομικές και τραπεζικές υπηρεσίες που απαιτούν τέτοιες συναλλαγές. Επομένως, υπάρχει πιθανότητα αυτοί οι πελάτες να γνωρίζουν την τράπεζα των προσφευγουσών, λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής φήμης της διεθνώς.» «Υπό τις συνθήκες αυτές, το Πρωτοδικείο θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η χρήση του ζητουμένου σήματος CITI από τα γραφεία εκτελωνισμού και, ως εκ τούτου, για τις δραστηριότητες της κατ εντολή πελατών διαχείρισης χρηματικών ποσών και ακινήτων αγαθών, να οδηγήσει σε παρασιτική εκμετάλλευση, δηλαδή να αντλήσει αθέμιτο όφελος από τη εδραιωμένη φήμη του σήματος CITIBANK και από τις σημαντικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει οι προσφεύγουσες για να δημιουργήσουν αυτή τη φήμη. Αυτή η χρήση του ζητουμένου σήματος CITI θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η παρεμβαίνουσα συνδέεται με τις προσφεύγουσες ή αποτελεί τμήμα τους και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να διευκολύνει τη διάθεση των υπηρεσιών τις οποίες καλύπτει το ζητούμενο σήμα. Εξάλλου, ο κίνδυνος αυτός καθίσταται μεγαλύτερος στον βαθμό που οι προσφεύγουσες είναι δικαιούχοι πλειόνων σημάτων που περιέχουν το στοιχείο «citi».» (σκέψεις 81 έως 83). Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 63

64 Προγενέστερο σήμα που χαίρει φήμης Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος SPA MINERAL SPA T-93/06 Το σήμα MINERAL SPA (για σαπούνια, προϊόντα αρωματισμού, αιθέρια έλαια, παρασκευάσματα καθαρισμού σώματος και φροντίδας ομορφιάς, παρασκευάσματα για τα μαλλιά, οδοντόκρεμες της κλάσης 3) θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από την εικόνα του προγενέστερου σήματος SPA και από το μήνυμα που προβάλλει, υπό την έννοια ότι τα προϊόντα που καλύπτει το προσβαλλόμενο σήμα του οποίου ζητείτο η καταχώριση θα εκλαμβάνονταν από το οικείο κοινό ως παρέχοντα υγεία, ομορφιά και καθαρότητα. Το ζήτημα δεν είναι εάν η οδοντόκρεμα και το προϊόν αρωματισμού περιέχουν μεταλλικό νερό, αλλά εάν υπάρχει κίνδυνος να σκεφτεί το κοινό ότι τα επίμαχα προϊόντα παράγονται από ή με μεταλλικό νερό (σκέψεις 43 και 44). Προγενέστερο σημείο που χαίρει φήμης L Oréal κ.λπ. C-324/09 (προδικαστική απόφαση) Σύμφωνα με την L Oréal κ.λπ., οι εναγόμενες παρήγαν και εισήγαν αρωματικά προϊόντα που είχαν παρόμοια οσμή με τα αρώματα της L Oréal αλλά πωλούνταν σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή, σε συσκευασίες οι οποίες θύμιζαν εμφανισιακά τα προϊόντα που καλύπτονται από τα σήματα της L Oréal. Οι συγκριτικοί κατάλογοι που χρησιμοποιούν οι εναγόμενες παρουσιάζουν τα αρώματα που αυτές διαθέτουν στο εμπόριο ως απομίμηση ή ως αντίγραφα των προϊόντων που φέρουν σήμα το οποίο χαίρει φήμης. Εφόσον μια συγκριτική διαφήμιση η οποία παρουσιάζει τα προϊόντα του διαφημιζομένου ως απομίμηση προϊόντος που φέρει σήμα χαρακτηρίζεται βάσει της οδηγίας 84/450 ως αντίθετη προς τον θεμιτό ανταγωνισμό και, επομένως, ως παράνομη, το όφελος που αντλεί ο διαφημιζόμενος χάρη στη διαφήμιση αυτή είναι αποτέλεσμα αθέμιτου ανταγωνισμού και, κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει δεκτό ότι αντλείται αθέμιτα από τη φήμη του σήματος αυτού (σκέψη 79). Προγενέστερο σήμα που χαίρει φήμης Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος NASDAQ T-47/06 «Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές και χρηματιστηριακές υπηρεσίες τις οποίες παρέχει ο παρεμβαίνων υπό το σήμα NASDAQ του οποίου είναι δικαιούχος και, επομένως, το σήμα NASDAQ αφ εαυτό, παρουσιάζει αδιαμφισβήτητα μια εικόνα νεωτερισμού και ότι η εικόνα αυτή δύναται να μεταφερθεί σε είδη αθλητικού εξοπλισμού και, ειδικότερα, στα σύνθετα υλικά προηγμένης τεχνολογίας τα οποία σκοπεύει να διαθέσει στην αγορά ο αιτών υπό το σήμα του οποίου ζητά την καταχώριση, γεγονός το οποίο φαίνεται να αναγνωρίζει εμμέσως ο αιτών όταν δηλώνει ότι η λέξη «nasdaq» είναι περιγραφική των βασικών του δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, υπό το φως των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων, και λαμβάνοντας υπόψη την ομοιότητα των συγκρουόμενων σημάτων, την έκταση της φήμης και τον έντονο διακριτικό χαρακτήρα του σήματος NASDAQ, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι ο παρεμβαίνων αποδεικνύει εκ πρώτης όψης την ύπαρξη μελλοντικού μη υποθετικού κινδύνου προσπορισμού αθέμιτου οφέλους εκ μέρους του αιτούντος από τη φήμη του σήματος NASDAQ, μέσω της χρησιμοποίησης του σήματος του οποίου ζητά την καταχώριση. Δεν κρίνεται επομένως αναγκαίο να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση όσον αφορά το συγκεκριμένο σημείο» (σκέψεις 60 και 61). Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 64

65 Προγενέστερο σημείο που χαίρει φήμης RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος ROYAL SHAKESPEARE T-60/10 Διαπιστώνεται εγγύτητα και σύνδεσμος μεταξύ υπηρεσιών ψυχαγωγικού περιεχομένου και ζύθου, και μάλιστα ορισμένος βαθμός ομοιότητας λόγω της συμπληρωματικότητάς τους. Υπάρχει κίνδυνος το κοινό του Ηνωμένου Βασιλείου να συνδέσει συνειρμικά στο μυαλό του με την Royal Shakespeare Company (RSC) μια μπίρα που φέρει το προσβαλλόμενο σήμα ROYAL SHAKESPEARE την οποία θα συναντήσει ενδεχομένως στο σουπερμάρκετ ή στο μπαρ. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του δικαιούχου του προσβαλλόμενου σήματος θα αντλήσουν όφελος από την έλξη, τη φήμη και το κύρος του προγενέστερου σήματος, καθώς θα προσελκύουν την προσοχή των καταναλωτών ακριβώς λόγω της συσχέτισής τους με την RSC, παρέχοντας έτσι στον αιτούντα εμπορικό πλεονέκτημα έναντι των προϊόντων των ανταγωνιστών του. Ο αιτών αποκομίζει οικονομικό όφελος καθώς εκμεταλλεύεται, χωρίς να καταβάλει κανένα χρηματικό αντίτιμο, την προσπάθεια που έχει καταβάλει η RSC για να εδραιώσει τη φήμη και την εικόνα του προγενέστερου σήματός της. Τα προαναφερθέντα ισοδυναμούν με προσπορισμό αθέμιτου οφέλους (σκέψη 61). Προγενέστερο σημείο που χαίρει φήμης Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος T-369/10 C-294/12 P (η αίτησης αναίρεσης απορρίφθηκε) Το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι το τμήμα προσφυγών ορθώς έκρινε ότι τα προγενέστερα σήματα χαίρουν φήμης για προϊόντα εμπορικής ανάδειξης όπως αθύρματα και παιχνίδια, παρότι η εν λόγω αποκτηθείσα φήμη είναι μικρότερη από τη φήμη που έχει αποκτηθεί από τα προγενέστερα σήματα για ηχητικές εγγραφές, βιντεοεγγραφές, κινηματογραφικές ταινίες, και ότι τα επίμαχα προϊόντα είναι παρόμοια, παρότι δεν έχουν την ίδια φύση, χρήση ή σκοπό, δεν είναι ούτε συμπληρωματικά ούτε ανταγωνιστικά μεταξύ τους και δεν διατίθενται μέσω των ίδιων διαύλων πώλησης (σκέψεις 38, 50 και 52). Η ιδιαίτερα θετική εικόνα που προβάλλουν τα προγενέστερα σήματα μπορεί να ωφελήσει τα προϊόντα που καλύπτονται από το προσβαλλόμενο σήμα [μεταξύ άλλων, αναπηρικά καροτσάκια, ειδικά για μεταφορά ασθενών και αναπήρων, κλάση 12], καθώς το ενδιαφερόμενο κοινό ενδέχεται να έλκεται έντονα, ακριβώς λόγω της μειονεκτικής του θέσης, από την ιδιαίτερα θετική εικόνα της ελευθερίας, της νεότητας και της κινητικότητας που συνδέεται με τα προγενέστερα σήματα, ιδίως δε εάν ληφθεί υπόψη ότι ένα ποσοστό των καταναλωτών στους οποίους απευθύνονται τα καλυπτόμενα από το προσβαλλόμενο σήμα προϊόντα ανήκει στη γενιά που γνώριζε τα προϊόντα τα οποία έφεραν τα προγενέστερα σήματα τη δεκαετία του 1960, και ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από το προσβαλλόμενο σήμα ενδέχεται να αφορούν επί του παρόντος κάποιους από τους εν λόγω καταναλωτές (σκέψη 72). Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 65

66 Προγενέστερο σήμα που χαίρει φήμης EMILIO PUCCI Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος T-373/09 (εκκρεμεί η απόφαση επί της αναίρεσης υπόθεση C-582/12 P) (υποθέσεις R 770/ και R 826/2008-2) Παρότι τα καλλυντικά προϊόντα του αιτούντος δεν παρουσιάζουν ομοιότητα με τα ενδύματα του ανακόπτοντος, εμπίπτουν αμφότερα ξεκάθαρα στην κατηγορία των προϊόντων που πωλούνται συνήθως ως είδη πολυτελείας υπό φημισμένα σήματα παγκοίνως γνωστών σχεδιαστών και παραγωγών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το προγενέστερο σήμα είναι παγκοίνως γνωστό και ότι τα εμπορικά πλαίσια στα οποία προωθούνται τα εν λόγω προϊόντα είναι σχετικά παρεμφερή, το τμήμα προσφυγών απεφάνθη ότι οι καταναλωτές ενδυμάτων πολυτελείας θα συνδέσουν στο μυαλό τους συνειρμικά το σήμα του αιτούντος για σαπούνια, προϊόντα αρωματισμού, αιθέρια έλαια, καλλυντικά και λοσιόν για τα μαλλιά της κλάσης 3 με το φημισμένο σήμα «EMILIO PUCCI», σύνδεση που θα αποφέρει εμπορικό όφελος στον αιτούντα όπως διαπιστώνει το τμήμα προσφυγών (τμήμα προσφυγών, σκέψη 129). Το τμήμα προσφυγών απεφάνθη ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να εκμεταλλευθεί ο αιτών προς όφελός του τη φήμη του σήματος του ανακόπτοντος. Η χρησιμοποίηση του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προαναφέρονται είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προσελκύσει την προσοχή του οικείου καταναλωτή καθώς παρουσιάζει σημαντική ομοιότητα με το παγκοίνως γνωστό σήμα του ανακόπτοντος. Ο αιτών θα συνδεθεί στο μυαλό των καταναλωτών με την αύρα πολυτελείας που περιβάλλει την επωνυμία «EMILIO PUCCI». Πολλοί καταναλωτές είναι πιθανό να σκεφθούν ότι υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ, αφενός, των προϊόντων του αιτούντος και, αφετέρου, του φημισμένου ιταλικού οίκου μόδας, ενδεχομένως βάσει άδειας εκμετάλλευσης εμπορικού σήματος. Ο αιτών θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από το γεγονός ότι το κοινό γνωρίζει καλά το σήμα «EMILIO PUCCI», καθώς θα εκμεταλλευόταν το γεγονός αυτό για να εισαγάγει στην αγορά το δικό του σήμα το οποίο παρουσιάζει σημαντική ομοιότητα με το προγενέστερο σήμα, χωρίς να διακινδυνεύει πολύ και χωρίς να επιβαρύνεται με το κόστος που απορρέει από την εισαγωγή ενός τελείως άγνωστου σήματος στην αγορά (τμήμα προσφυγών, σκέψη 130). Το Γενικό Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση του τμήματος προσφυγών. Υποθέσεις στις οποίες κρίθηκε ότι δεν υφίσταται κίνδυνος προσπορισμού αθέμιτου οφέλους Προγενέστερο σημείο που χαίρει φήμης O2 Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος R 2304/ Το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι 1) τα σήματα παρουσιάζουν ελάχιστες ομοιότητες και ότι είναι στο σύνολο τους διαφορετικά 2) η κοινή ονομασία «O2» έχει περιγραφική χρήση στο σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση και 3) λαμβάνοντας υπόψη τους τελείως διαφορετικούς τομείς χρήσης και την περιγραφική χρήση του κοινού στοιχείου δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να προσποριστεί ο αιτών όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα του προγενέστερου σήματος, ακόμη και αν συμπίπτει πιθανώς εν μέρει το οικείο κοινό (σκέψη 55). Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 66

67 Προγενέστερο σημείο που χαίρει φήμης Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος VIPS VIPS T-215/03 Το προγενέστερο σήμα VIPS χαίρει φήμης για εστιατόρια, και ειδικότερα για αλυσίδες ταχυεστιατορίων. Δεν αποδείχθηκε, εντούτοις, ότι χαίρει επιπροσθέτως ιδιαίτερης περιωπής. Ο όρος VIPS έχει αφ εαυτού εγκωμιαστικό χαρακτήρα και χρησιμοποιείται ευρέως κατ αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι δυνατή, επομένως, η «εξασθένισή» του. Δεν διευκρινίζεται πώς θα μπορούσαν οι πωλήσεις προϊόντων λογισμικού που φέρουν το σήμα VIPS να προσποριστούν όφελος από τη συσχέτισή τους με αλυσίδα ταχυεστιατορίων, ακόμη και αν υποτεθεί ότι οι καταναλωτές τα συνδέουν στο μυαλό τους. Προγενέστερο σημείο που χαίρει φήμης Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος SPA SPA-FINDERS T-67/04 Το σήμα SPA χαίρει φήμης για μεταλλικό νερό στις χώρες της Μπενελούξ. Το προσβαλλόμενο σήμα, SPA FINDERS, καλύπτει εκδόσεις, καταλόγους, περιοδικά, ενημερωτικά δελτία, υπηρεσίες πρακτορείων ταξιδίων. Το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι δεν υφίστατο σύνδεσμος μεταξύ των σημείων ικανός να προκαλέσει βλάβη. Ο όρος SPA χρησιμοποιείται επίσης συχνά για να χαρακτηρίζει τη βελγική πόλη SPA καθώς και την ομώνυμη βελγική αυτοκινητιστική διαδρομή. Από κανένα στοιχείο δεν αποδεικνύεται προσπορισμός αθέμιτου οφέλους ή οποιουδήποτε είδους εκμετάλλευση της φήμης του προγενέστερου σήματος. Η λέξη SPA στο σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση δηλώνει απλώς την κατηγορία των σχετικών εντύπων Πρόκληση βλάβης στον διακριτικό χαρακτήρα Η φύση της προσβολής Η βλάβη που μπορεί να προκληθεί στον διακριτικό χαρακτήρα του προγενέστερου σήματος, η οποία χαρακτηρίζεται επίσης ως «εξασθένηση», «απίσχνανση» ή «περιορισμός της ευκρίνειας», συνίσταται στην εξασθένηση της ικανότητας του προγενέστερου σήματος να υποδηλώνει ότι τα προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία καταχωρίσθηκε και χρησιμοποιείται προέρχονται από τον δικαιούχο του, στο μέτρο που η χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου παρόμοιου σήματος συνεπάγεται την αποδόμηση της ταυτότητας του προγενέστερου φημισμένου σήματος καθώς πλήττει τον διακριτικό του χαρακτήρα ή τη μοναδικότητά του (απόφαση της 27/11/2008, C-252/07, «Intel», σκέψη 29). Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, ο δικαιούχος σήματος που χαίρει φήμης δύναται να ασκήσει ανακοπή κατά αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σήματος η οποία, χωρίς νόμιμη αιτία, «θα ήταν βλαπτική για τον διακριτικό χαρακτήρα του προγενέστερου σήματος» που χαίρει φήμης (δίδεται έμφαση). Καθίσταται επομένως σαφές ότι το αντικείμενο της προστασίας είναι ο διακριτικός χαρακτήρας του προγενέστερου σήματος που χαίρει φήμης. Όπως αναφέρεται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ, Ανακοπή, Τμήμα 2, Ταυτόσημο και κίνδυνος σύγχυσης, Κεφάλαιο 4, Διακριτικός χαρακτήρας, ο «διακριτικός χαρακτήρας» αναφέρεται στη μεγαλύτερη ή μικρότερη ικανότητα ενός σήματος να υποδηλώνει ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τα οποία καταχωρίσθηκε προέρχονται από συγκεκριμένη επιχείρηση. Ως εκ τούτου, το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα προστατεύει σήματα που χαίρουν φήμης αποτρέποντας την εξασθένιση της διακριτικής τους ισχύος από τυχόν μεταγενέστερο παρόμοιο σήμα, ακόμη και όταν το μεταγενέστερο σήμα αφορά διαφορετικά προϊόντα/υπηρεσίες. Η τελευταία αυτή περίπτωση είναι ευρέως γνωστή ως «εξασθένιση του διακριτικού χαρακτήρα προγενέστερου σήματος με σταδιακό περιορισμό της ευκρίνειάς του» (ή ισοδύναμα «αποδυνάμωση λόγω εξασθένισης της διακριτικής ισχύος», «αποδυνάμωση μέσω Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 67

68 παρεμβολής»), υπό την έννοια ότι η «αποδυνάμωση» πλήττει την αποκλειστικότητα του σήματος η οποία «εξασθενεί» λόγω της εμφάνισης στην αγορά άλλων παρόμοιων σημάτων, με αποτέλεσμα το σήμα που χαίρει φήμης να μην είναι πλέον σε θέση να δημιουργεί στη μνήμη του κοινού άμεση συσχέτιση με τα προϊόντα τα οποία καλύπτει. Αν και το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα αναφέρεται μόνο σε περιπτώσεις σύγκρουσης μεταξύ διαφορετικών προϊόντων ή υπηρεσιών, στην απόφαση της 09/01/2003, C-292/00, «Davidoff» και στην απόφαση της 23/10/2003, C-408/01, «Adidas», το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η συγκεκριμένη διάταξη καλύπτει και τα παρόμοια ή ταυτόσημα προϊόντα και υπηρεσίες. Επομένως, όσον αφορά την προστασία που παρέχει το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, αναγνωρίζεται ότι η απεριόριστη χρησιμοποίηση από τρίτους ενός σήματος που χαίρει φήμης, ακόμη και για διαφορετικά προϊόντα, συντελεί στη σταδιακή αποδυνάμωση της διακριτικής ισχύος ή της μοναδικότητας του φημισμένου σήματος. Εάν το σήμα Rolls Royce χρησιμοποιείτο, π.χ., σε εστιατόρια, παντελόνια, καραμέλες, πλαστικά στυλό, σκούπες κήπου, κ.λπ., θα αποδομείτο σταδιακά ο διακριτικός του χαρακτήρας και η ιδιαίτερη επιρροή του στο κοινό, ακόμη και σε σχέση με τα αυτοκίνητα για τα οποία χαίρει φήμης. Κατά συνέπεια, θα εξασθενούσε η ικανότητα του σήματος Rolls Royce να υποδηλώνει ότι τα προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία καταχωρίσθηκε και χρησιμοποιείται προέρχονται από τον δικαιούχο του, υπό την έννοια ότι οι καταναλωτές των προϊόντων για τα οποία προστατεύεται και χαίρει φήμης το φημισμένο σήμα θα τείνουν ολοένα και λιγότερο να το συσχετίζουν άμεσα στο μυαλό τους με τον δικαιούχο του σήματος ο οποίος έχει μεριμνήσει για την απόκτηση της εν λόγω φήμης. Αυτό συμβαίνει διότι στο μυαλό των εν λόγω καταναλωτών το σήμα δημιουργεί πλέον συνειρμικά διάφορες ή πολλές «άλλες» συσχετίσεις, ενώ παλαιότερα δημιουργούσε μόνο μία. Η κατάσταση αυτή, με τη σειρά της, ενέχει τον κίνδυνο να μειωθεί η ικανότητα του σήματος να προκαλεί στο κοινό την επιθυμία να αγοράσει τα προϊόντα για τα οποία καταχωρίσθηκε και χαίρει φήμης. Ενδιαφερόμενος καταναλωτής Το ζήτημα αν συντρέχει πρόκληση βλάβης στον διακριτικό χαρακτήρα του προγενέστερου φημισμένου σήματος πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τον μέσο καταναλωτή των προϊόντων ή αποδέκτη των υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωρισθεί το σήμα αυτό, δηλαδή με τον καταναλωτή τους ή αποδέκτη τους που έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος (απόφαση της 27/11/2008, C-252/07, «Intel», σκέψη 35). Η αξιολόγηση της πρόκλησης βλάβης στον διακριτικό χαρακτήρα Βλάβη στον διακριτικό χαρακτήρα προγενέστερου σήματος που χαίρει φήμης ανακύπτει όταν η χρησιμοποίηση μεταγενέστερου παρόμοιου σήματος αποδυναμώνει την διακριτική ισχύ του προγενέστερου φημισμένου σήματος. Το συμπέρασμα αυτό δεν μπορεί να συνάγεται, όμως, απλώς επειδή το προγενέστερο σήμα χαίρει φήμης και είναι ταυτόσημο ή παρόμοιο με το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση: μια τέτοια προσέγγιση θα σήμαινε ότι εφαρμόζεται, αυτομάτως και αδιακρίτως, η διαπίστωση ότι όλα τα σήματα που ομοιάζουν με φημισμένα σήματα ενέχουν κίνδυνο αποδυνάμωσης των τελευταίων, και θα αναιρούσε την απαίτηση απόδειξης της βλάβης. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 68

69 Στην υπόθεση Intel, το Δικαστήριο απεφάνθη, σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 4 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας περί σημάτων (που είναι ισοδύναμο με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα), ότι για να διαπιστωθεί ότι η χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου σήματος προκαλεί ή θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στον διακριτικό χαρακτήρα του προγενέστερου σήματος πρέπει οπωσδήποτε να αποδειχθεί προηγουμένως είτε ότι «η οικονομική συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή των προϊόντων ή αποδέκτη των υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωρισθεί το προγενέστερο σήμα έχει μεταβληθεί» είτε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επέλθει τέτοια μεταβολή στο μέλλον. Το Δικαστήριο ανέπτυξε περαιτέρω την έννοια της «μεταβολής της οικονομικής συμπεριφοράς του μέσου καταναλωτή» στην απόφασή του της 14/11/2013, C-383/12 P, «Wolf head image», όπου αναφέρει ότι με τον όρο «μεταβολή της οικονομικής συμπεριφοράς του μέσου καταναλωτή» τίθεται μια προϋπόθεση αντικειμενικού χαρακτήρα η οποία δεν μπορεί να συναχθεί μόνον από υποκειμενικά στοιχεία όπως η αντίληψη των καταναλωτών. Απαιτούνται περαιτέρω αποδείξεις. Απλώς και μόνον το γεγονός ότι οι καταναλωτές παρατηρούν ότι υπάρχει ένα νέο σημείο που ομοιάζει με προγενέστερο σημείο δεν αρκεί για να διαπιστωθεί η ύπαρξη βλάβης ή κινδύνου πρόκλησης βλάβης στον διακριτικό χαρακτήρα του προγενέστερου σήματος (σκέψεις 35 έως 40). Ο ανακόπτων δεν υποχρεούται μεν να αποδείξει την ύπαρξη πραγματικής προσβολής του σήματός του, αλλά οφείλει να προσκομίσει στοιχεία που να επιτρέπουν στο Γραφείο να εξαγάγει το συμπέρασμα ότι υφίσταται σοβαρός μελλοντικός μη υποθετικός κίνδυνος βλάβης. Για τον σκοπό αυτόν, ο ανακόπτων πρέπει να προσκομίσει στοιχεία που να επιτρέπουν να συναχθεί κίνδυνος βλάβης ιδίως βάσει επαγωγικών σκέψεων που προκύπτουν από ανάλυση των πιθανοτήτων (και όχι απλών υποθέσεων) και λαμβάνουν υπόψη τις συνήθεις πρακτικές στον συγκεκριμένο εμπορικό τομέα καθώς και κάθε άλλη περίσταση στη συγκεκριμένη περίπτωση (βλ. απόφαση της 16/04/2008, T-181/05, «Citi», σκέψη 78 όπως παρατίθεται στην απόφαση της 22/05/2012, T-570/10, «Wolf head image», σκέψη 52 και όπως επικυρώθηκε με την απόφαση της 14/11/2013, C-383/12 P με αντικείμενο αίτηση αναίρεσης, σκέψεις 42 και 43). Πρώτη χρήση Η βλάβη στον διακριτικό χαρακτήρα χαρακτηρίζεται από ένα «φαινόμενο χιονοστιβάδας», με την έννοια ότι αυτή καθαυτή η πρώτη χρήση μεταγενέστερου παρόμοιου σήματος σε διαφορετική αγορά μπορεί να μην αποδυναμώσει μεν την ταυτότητα ή τη «μοναδικότητα» του προγενέστερου σήματος που χαίρει φήμης, αλλά, με την πάροδο του χρόνου, θα συντελέσει στην αποδυνάμωσή του διότι η πρώτη αυτή χρήση ενδέχεται να αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέρω χρήσεις από διάφορους παράγοντες της αγοράς, συμβάλλοντας έτσι εν τέλει στην εξασθένιση του ή στη βλάβη του διακριτικού του χαρακτήρα. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η χρησιμοποίηση πανομοιότυπου ή παρόμοιου μεταγενέστερου σήματος ενδέχεται να αρκεί για να προκαλέσει πραγματική και ενεστώσα βλάβη στον διακριτικό χαρακτήρα του προγενέστερου σήματος ή για να γεννήσει σοβαρό κίνδυνο επέλευσης τέτοιας βλάβης στο μέλλον (απόφαση της 27/11/2008, C-252/07, «Intel», σκέψη 75). Κατά τις διαδικασίες ανακοπής ενώπιον του Γραφείου, ενδέχεται να μην έχει ανακύψει ζήτημα χρήσης του προσβαλλόμενου σημείου. Σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, η ανάλυση που διενεργεί το Γραφείο βασίζεται στην υπόθεση ότι η μελλοντική χρήση του προσβαλλόμενου σημείου, ακόμη Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 69

70 και αν πρόκειται για πρώτη χρήση, ενδέχεται να αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέρω χρήσεις από διάφορους παράγοντες της αγοράς, συμβάλλοντας έτσι εν τέλει στην εξασθένιση του διακριτικού χαρακτήρα προγενέστερου σήματος με σταδιακό περιορισμό της ευκρίνειάς του. Όπως προαναφέρεται, το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, έτσι όπως είναι διατυπωμένο, προβλέπει το ενδεχόμενο αυτό αναφέροντας ότι «η χρησιμοποίηση, χωρίς νόμιμη αιτία, του αιτούμενου σήματος θα ήταν βλαπτική για τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος». Ωστόσο, όπως αναφέρεται ανωτέρω, ο ανακόπτων είναι αυτός που φέρει το βάρος να αποδείξει ότι η ενεστώσα ή μελλοντική χρησιμοποίηση προκάλεσε, ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει, βλάβη στον διακριτικό χαρακτήρα του προγενέστερου σήματος που χαίρει φήμης. Εγγενής διακριτικός χαρακτήρας του προγενέστερου σήματος Το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι «αν το προγενέστερο σήμα είναι μοναδικό, είναι πιο πιθανό η χρησιμοποίηση πανομοιότυπου ή παρόμοιου μεταγενέστερου σήματος να προκαλέσει βλάβη στον διακριτικό του χαρακτήρα» (απόφαση της 27/11/2008, C-252/07, «Intel», σκέψη 74 και απόφαση της 28/10/2008, T-131/09, «Botumax»). Πράγματι, το προγενέστερο σήμα πρέπει να έχει αποκλειστικό χαρακτήρα υπό την έννοια ότι θα πρέπει να το συσχετίζουν οι καταναλωτές στο μυαλό τους με μία και μοναδική πηγή προέλευσης, καθώς μόνο σε αυτήν την περίπτωση είναι δυνατό να υπάρξει κίνδυνος βλάβης του διακριτικού του χαρακτήρα. Εάν το ίδιο σημείο, ή παραλλαγή αυτού, χρησιμοποιείται ήδη σε σχέση με άλλα διαφορετικά προϊόντα, δεν τίθεται ζήτημα άμεση συσχέτισής του με κάποιο από τα προϊόντα που προσδιορίζει και, επομένως, τα περιθώρια περαιτέρω αποδυνάμωσης του σήματος είναι μικρά ή ανύπαρκτα. Συνεπώς, «[ ] ο κίνδυνος απαξίωσης εμφανίζεται κατ αρχήν μικρότερος αν το προγενέστερο σήμα συνίσταται σε όρο ο οποίος, λόγω της χαρακτηριστικής του σημασίας, είναι πολύ διαδεδομένος και χρησιμοποιείται πολύ συχνά ανεξάρτητα από το προγενέστερο σήμα το οποίο απαρτίζει ο όρος αυτός. Στην περίπτωση αυτή η χρήση του όρου αυτού από το προσβαλλόμενο σήμα είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσει απαξίωση του προγενεστέρου σήματος» (απόφαση της 22/03/2007, T-215/03, «VIPS», σκέψη 38). Εάν, επομένως, το σήμα υποδηλώνει ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι κοινό σε ευρύ φάσμα προϊόντων, ο καταναλωτής είναι πιθανότερο να συσχετίσει το σήμα με το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του προϊόντος το οποίο υπαινίσσεται παρά με κάποιο άλλο σήμα. Στην απόφαση της 25/05/2005, T-67/04, «Spa-Finders», το Γενικό Δικαστήριο επικύρωσε τη διαπίστωση ότι η χρησιμοποίηση του σήματος SPA-FINDERS για εκδόσεις και υπηρεσίες πρακτορείου ταξιδίων δεν επρόκειτο ούτε να αποδυναμώσει τον διακριτικό χαρακτήρα ούτε να αμαυρώσει τη φήμη του σήματος SPA για μεταλλικό νερό: Ο όρος spa που εμπεριέχεται στο σήμα SPA-FINDERS χρησιμοποιείται και σε άλλα πλαίσια πέραν του σήματος καθώς «χρησιμοποιείται συχνά για να χαρακτηρίζει, π.χ., τη βελγική πόλη Spa καθώς και τη βελγική αυτοκινητιστική διαδρομή Spa- Francorchamps ή, γενικώς, τους χώρους για υδροθεραπεία όπως χαμάμ ή σάουνα, [και ως εκ τούτου] προκύπτει ότι ο κίνδυνος βλάβης για τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος SPA είναι περιορισμένος» (σκέψη 44). Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 70

71 Έτσι, εάν ο αιτών αποδείξει ότι το προγενέστερο σημείο ή το επιμέρους στοιχείο από το οποίο προκύπτει η ομοιότητα είναι κοινό (ή ισοδύναμα «διαδεδομένο») και χρησιμοποιείται ήδη από διάφορες επιχειρήσεις σε ποικίλους τομείς της αγοράς, μπορεί να καταρρίψει επιτυχώς την ύπαρξη κινδύνου αποδυνάμωσης, καθώς δύσκολα θα γίνει δεκτό ότι ο ελκυστικός χαρακτήρας του προγενέστερου σήματος δύναται να αποδυναμωθεί εάν δεν είναι πραγματικά μοναδικός. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο όταν τα επίμαχα προϊόντα διαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ τους ώστε η πιθανότητα συσχέτισής τους είναι ακόμη μικρότερη, όπως στην περίπτωση της απόφασης της 05/06/2000 στην υπόθεση R 802/1999-1, «DUPLO», όπου το προγενέστερο σήμα έχαιρε φήμης για σοκολάτα ενώ το προσβαλλόμενο σήμα κάλυπτε προϊόντα όπως μελάνια εκτύπωσης, συρραπτικά μηχανήματα χαρτιού, διατρητικά γραφείου και φωτοτυπικά μηχανήματα. Το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι τα «προϊόντα των οποίων ζητείτο η προστασία με την αίτηση καταχώρισης του σήματος διαφέρουν τόσο πολύ από τα προϊόντα του ανακόπτοντος που η αποδυνάμωσή τους είναι μάλλον απίθανη: ένας τυπικός καταναλωτής σοκολάτας ο οποίος γνωρίζει καλά τα προϊόντα του ανακόπτοντος είναι μάλλον απίθανο να τα ανακαλέσει στη μνήμη του όταν αντικρίσει τη λέξη «duplo» σε προϊόντα όπως μελάνια εκτύπωσης, συρραπτικά μηχανήματα χαρτιού, διατρητικά γραφείου και φωτοτυπικά μηχανήματα». Υποθέσεις που αφορούν εξασθένιση του διακριτικού χαρακτήρα προγενέστερου σήματος με σταδιακό περιορισμό της ευκρίνειάς του Υποθέσεις στις οποίες κρίθηκε ότι υφίσταται εξασθένιση Προγενέστερο σήμα που χαίρει φήμης BOTOX Χαίρει φήμης για φαρμακευτικά προϊόντα για την καταπολέμηση των ρυτίδων Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος BOTUMAX Καλλυντικά, φαρμακευτικά προϊόντα, και λοιπά προϊόντα σχετικά με την υγεία, και έντυπα υλικά T-131/09 «Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, το λεκτικό στοιχείο «botox» δεν έχει εγγενές σημασιολογικό περιεχόμενο, αλλά είναι επινοημένος όρος τον οποίο συναντά το κοινό μόνο σε σχέση με τα προϊόντα που καλύπτονται από το παγκοίνως γνωστό προγενέστερο σήμα. Κατά συνέπεια, η χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου λεκτικού στοιχείου ή παρόμοιου λεκτικού στοιχείου από άλλο σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση για προϊόντα που ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό θα συντελέσει αναμφισβήτητα στην εξασθένιση του διακριτικού χαρακτήρα του παγκοίνως γνωστού προγενέστερου σήματος.» (σκέψη 99) «Θα αποδυναμωθεί δηλαδή η θέση του στην αγορά σε σχέση, πρώτον, με τα καλλυντικά και φαρμακευτικά παρασκευάσματα των κλάσεων 3 και 5 και, δεύτερον, με τα προϊόντα της κλάσης 16 που καλύπτονται από τα προγενέστερα σήματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται περιοδικά ή εφημερίδες, η διανομή των οποίων είναι ενδεχομένως εκτεταμένη. Ο κίνδυνος βλαπτικής χρησιμοποίησης μεταγενέστερου ταυτόσημου ή παρόμοιου σήματος για τον διακριτικό χαρακτήρα παγκοίνως γνωστού προγενέστερου σήματος είναι μεγαλύτερος όταν το άλλο σήμα χρησιμοποιείται για προϊόντα που απευθύνονται στο ευρύ κοινό.» (σκέψη 100) Το γεγονός ότι η λέξη «Botox» είναι τεχνητή (προκύπτει από τον συνδυασμό των λέξεων «botulinum» [αλλαντίαση] και «toxin» [τοξίνη]) διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο, διότι ο κίνδυνος διάβρωσης του διακριτικού χαρακτήρα του προγενέστερου σήματος (που καλείται ενίοτε «εξασθένιση του διακριτικού χαρακτήρα προγενέστερου σήματος με σταδιακό περιορισμό της ευκρίνειάς του») είναι μεγαλύτερος όταν τα επιμέρους στοιχεία των σημάτων από τα οποία προκύπτει η ομοιότητα των σημείων απολαύουν έντονου εγγενούς διακριτικού χαρακτήρα. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 71

72 Υποθέσεις στις οποίες δεν θεωρήθηκε ότι υφίσταται εξασθένιση Προγενέστερο σημείο που χαίρει φήμης VIPS Χαίρει φήμης για αλυσίδα ταχυεστιατορίων (ή ισοδύναμα υπηρεσίες εστιατορίων για πρόχειρο φαγητό) της κλάσης 42 Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος VIPS Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών για ξενοδοχειακές υπηρεσίες της κλάσης 42 T-215/03 «Όσον αφορά, πρώτον, τη ζημία που μπορεί να προξενήσει η χωρίς εύλογη αιτία χρήση του αιτουμένου τμήματος στον διακριτικό χαρακτήρα του προγενεστέρου σήματος, αυτή υφίσταται οσάκις το προγενέστερο σήμα δεν μπορεί πλέον να προκαλεί άμεση συσχέτιση με τα προϊόντα για τα οποία έχει καταχωρηθεί και χρησιμοποιείται (αποφάσεις SPA-FINDERS, όπ.π. σκέψη 34, σκέψη 43). Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος αυτός είναι ή «απαξίωση» ή «σταδιακή φαλκίδευση» του προγενεστέρου σήματος με τη διασκέδαση των στοιχείων της ταυτότητάς του και της επιρροής του στο κοινό (προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Jacobs στην υπόθεση Adidas-Salomon και Adidas Benelux, όπ.π. σημείο 36, σημείο 37).» (σκέψη 37). «Όσον αφορά, πρώτον, τον κίνδυνο να βλάψει η χρήση του αιτουμένου σήματος τον διακριτικό χαρακτήρα του προγενεστέρου σήματος, με άλλα λόγια τον κίνδυνο «απαξίωσης» και «σταδιακής φαλκίδευσης» του σήματος αυτού όπως διευκρινίζεται στις σκέψεις 37 και 38 ανωτέρω, πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος «VIPS» είναι ο πληθυντικός στην αγγλική γλώσσα της σύντμησης VIP (στα αγγλικά «Very Important Person», δηλαδή «Πολύ σπουδαίο πρόσωπο»), που χρησιμοποιείται ευρέως και συχνά, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, για να χαρακτηρίσει τις διάσημες προσωπικότητες. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο κίνδυνος ζημίας του διακριτικού χαρακτήρα του προγενεστέρου σήματος από τη χρήση του αιτουμένου σήματος φαίνεται περιορισμένος.» (σκέψη 62). «Ο κίνδυνος αυτός παρίσταται εξάλλου λιγότερο πιθανός εν προκειμένω καθόσον το αιτούμενο σήμα καλύπτει υπηρεσίες «προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών προοριζομένων για ξενοδοχεία, εστιατόρια (γεύματα), καφέ-εστιατόρια» οι οποίες προορίζονται για ειδικό και κατ ανάγκη πιο περιορισμένο κοινό, δηλαδή τους ιδιοκτήτες τέτοιων καταστημάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι το αιτούμενο σήμα, αν γίνει δεκτό προς καταχώρηση, μάλλον δεν θα γίνει γνωστό με τη χρήση του παρά μόνο σ αυτό το σχετικά περιορισμένο κοινό, πράγμα που μειώνει οπωσδήποτε τον κίνδυνο απαξίωσης ή σταδιακής φαλκίδευσης του προγενεστέρου σήματος διά της διασκέδασης των στοιχείων ταυτότητάς του και της επιρροής του στα κοινό.» (σκέψη 63). Προγενέστερο σημείο που χαίρει φήμης SPA Χαίρει φήμης για μεταλλικά νερά της κλάσης 32 Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος SPA-FINDERS Έντυπες εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένων καταλόγων, περιοδικών και ενημερωτικών δελτίων της κλάσης 16, υπηρεσίες πρακτορείων ταξιδίων (ή ισοδύναμα υπηρεσίες ταξιδιωτικού γραφείου) της κλάσης 39 T-67/04 «Εν προκειμένω, το Πρωτοδικείο διαπιστώνει ότι η προσφεύγουσα δεν προβάλλει κανένα στοιχείο που να επιτρέπει να συναχθεί η ύπαρξη κινδύνου βλάβης, λόγω της χρήσης του σήματος SPA-FINDERS, του διακριτικού χαρακτήρα του σήματος SPA. Πράγματι, η προσφεύγουσα εμμένει επί της φερομένης άμεσης σχέσης που το κοινό θα διαπιστώσει μεταξύ του σήματος SPA και του σήματος SPA-FINDERS. Από τη σχέση αυτή, η προσφεύγουσα συνάγει την ύπαρξη βλάβης στον διακριτικό χαρακτήρα. Πάντως, όπως η προσφεύγουσα αναγνώρισε κατά την επ ακροατηρίου συζήτηση, η ύπαρξη μιας τέτοιας σχέσης δεν αρκεί για να αποδειχθεί ο κίνδυνος βλάβης στον διακριτικό χαρακτήρα. Εξάλλου, το Πρωτοδικείο επισημαίνει ότι, δεδομένου ότι ο όρος spa χρησιμοποιείται συχνά για να χαρακτηρίζει, π.χ., τη βελγική πόλη Spa καθώς και τη βελγική αυτοκινητιστική διαδρομή Spa-Francorchamps ή, γενικώς, τους χώρους για υδροθεραπεία όπως χαμάμ ή σάουνα, προκύπτει ότι ο κίνδυνος βλάβης για τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος SPA είναι περιορισμένος.» (σκέψη 44). Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 72

73 Πρόκληση βλάβης στη φήμη Η φύση της προσβολής Η τελευταία κατηγορία προσβολής δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα αφορά τη χρησιμοποίηση μεταγενέστερου σήματος κατά τρόπο βλαπτικό για τη φήμη του προγενέστερου σήματος. Μπορεί να ιδωθεί ως ένα στάδιο πέραν του περιορισμού της ευκρίνειας υπό την έννοια ότι το σήμα δεν αποδυναμώνεται απλώς αλλά υποβαθμίζεται λόγω της συσχέτισης που κάνει στο μυαλό του το κοινό με το μεταγενέστερο σήμα. Η πρόκληση βλάβης στη φήμη, η οποία συχνά καλείται «αποδυνάμωση μέσω αμαύρωσης» ή απλώς «αμαύρωση», αφορά περιπτώσεις στις οποίες η χρησιμοποίηση, χωρίς νόμιμη αιτία, του προσβαλλόμενου σήματος ενέχει τον κίνδυνο να πλήξει την αξία της εικόνας ή το κύρος που έχει αποκτήσει ένα φημισμένο σήμα στη συνείδηση του κοινού. Η φήμη του προγενέστερου σήματος μπορεί να αμαυρωθεί ή να υποβαθμιστεί κατ αυτόν τον τρόπο όταν αυτό αναπαράγεται είτε σε άσεμνο, ταπεινωτικό ή ανάρμοστο πλαίσιο, είτε σε πλαίσιο το οποίο δεν είναι μεν εγγενώς δυσμενές, αλλά αποδεικνύεται ασύμβατο με τη συγκεκριμένη εικόνα που έχει αποκτήσει το προγενέστερο σήμα στα μάτια του κοινού, χάρη στις προσπάθειες προώθησης που έχει καταβάλει ο δικαιούχος του. Ο κίνδυνος που ενέχει η προσβολή αυτή έγκειται ιδίως στο γεγονός ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρει ο τρίτος έχουν χαρακτηριστικό γνώρισμα ή ιδιότητα που ενδέχεται να βλάψει τη φήμη του σήματος (απόφαση της 18/06/2009, C-487/07, «L Oréal», σκέψη 40). Η χρησιμοποίηση, π.χ., ενός σήματος που χαίρει φήμης για τζιν από κάποιον τρίτο σε υγρά απορρυπαντικά θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο φημισμένο σήμα καθώς θα το καταστήσει λιγότερο ελκυστικό. Εν συντομία, αμαύρωση υφίσταται όταν δημιουργείται συσχέτιση μεταξύ του προγενέστερου σήματος που χαίρει φήμης, είτε σε επίπεδο σημείων είτε σε επίπεδο προϊόντων, ο οποίος είναι βλαπτικός για τη φήμη του προγενέστερου σήματος. Ενδιαφερόμενος καταναλωτής Όπως και για την εξασθένιση του διακριτικού χαρακτήρα προγενέστερου σήματος με σταδιακό περιορισμό της ευκρίνειας, το ζήτημα αν συντρέχει πρόκληση βλάβης στη φήμη του προγενέστερου σήματος πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τον μέσο καταναλωτή των προϊόντων ή αποδέκτη των υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωρισθεί το σήμα αυτό, δηλαδή με τον καταναλωτή τους ή αποδέκτη τους που έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος (απόφαση της 27/11/2008, C-252/07, «Intel», σκέψη 35 και απόφαση της 07/12/2010, T-59/08, «Nimei La Perla Modern Classic», σκέψη 35). Η αξιολόγηση της αμαύρωσης Η ύπαρξη και μόνο σχέσης μεταξύ των σημάτων στο μυαλό των καταναλωτών δεν είναι ούτε επαρκής ούτε καθοριστική για να στοιχειοθετηθεί βλάβη της φήμης προγενέστερου σήματος. Η συσχέτιση αυτή πρέπει να υφίσταται ασφαλώς αλλά, επιπροσθέτως, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το μεταγενέστερο σήμα πρέπει να προκαλούν το είδος εκείνο αρνητικού ή βλαπτικού αντίκτυπου που αναφέρεται ακολούθως όταν συσχετίζονται με το σήμα που χαίρει φήμης. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 73

74 Αμαύρωση υφίσταται κατά κανόνα όταν το σήμα που χαίρει φήμης συνδέεται με προϊόντα που δημιουργούν στο μυαλό των καταναλωτών ανεπιθύμητες ή αμφισβητήσιμες συσχετίσεις οι οποίες έρχονται σε σύγκρουση με τις συσχετίσεις ή την εικόνα που έχει δημιουργήσει ο δικαιούχος του φημισμένου σήματος μέσω της νόμιμης χρήσης του τελευταίου (απόφαση της 12/03/2012, R 297/2011-5, «KAPPA», σκέψη 36). Ως εκ τούτου, για να στοιχειοθετηθεί αμαύρωση, ο ανακόπτων πρέπει να αποδείξει ότι η χρήση του σήματος του αιτούντος ενδέχεται να προκαλέσει στο μυαλό των καταναλωτών ανάρμοστες ή αρνητικές συσχετίσεις με το προγενέστερο σήμα, ή συσχετίσεις που έρχονται σε σύγκρουση με την εικόνα που έχει αποκτήσει στην αγορά (απόφαση της 23/11/2010, R 240/2004-2, «WATERFORD», σκέψη 89). Βλάβη στη φήμη ανακύπτει όταν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το προσβαλλόμενο σημείο εκλαμβάνονται από το κοινό κατά τρόπο που συντελεί στη μείωση της έλξης που ασκεί το προγενέστερο σήμα, όπως π.χ. όταν τα προσβαλλόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν κάποιο χαρακτηριστικό ή ιδιότητα που ασκεί ενδεχομένως αρνητική επίδραση στην εικόνα φημισμένου προγενεστέρου σήματος. Εάν, π.χ., ένα σήμα που συνδέεται συνειρμικά στο μυαλό του κοινού με μια εικόνα υγείας, δυναμισμού και νεότητας χρησιμοποιηθεί για προϊόντα καπνού, το αρνητικό εννοιολογικό περιεχόμενο των δεύτερων θα έρθει σε έντονη αντίθεση με την εικόνα του πρώτου (βλ. πρόσθετα παραδείγματα ακολούθως). Για να υφίσταται αμαύρωση, επομένως, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία χρησιμοποιείται το προσβαλλόμενο σήμα πρέπει να εμφανίζουν χαρακτηριστικά ή ιδιότητες που θα μπορούσαν να βλάψουν τη φήμη του προγενέστερου σήματος (απόφαση της 22/03/2007, T-215/03, «VIPS», σκέψη 67). Προγενέστερο σημείο που χαίρει φήμης Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος WATERFORD R 0240/ Χαίρει φήμης για κρύσταλλα, περιλαμβανομένων των προϊόντων υαλοποιίας της κλάσης 21 Αλκοολούχα ποτά, συγκεκριμένα οίνοι που παράγονται στην περιοχή Stellenbosch της Νότιας Αφρικής της κλάσης 33 «Αμαύρωση ή υποβάθμιση της εικόνας ενός σήματος μέσω του συσχέτισής του με ανάρμοστο εννοιολογικό περιεχόμενο ανακύπτει όταν το σήμα χρησιμοποιείται είτε σε δυσμενές, άσεμνο ή ταπεινωτικό πλαίσιο, είτε σε πλαίσιο το οποίο δεν είναι μεν εγγενώς δυσμενές, αλλά αποδεικνύεται ασύμβατο με την εικόνα του σήματος. Αυτό συμβαίνει όταν το σήμα που χαίρει φήμης συσχετίζεται με προϊόντα κακής ποιότητας ή με προϊόντα που δημιουργούν στο μυαλό των καταναλωτών ανεπιθύμητες ή αμφισβητήσιμες συσχετίσεις οι οποίες έρχονται σε σύγκρουση με τις συσχετίσεις ή με την εικόνα που έχει δημιουργήσει ο δικαιούχος του φημισμένου σήματος μέσω της νόμιμης χρήσης του τελευταίου, ή όταν το σήμα που χαίρει φήμης συσχετίζεται με προϊόντα που έρχονται σε σύγκρουση με την ποιότητα και το κύρος που έχει αποκτήσει το συγκεκριμένο σήμα, ακόμη και αν δεν υφίσταται ζήτημα ανάρμοστης χρησιμοποίησης του ίδιου του σήματος, ή, ενδεχομένως, όταν το λεκτικό ή εικονιστικό στοιχείο του φημισμένου σήματος τροποποιείται ή αλλοιώνεται προς αρνητική κατεύθυνση.» (σκέψη 88). Συχνά οι ανακόπτοντες προβάλλουν το επιχείρημα ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες του αιτούντος είναι κατώτερης ποιότητας ή ότι δεν μπορούν να ελέγξουν την ποιότητα των Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 74

75 εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών. Το τμήμα ανακοπών δεν δέχεται αυτό καθαυτό το συγκεκριμένο επιχείρημα ως μέσο απόδειξης της βλάβης. Οι διαδικασίες ενώπιον του Γραφείου δεν έχουν ως αντικείμενο την αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών η οποία, εκτός του ότι είναι ως επί το πλείστον υποκειμενική, δεν είναι επιπλέον εφικτή σε περιπτώσεις στις οποίες τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν είναι ταυτόσημα ή σε περιπτώσεις στις οποίες το προσβαλλόμενο σημείο δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί στην πράξη. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της αξιολόγησης τυχόν κινδύνου βλάβης της φήμης του προγενέστερου σήματος που ενέχει η χρησιμοποίηση του προσβαλλόμενου σήματος, το τμήμα ανακοπών μπορεί μόνο να εξετάσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες όπως προσδιορίζονται στην αίτηση καταχώρισης του εξεταζόμενου σήματος. Κατά συνέπεια, για τους σκοπούς της αναλυτικής εξέτασης στην οποία προβαίνει το τμήμα ανακοπών, ο επιζήμιος αντίκτυπος της χρησιμοποίησης του προσβαλλόμενου σήματος σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η καταχώρισή του πρέπει να προκύπτει από τη φύση και τα συνήθη χαρακτηριστικά των σχετικών προϊόντων γενικά, και όχι από την ποιότητά τους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η προσέγγιση αυτή δεν αφήνει τον ανακόπτοντα χωρίς προστασία διότι, σε κάθε περίπτωση, όταν το μεταγενέστερο σήμα χρησιμοποιείται σε σχέση με χαμηλής ποιότητας προϊόντα ή υπηρεσίες κατά τρόπο που ανακαλεί στο μυαλό των καταναλωτών προγενέστερο φημισμένο σήμα, τότε εμπίπτει κατά κανόνα στην κατηγορία του προσπορισμού αθέμιτου οφέλους από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή της πρόκλησης βλάβης στον διακριτικό χαρακτήρα του. Υποθέσεις που αφορούν εξασθένιση του διακριτικού χαρακτήρα προγενέστερου σήματος με αμαύρωση Υποθέσεις στις οποίες κρίθηκε ότι υφίσταται αμαύρωση Προγενέστερο σημείο που χαίρει φήμης KAPPA Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος KAPPA Χαίρει φήμης για αθλητικά ενδύματα και υποδήματα Κλάση 34 Επεξεργασμένος ή ανεπεξέργαστος καπνός, είδη για καπνιστές, προϊόντα καπνού, τσιγάρα, πούρα, πουράκια, καπνός, πίπες πούρων και τσιγάρων, θήκες για πούρα και τσιγάρα, σταχτοδοχεία, κόπτες πούρων, πίπες καπνίσματος, σακουλάκια καπνού, αναπτήρες, συσκευές τσέπης για περιτύλιξη τσιγάρων, τσιγαρόχαρτο, καπνοθήκες ύγρανσης, σπίρτα R 0297/ Η προσβαλλόμενη αίτηση καταχώρισης σήματος κατατέθηκε για καπνό και συναφή προϊόντα της κλάσης 34. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι το κάπνισμα συνιστά ιδιαιτέρως ανθυγιεινή συνήθεια. Για τον λόγο αυτόν, η χρησιμοποίηση του σημείου «KAPPA» για καπνό και συναφή προϊόντα ενδέχεται να προκαλέσει στο μυαλό των καταναλωτών αρνητικές συσχετίσεις με τα προγενέστερα σήματα του ενδιαφερόμενου ή συσχετίσεις που βλάπτουν και έρχονται σε σύγκρουση με την εικόνα του υγιεινού τρόπου ζωής που προβάλλουν τα εν λόγω σήματα (σκέψη 38). Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 75

76 Προγενέστερο σημείο που χαίρει φήμης Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος Χαίρει φήμης για μεταλλικά νερά Παρασκευάσματα απόξεσης (καθαρισμού) και στιλβωτικά παρασκευάσματα μίγματα αποξηραμένων πετάλων λουλουδιών και αρωματικών φυτών (ποτ πουρί) θυμιάματα κινέζικα δαδιά για θυμίαμα παρασκευάσματα αρωματισμού του αέρα και αρωματικά χώρου R 0417/ Οι ευχάριστες έννοιες που προβάλλουν συνήθως τα μεταλλικά νερά δεν συνάδουν με απορρυπαντικά και παρασκευάσματα καθαρισμού. Η χρησιμοποίηση σημάτων που περιέχουν τη λέξη SPA για προϊόντα με τόσο διαφορετικό σημασιολογικό περιεχόμενο ενδέχεται να βλάψει ή να αμαυρώσει τον διακριτικό χαρακτήρα του προγενέστερου σήματος (σκέψη 101). «Η συσχέτιση του μεταλλικού νερού στο μυαλό των περισσότερων καταναλωτών με θυμιάματα ή ποτ πουρί δεν είναι ευχάριστος. Η χρησιμοποίηση, για παρασκευάσματα αρωματισμού και θυμιάματα, σήματος που περιέχει λέξη (SPA) την οποία οι βέλγοι καταναλωτές συσχετίζουν έντονα με εμφιαλωμένο πόσιμο νερό ενδέχεται να βλάψει το θετικό εννοιολογικό περιεχόμενο και τον ελκυστικό χαρακτήρα του οποίου απολαύει επί του παρόντος, σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία, η επωνυμία.» (σκέψη 103) Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 76

77 Προγενέστερο σημείο που χαίρει φήμης Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος Χαίρει φήμης για προϊόντα των κλάσεων 18 και 25 Επιστημονικές, ναυτικές, τοπογραφικές συσκευές και όργανα συσκευές και όργανα ζύγισης, μέτρησης, σηματοδότησης, ελέγχου (εποπτείας), διάσωσης και διδασκαλίας συσκευές και όργανα που λειτουργούν ως αγωγοί του ηλεκτρισμού, για τη διακοπή, τη μετατροπή, τη συσσώρευση, τη μεταβολή της τάσης, τον έλεγχο του ηλεκτρικού ρεύματος δίσκοι εγγραφών μηχανές αυτόματης πώλησης και μηχανισμοί με κερματοδέκτη ταμειακές μηχανές, αριθμομηχανές, εξοπλισμός για την επεξεργασία δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών εξοπλισμός πυρόσβεσης. R 2124/ Ο ανακόπτων απέδειξε ότι η εικόνα ιδιαίτερου κύρους της οποίας απολαύουν τα σήματά του συνδέεται με την παραδοσιακή μέθοδο κατασκευής των εκλεκτών δερμάτινων προϊόντων του, τα οποία φτιάχνουν στο χέρι έμπειροι τεχνίτες χρησιμοποιώντας αποκλειστικά πρώτες ύλες εξαιρετικής ποιότητας. Μέλημα του ανακόπτοντος ήταν ανέκαθεν να προβάλει στο κοινό αυτήν ακριβώς την εικόνα πολυτέλειας, αίγλης και αποκλειστικότητας, σε συνδυασμό με την εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων του, όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία. Πράγματι, η εικόνα αυτή είναι μάλλον ασύμβατη με προϊόντα έντονου βιομηχανικού και τεχνολογικού χαρακτήρα, όπως όργανα ηλεκτρικής μέτρησης, μικροσκόπια για επιστημονική χρήση, μπαταρίες, ταμειακές μηχανές σουπερμάρκετ, εξοπλισμό πυρόσβεσης ή άλλα όργανα, σε σχέση με τα οποία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ο αιτών το σήμα του (σκέψη 28). Η χρησιμοποίηση ενός σήματος που ανακαλεί στη μνήμη των καταναλωτών τα σήματα του ανακόπτοντος και που χρησιμοποιείται για προϊόντα τα οποία οι καταναλωτές συνδέουν συνειρμικά με έντονο τεχνολογικό περιεχόμενο (ενώ τα εκλεκτά δερμάτινα είδη σπανίως συσχετίζονται με την τεχνολογία) ή με βιομηχανική προέλευση (ενώ τα εκλεκτά δερμάτινα είδη συσχετίζονται παραδοσιακά με την τέχνη της ποιοτικής χειροποίητης κατασκευής) θα ήταν βλαπτική για την εικόνα των σημάτων του ανακόπτοντος, την οποία ο τελευταίος αναπτύσσει και διατηρεί με ιδιαίτερη επιμέλεια εδώ και δεκαετίες (σκέψη 29). Η χρησιμοποίηση, σε σχέση με τεχνικές συσκευές ή ηλεκτρικά εργαλεία κάθε είδους, ενός σήματος που είναι ουσιαστικά ταυτόσημο με σήμα το οποίο στο μυαλό του κοινού έχει καταστεί πλέον συνώνυμο εκλεκτών δερμάτινων ειδών εξαιρετικής κατασκευής θα πλήξει τον ελκυστικό χαρακτήρα των προγενέστερων σημάτων, ήτοι τη φήμη της οποίας χαίρουν στο κοινό το οποίο γνωρίζει και εκτιμά τα προγενέστερα σήματα (σκέψη 30). Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 77

78 Προγενέστερο σημείο που χαίρει φήμης EMILIO PUCCI Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος Χαίρει φήμης για γυναικεία ενδύματα και υποδήματα Κλάση 3: Λευκαντικά πλυντηρίου και λοιπά προϊόντα πλυσίματος παρασκευάσματα καθαρισμού, στιλβωτικά παρασκευάσματα, παρασκευάσματα απόξεσης (καθαρισμού) και προϊόντα για απόξεση/λείανση (παρασκευάσματα λείανσης) σαπούνια προϊόντα αρωματισμού, αιθέρια έλαια, καλλυντικά, λοσιόν για τα μαλλιά οδοντόκρεμες. Κλάση 21: Είδη καθαρισμού και σύρμα καθαρισμού T-373/09 (εκκρεμεί η απόφαση επί της αναίρεσης υπόθεση C-582/12 P) (υποθέσεις R 770/ και R 826/2008-2) Στις αποφάσεις του R 0770/ και R 0826/2008-2, το τμήμα προσφυγών αναφέρει ότι ο κίνδυνος βλάβης της φήμης ανακύπτει ιδίως οσάκις τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση έχουν κάποιο χαρακτηριστικό ή ιδιότητα που ασκεί ενδεχομένως αρνητική επίδραση στην εικόνα φημισμένου προγενεστέρου σήματος λόγω της ταύτισης ή της ομοιότητάς του με το ζητούμενο σήμα. Το Γενικό Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση του τμήματος προσφυγών, προσθέτοντας ότι λόγω της μεγάλης ομοιότητας μεταξύ των σχετικών σημείων, του έντονου διακριτικού χαρακτήρα του ιταλικού σήματος και της φήμης του στην ιταλική αγορά, συνάγεται ότι υφίσταται συσχέτιση μεταξύ των αντικρουόμενων σημείων, ο οποίος ενδέχεται να καταστεί επιζήμιος για την εικόνα αποκλειστικότητας, πολυτέλειας και υψηλής ποιότητας που προβάλλει το ιταλικό σήμα και, επομένως, βλαπτικός για τη φήμη του (σκέψη 68). Υποθέσεις στις οποίες κρίθηκε ότι δεν υφίσταται αμαύρωση Προγενέστερο σήμα που χαίρει φήμης Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος Χαίρει φήμης για οργάνωση αθλητικών αγώνων Κλάση 9 T-192/09 Το Δικαστήριο επεσήμανε ότι ο ανακόπτων δεν απέδειξε τον κίνδυνο βλάβης της φήμης των προγενέστερων σημάτων, καθώς δεν εξήγησε πώς ακριβώς θα θιγόταν ο ελκυστικός χαρακτήρας των προγενέστερων σημάτων από τη χρησιμοποίηση του προσβαλλόμενου σήματος σε σχέση με τα προσβαλλόμενα προϊόντα. Δεν επικαλέστηκε συγκεκριμένα τον ισχυρισμό ότι τα προσβαλλόμενα προϊόντα έχουν κάποιο χαρακτηριστικό ή ιδιότητα που ασκεί ενδεχομένως αρνητική επίδραση στην εικόνα των προγενεστέρων σημάτων (σκέψη 68). Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 78